V I S T O S: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 30 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad GUALA S.P.A. contra el acto denegatorio de la prórroga de la patente de invención CIERRE PARA BOTELLA (Proceso interno correspondiente al expediente No. 3578); e interpretación de oficio de los artículos 53 y 99 de la Decisión 344. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de mayo de 1998 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85, y 30 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad GUALA S.P.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 1226 de fecha 3 de junio de 1994 y 1250 de fecha 31 de agosto de 1995, mediante las cuales: la primera negó la prórroga del privilegio de patente de invención para la creación denominada CIERRE PARA BOTELLA, y la segunda confirmó la precedente; ambas expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. A los fines indicados, el Consejo de Estado remite el siguiente informe sucinto de los hechos que el alto organismo judicial requirente considera relevantes para la presente interpretación prejudicial: 1. "Mediante Resolución No. 2453 de abril 11 de 1989, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a favor de la Sociedad Angelo Guala S.P.A., la Patente No. 22098 por un período inicial de cinco (5) años, prorrogables por cinco (5) más. 2. "Con posterioridad, la mencionada Sociedad solicitó y obtuvo el cambio de nombre del titular de la patente, a favor de la parte actora en este proceso. 3. "El 15 de abril de 1994 la Sociedad Guala S.P.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la prórroga de la patente, la cual se denegó, mediante el primero de los actos acusados, por considerar que verificado el término de vigencia de la patente de invención, se constató que la solicitud de extensión del privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento.
- 2-4. La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra dicho acto, argumentando, en síntesis, que el artículo 29 de la Decisión 85, vigente al momento en que se otorgó la patente, no estipulaba una fecha exacta para efecto de presentar la solicitud de su prórroga, por lo cual se debía dar aplicación analógica al plazo de gracia de seis (6) meses que consagran las normas comunitarias en asuntos marcarios, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar la renovación del mismo. 5. Mediante el segundo de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó su decisión de denegar la prórroga de la patente, con fundamento en las siguientes consideraciones: Sea lo primero advertir que según lo dispuesto en el artículo 5o. del Decreto 753 de 1972, norma aplicable en el presente asunto en virtud del silencio que sobre el particular ha guardado la norma andina, La renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente de invención deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento del registro de la marca o de la patente, según el caso. La sola lectura de este precepto nos permite dejar claramente establecido que en materia de patentes de invención sí existe una fecha límite exacta para efectos de presentar la solicitud de prórroga de una patente de invención, que si bien no la consagra en la parte pertinente la Decisión andina, sí lo hace la ley en forma reglamentaria. No es cierto, entonces, lo que afirma el recurrente de que la ley no define de manera crítica (sic) el plazo para presentar la solicitud de la renovación de una patente. Por lo demás, la norma es clara en precisar la expresión renovación para las marcas y la de prórroga para las patentes, no como equivocadamente lo enuncia el recurrente, renovación de patentes, pues, ciertamente, es una expresión exclusiva para marcas. Siendo ello así, no procede el argumento del recurrente según el cual... el plazo de gracia para presentar solicitudes de renovación de marcas que por estrecha analogía puede ser aplicable a la renovación de patentes, lo cual pido que se haga en el presente caso..., pues, se reitera, al existir norma exactamente aplicable al asunto en cuestión, no es del caso aplicar el principio de analogía, el cual supone como condición ineludible Que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la solicitud de prórroga se presentó con posterioridad a la fecha de vencimiento de la patente respectiva, este despacho mantiene el criterio consignado en la resolución recurrida, de negar el privilegio solicitado. Finalmente es oportuno señalar sobre el escrito de recurso radicado el día 7 de diciembre de 1994, que el mismo es extemporáneo, habida cuenta de que se presentó con posterioridad a la fecha límite en que ha debido presentarse, esto es, 20 de junio de 1994, toda vez que la resolución recurrida fue notificada personalmente el día 10 de junio de 1994. No obstante, vale la pena no perder de vista que la patente con certificado No. 22.098 inició su vigencia, sin lugar a dudas, a partir del día 11 de noviembre de 1989, y hasta el 11 de abril de 1994, pues el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regulación vigente al momento de expedirse la resolución de concesión, en forma clara establece que: Se
- 3 - concederá la patente por un término máximo de diez años a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga, y no de su notificación, o posterior ejecutoria. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera oportuno citar también, en lo pertinente, la resolución No. 1226 -primera de las impugnadas- que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega la prórroga del privilegio de la patente de invención, la cual se fundamenta básicamente en el siguiente considerando: SEGUNDO: Que verificado el término de vigencia de la patente de invención, se constató que la solicitud de extensión del privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento. Por su parte y en cuanto a los argumentos de Derecho, la demandante -frente a la supuesta violación de la normativa comunitaria por la Superintendencia de Industria y Comercio- expone lo siguiente: 2.1. La Decisión 344 no establece en ninguna de sus normas el trámite que se debe adelantar para prorrogar el derecho de propiedad industrial de patente válidamente concedido por la legislación anterior. 2.2. En el capítulo primero de la Decisión 344 se regula todo lo referente a la obtención, uso, goce, derechos y obligaciones que se derivan del derecho de propiedad industrial de la patente. 2.3. Ninguna de dichas normas regula la prórroga del derecho de propiedad industrial de patente y mucho menos los requisitos que debe cumplir la solicitud de prórroga de patente, tales como tiempo en que se debe presentar, pruebas de uso, requisitos formales, pago de tasas. (...) 2.5. Como el derecho de mi poderdante fue válidamente adquirido bajo la vigencia de la Decisión 85, y ante el inexorable mandato de la disposición PRIMERA TRANSITORIA de la Decisión 344, que obliga a la administración a dar aplicación a la misma, hemos solicitado a Usted dar aplicación analógica del artículo 99 de la Decisión 344, que regula la renovación de marcas. 2.6. Igualmente, consideramos que por vía de analogía se podría dar aplicación al artículo 53 de la Decisión 344, en el que se regula la caducidad de la patente por no pago de las tasas. Obsérvese que en ese artículo se regula la máxima sanción que se puede aplicar al beneficiario de una patente, y aún así la ley le ha otorgado un plazo prudencial para cumplir con el deber que le impone la norma. 2.7. En nuestro recurso de reposición hemos solicitado la aplicación del artículo 99 de la Decisión 344, por la ausencia o vacío normativo que existe en cuanto a la prórroga del derecho de propiedad industrial de la patente; dicha ausencia de normatividad impone a la Administración la carga de buscar un procedimiento o una norma que regule el fenómeno de la renovación o prórroga, pues de no ser así se afectaría el derecho válidamente adquirido en una legislación anterior que sí consagraba el derecho a la prórroga.
- 4 - También en lo pertinente, el Tribunal Andino resume la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, reiteró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria; que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubiera violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 85; 2.- Ahora bien, como consta en el expediente No. 241842, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 002453 del 11 de abril de 1989 (certificado No. 22098) y con vigencia hasta el 11 de abril de 1994; como lo reconoce el apoderado de la demandante mediante escrito radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad GUALA S.P.A. solicitó hasta el 15 de abril de 1994, es decir cuatro días después de su vencimiento, la prórroga del privilegio de patente de invención, con certificado No. 22098, en evidente desconocimiento de la norma comunitaria contenida en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena antes transcrita que previó en las patentes de invención como la que nos ocupa, que se concederían por el término de diez años CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.; 3.- Como quiera que la patente de invención cierre para botella se concedió por los diez años previstos en la norma, inicialmente por cinco años, resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años; 4.- Al haberse presentado la solicitud de prórroga el 15 de abril de 1994, el Superintendente de Industria y Comercio en cumplimiento del mandato legal comunitario expidió válidamente y ajustada a derecho, la resolución acusada No. 1226 del 3 de junio de 1994 (por la cual) decidió negar la prórroga del privilegio de patente de invención, por cuanto la solicitud de extensión de privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento, tal como se demuestra fehacientemente en los documentos obrantes en el expediente No. 24184; (paréntesis de la presente sentencia). 5.- Es evidente que las prórrogas de patentes de invención son las establecidas en el derecho comunitario, y no en las normas internas y así se sostiene en los actos administrativos acusados; resulta evidente que en el presente caso era aplicable, y así se procedió según lo dispuesto en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regulación comunitaria vigente al expedirse la resolución de concesión de la patente, que establece:...se concederá la patente por un término máximo de diez años a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga... y no de su notificación o ejecutoria; 6.- Como consecuencia de lo anterior, resulta improcedente la aplicación analógica de las disposiciones de la Decisión 344 que pretende la parte demandante y que se refieren a la renovación de marcas comerciales, habida cuenta de que la Decisión 344 no contempla la posibilidad de prórrogas de patentes de invención (véase artículo 30) y, además, que para el caso concreto era aplicable el artículo 29 de la Decisión 85 como quedó expuesto.
- 5 - Finalmente, con vista de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL C O N S I D E R A N D O: Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de jurisdicción judicial comunitaria como lo es la alta jurisdicción consultante, y en tanto resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino, para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como también en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Alto Tribunal. II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN Que las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y las que el Tribunal considera pertinente proceder a interpretar de oficio, tal como se señala en el encabezamiento de la presente sentencia, son en suma: DECISIÓN 85: Artículo 29.- Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada. La patente de perfeccionamiento expirará con la patente original. DECISIÓN 344: Artículo 30.- Artículo 53.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.
- 6 - Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca. Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. II. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Las normas comunitarias cuya interpretación solicita la alta jurisdicción consultante corresponden, en efecto, a los requerimientos del proceso judicial que se debate ante el Tribunal Nacional; a saber: la Decisión 85, con arreglo a la cual se dio nacimiento al acto administrativo concesorio del registro, y cuyo régimen aplicó también la administración concedente ante la solicitud de prórroga por parte del titular de la patente, en cuanto al plazo de duración de ésta; y la Decisión 344, vigente para el momento en que se produjo la solicitud de prórroga, cuya Primera Disposición Transitoria fija el régimen de aplicación de la ley en el tiempo para el caso de autos. Al respecto es elocuente la jurisprudencia Andina: Este Tribunal a partir de la sentencia dictada el 11 de octubre de 1994 en el Proceso 1-IP-94 (Sociedad Comidas Rápidas Mc Pollo S., Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 164, tomo III página 115 y s.s.)- estableció diferencias entre los conceptos de, por una parte, vigencia in abstracto de la ley que animó su jurisprudencia hasta la indicada fecha de dicha sentencia, y, por la otra, vigencia in concreto de la Ley, aclarando que esta última tiene lugar con relación a situaciones de hecho concretas, prescindiendo de la vigencia abstracta de la norma. Al centrar el problema de la vigencia temporal de la ley en su aspecto vigencia in concreto, quedó claro en dicha sentencia, y a partir de ella en toda la jurisprudencia posterior del Tribunal, que los actos enteramente cumplidos bajo el imperio de una determinada Decisión comunitaria -tal en el presente
- 7 - caso la Decisión 85- se regían por ésta, así hubiere sido posteriormente derogada; y que en estas circunstancias el Tribunal Andino debía interpretar concretamente las normas de dicha Decisión aplicables al asunto que se ventile ante la jurisdicción nacional, caso omiso de su derogatoria por especie también andina de igual o superior rango. Quedó claro también que el juez nacional podía requerir del juez comunitario la interpretación... de normas andinas ya sustituidas por otras pero que en un momento determinado desarrollaron su fuerza vinculante sobre situaciones de hecho relevantes para el proceso interno ; sin necesidad de vincular el caso a la normativa comunitaria en vigor, fue precisado posteriormente. Y se esclareció también que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena conserva su competencia para interpretar especies jurídicas comunitarias ya derogadas, si los actos impugnados se habían consolidado bajo la vigencia de éstas. Una abundante jurisprudencia ha continuado pronunciándose en el mismo sentido. En la más reciente sentencia, de fecha 14 de octubre del presente año (Proceso 8-IP-94), el Tribunal dejó sentado categóricamente respecto del caso concreto al que ella se refería: Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentran vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas. En el presente, corresponderá al juez requirente aplicar esta doctrina al caso concreto que, según se desprende de las actuaciones internas remitidas a este Tribunal, surgió y se tramitó bajo el régimen de la Decisión 85, aun cuando la impugnación del acto cuestionado fue realizado ya vigente la Decisión 313. (Sentencia de fecha 15.XII.96, producida en la Interpretación prejudicial No. 04-IP-95, caso GRANOLAJET, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 253 de fecha 7 de marzo de 1997). Lo anterior revela, en el caso ahora en estudio, que conforme a la transcrita DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA, ha de aplicarse a éste la Decisión 85 vigente para el momento de concesión de la patente; pero en cambio se aplicarán las normas contenidas en la Decisión 344 para regir todo lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas. Quedan confortadas las precedentes soluciones jurisprudenciales con los aportes de la doctrina, al distinguir entre derechos adquiridos y meras expectativas, distinción que surge como de la mano del problema de la aplicación de la Ley en el tiempo. La doctrina ha formulado certeras conclusiones, que el reputado autor Manuel PACHON concreta en determinadas reglas: Primera regla: Se ha dispuesto que la normativa existente gobierne lo relativo a la subsistencia de los derechos. Como lo dice -continúa el reputado autor- NOGUERA LABORDE: Las leyes antiguas continuarán gobernando los actos y los hechos que surgieron bajo su égida en lo que a su constitución y vida jurídica se refiere. Lo anterior significa que el tiempo de duración de los derechos será el fijado -en sus respectivos casos, añade el Tribunal Andino, interpretando el pensamiento del autor- por las Decisiones 85, 311 y 313. Así por ejemplo, las patentes concedidas durante la vigencia de la Decisión 313
- 8 - perdurarán por quince años a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Oficina Nacional Competente, así la Decisión 344 señale el plazo de vigencia de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en dicha oficina. Igualmente se desprende, que la validez de los derechos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 344 se rigen por la normatividad existente en el momento del otorgamiento de los mismos. (...) Cuarta regla: La Decisión 344 se aplica a los efectos futuros o situaciones nacidas bajo la normatividad antigua, en lo concerniente al uso y goce del derecho, renovaciones, prórrogas, licencias y obligaciones (cargas), por lo cual se puede decir que la normatividad entra a regir las consecuencias futuras de las situaciones jurídicas pasadas. Así por ejemplo, (en relación con) los derechos conferidos por una patente o una marca otorgadas durante la vigencia de normas internas antiguas o de las Decisiones 85, 311 y 313, lo concerniente a renovaciones licencias y cargas se rige por las disposiciones de la Decisión 344... Con la consagración del anterior principio no se afectan los derechos adquiridos, porque la ley antigua fijaba de manera general el contenido del derecho; de ahí que mientras el titular no esté frente a una situación concreta, no se sabrá si se están desconociendo sus derechos, porque se está en presencia de situaciones no enteramente consumadas. A dichas situaciones futuras se aplica la nueva legislación. La disposición transitoria primera específicamente establece que la normatividad antigua regula la duración de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. Lo anterior quiere decir que si la nueva ley señala un plazo diferente, como sucede en el caso de las patentes de invención, dicho término no modifica el ya otorgado. En otras palabras si durante la vigencia de la Decisión 313 el término de concesión de las patentes era de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, quien hubiere obtenido válidamente el título de patente bajo la vigencia de la Decisión 313 carece del derecho a que se extienda el término de duración por cinco años más. ( El régimen andino de la propiedad industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia, pág. 320 y s.s.) Las consideraciones anteriores son aplicables al, III. RÉGIMEN DE PRORROGA DE LA PATENTE EN LA DECISIÓN 85 El artículo 29 de la Decisión 85 comienza por enunciar cuál será el tiempo máximo de duración de la patente de invención, fijándolo en diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga, pero concediéndose inicialmente, indica la norma, por cinco años, a título de prórroga -según lo precisa el propio legislador comunitario- previa comprobación de su explotación adecuada. Observa al respecto el Tribunal que el acto administrativo de concesión de la patente respectiva lleva fecha 11 de abril de 1989, vigente aún la Decisión 85 y que la solicitud de prórroga de dicha patente se presentó el 15 de abril de 1994, habiéndose
- 9 - introducido por tanto dicha solicitud con posterioridad a la fecha de su vencimiento, es decir, el 11 de abril de 1994, según lo que parece desprenderse de los autos. Resulta importante determinar, por tanto, qué debe entenderse por concesión u otorgamiento, porque es precisamente a partir de los mismos, cuando debe comenzar a contarse el plazo de vigencia de la patente, a efecto de establecer el tiempo en el cual se debe solicitar la prórroga establecida en el artículo 29 de la Decisión 85. Así, el Tribunal debe determinar entonces previamente, qué se entiende a nivel de las normas comunitarias -siempre prelatorias sobre el derecho interno- por otorgamiento, ya que es a partir de la fecha de éste cuando rige el plazo de cinco años previsto en el texto que ahora se interpreta. La jurisprudencia del Tribunal ha sido también meridiana a este respecto: Semánticamente surge -y así se desprende también de otras disposiciones del ordenamiento comunitario andino- la sinonimia existente entre otorgamiento y concesión. En efecto: Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el vocablo concesión vale por otorgamiento gubernativo a favor de particulares o empresas bien sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local. Y, por su parte, jurídicamente nada se opone a esa sinonimia (Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo III, pág. 580 y s.s.: voces que tienen que ver con el término concesión ). (...)... De igual manera, las normas comunitarias andinas postulan la señalada identificación. Baste con transcribir el texto de algunas de ellas: DECISIÓN 85. Artículo 85. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo en (sic) la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene. Los plazos previstos en los Artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento. DECISIÓN 313: El artículo 87, correspondiente al ya transcrito 69 de la Decisión 85, expresa: Artículo 87.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
- 10 - Asimismo, DECISIÓN 344: Dispone, por su parte: Artículo 98.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. (resaltados correspondientes al Tribunal en la interpretación prejudicial citada) (...)...Ahora bien, y volviendo al punto de que cabe la sinonimia entre concesión y otorgamiento, corresponde entonces al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena...replantearse la interrogante referida supra, pero ahora formulada de la siguiente manera: qué se entiende por otorgamiento o concesión - sinónimos, como ya se ha dejado esclarecido-, a partir de los cuales corren los allí previstos respectivos períodos de vigencia... (Sentencia de fecha 11.X.94, producida en el caso 01-IP-94, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, pág. 129 a 131). El criterio del Tribunal Andino respecto del régimen de prórroga de patentes en la Decisión 85, ha venido consolidándose en el siguiente sentido: Las patentes concedidas bajo la Decisión 85 y no prorrogadas durante su vigencia de acuerdo al artículo 29 de ese cuerpo normativo, pasaron a regirse, en lo que a dicha prórroga se refiere, por lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 311 y, posteriormente, por el artículo 30 de la Decisión 313, conforme a lo establecido por la disposición transitoria cuarta de las dos mencionadas Decisiones. Esta norma creó la figura de la extensión de la patente que consistía en la posibilidad de solicitar la ampliación de su plazo de duración, siempre que la invención fuera explotada en la forma y bajo las condiciones allí señaladas. El contenido sustancial de tal extensión no representaba algo diferente a una prórroga o ampliación del término de protección. Se observa entonces que, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de las Decisiones 311 y 313, las patentes otorgadas bajo la Decisión 85, no prorrogadas con anterioridad al 12 de diciembre de 1991, podían ser extendidas por un plazo adicional de cinco años. En efecto, en virtud de tal disposición transitoria, los derechos de propiedad industrial (entre ellos el de patente de invención) concedidos válidamente de conformidad con la legislación existente (para el caso que nos ocupa, la Decisión 85) con anterioridad a la entrada en vigencia de tal Decisión (antes del 12 de diciembre de 1991) subsistirían por el tiempo en que fueron concedidos (cinco años en el caso de autos); en lo relativo, entre otros aspectos, a esas extensiones, se aplicarían las disposiciones de las Decisiones 311 y 313, es decir, lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 30. Cuestión diversa se presenta cuando comienza a regir la Decisión 344 pues si bien su primera disposición transitoria es idéntica a la cuarta de las Decisiones 311 y 313, en tal Decisión -a lo mejor por una inadvertencia del legislador, generando efectos inconvenientes para la aplicación de la ley bajo principios de justicia y equidad- no aparece otro precepto que consagre la posibilidad de prorrogar o extender la patente de invención por los cinco años establecidos en el artículo 29 de la Decisión 85 si no se cumplen los supuestos allí establecidos: que la patente se encuentre en explotación y,
- 11 - además, que la solicitud sea formulada antes del vencimiento del periodo inicial de vigencia, fijado por la Ley comunitaria en cinco años. Lo que acarrea la consecuencia de que aquellas patentes concedidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 y no prorrogadas antes de esta fecha, subsistirán por el tiempo inicialmente otorgado (cinco años si el acto administrativo que la concedió se expidió en vigencia de la Decisión 85, o quince años si lo fue bajo el imperio de las Decisiones 311 y 313), sin que sea posible prórroga alguna, en el caso de que la respectiva solicitud se presentare durante la vigencia de la Decisión 344 y no antes. Lo que impide concluir como se pretende, que por no permitirse la prórroga de las patentes concedidas antes del 1 de enero de 1994 y no prorrogadas o extendidas con antelación a tal fecha, salvo la presentación oportuna de la solicitud, se estén vulnerando derechos adquiridos, pues el único derecho otorgado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 344 lo fue por el término inicialmente fijado en las Decisiones entonces en vigor y por el de la prórroga o extensión efectivamente acordadas durante la vigencia de aquellas. De donde se desprende además que la posibilidad de prorrogar la patente era eventual, circunstancial o una mera expectativa, sujeta a la condición de que el titular, además de presentar la correspondiente solicitud oportunamente, demostrara la explotación de la invención, y a que la ley vigente al momento de solicitar la ampliación del término inicialmente concedido consagrara tal posibilidad. Tampoco puede admitirse que en vigencia de la Decisión 85 la patente se prorrogaba automáticamente, toda vez que en el artículo 29 de esa legislación saltan a la vista las condiciones que debían concurrir para la procedencia de la prórroga: 1. La presentación oportuna de la solicitud, es decir, antes del vencimiento del término de cinco años y 2. La demostración de que la patente se encontraba debidamente explotada. Una vez que entraron en vigencia las Decisiones 311 y 313, la última condición indicada se la cualificó en el sentido de que la explotación debía acomodarse a lo preceptuado por el artículo 30 de tales cuerpos normativos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera por tanto y así lo ha dejado esclarecido en su jurisprudencia, que el plazo de vigencia de una patente, en este caso dentro del régimen de la Decisión 85, sólo puede ser concretado por el acto administrativo de concesión u otorgamiento, dictado en cumplimiento de la norma comunitaria que la administración nacional ejecuta directa e inmediatamente al emitirlo, y que se cuenta a partir de aquella fecha. Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, el fijado por la norma con arreglo a la cual la administración produjo la providencia concesoria: cinco años, conforme al artículo 29 de la referida Decisión. En tal sentido, la concesión u otorgamiento del derecho de registro de la patente constituye el objeto del acto concesional, es decir, el efecto práctico que con dicho acto pretende lograrse, y que en ese sentido es su contenido natural. En cambio el plazo de vigencia de la misma, forma parte del contenido implícito del acto, pues tendrá que encontrarse previsto en la norma -en este caso comunitaria- ejecutada por la administración concedente, con lo que poco importa que dicho acto lo reproduzca o no explícitamente. (Señalada sentencia del 11.X.94, caso SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS MAC POLLO S.A. ) IV. IMPOSIBILIDAD DE APLICACION ANALOGICA DEL ARTICULO 99 DE LA DECISIÓN 344 En el presente caso el Tribunal considera pertinente la interpretación de oficio del artículo 99 de la Decisión 344, por cuanto -de lo que se desprende de autos- resulta
- 12 - necesario reiterar una vez más la independencia existente entre, por una parte, el régimen de prórroga de patentes, y el de marcas, por la otra. Así la jurisprudencia andina ha venido reafirmando la imposibilidad de aplicar por analogía el artículo 99 -que trata específicamente de la renovación de marcas- al régimen que ha sido establecido para la renovación de patentes. En cuanto a los plazos procesales fijados en dicha norma también ha recogido y desarrollado criterios conforme a los cuales no cabe en esta materia la aplicación analógica de una norma diseñada y expedida para regular casos distintos, señalando al respecto que es necesario destacar las diferencias que existen entre el derecho de marca y el de patentes, de tal forma que se demuestre cómo las dos instituciones son totalmente diferentes entre sí, sin que quepa por tanto analogía entre ellas. Así mismo comenta la doctrina: Tanto las marcas como las patentes otorgan a sus titulares derechos exclusivos de propiedad industrial, en un caso sobre signos distintivos, y en el otro sobre invenciones y descubrimientos. Las características de estos derechos no son idénticas, no sólo por el objeto sobre el que...derechos se ejercen, sino también por su contenido. (Derecho de Marcas, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, Tomo I, pág. 225, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, 1989). En efecto: El fin último del derecho de marcas es el de proteger al consumidor medio, de tal forma que no sea víctima de error o engaño por parte del vendedor. La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resulten perjudicados los factores en la intermediación y circulación de bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrece. (Proceso 03-IP-88, G.O. 35 del 28 de octubre de 1988). La patente, en cambio, tiene como fin proteger los derechos del inventor, tanto desde el punto de vista patrimonial como personal. El derecho personal que adquiere el inventor por el hecho de la creación es el de que debe ser reconocido como autor de la invención.... Además, el inventor, por el simple hecho de la creación de la regla técnica, también adquiere un derecho de contenido patrimonial, que genéricamente puede denominarse derecho sobre la invención (Recht an der Erfindung). Este derecho se deriva de que la regla técnica constituye un bien en sentido económico y jurídico, sobre el que el inventor goza del más amplio poder de disposición. (GOMEZ SEGADE José Antonio, La Modernización del Derecho Español de Patentes, Ed. Montecorvo, Madrid-España 1984, Cap. III., pág. 103). Las marcas se encuentran, pues, sujetas a un plazo de vigencia luego del cual puede renovarse el derecho del titular a usarla indefinidamente. Las patentes en cambio gozan de un privilegio limitado en el tiempo, luego del cual pasan al dominio público.
- 13 - Con base en las consideraciones expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E 1. Forma parte de la exclusiva competencia de este Tribunal comunitario la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 2. Quien hubiere obtenido válidamente el título de patente bajo las Decisiones 85, 311 o 313 carece del derecho a que se extienda el término de duración por lo que faltare para completar el de veinte años establecido posteriormente en la Decisión 344. 3. Las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 que no fueron prorrogadas ni extendidas antes de que entrara en vigencia la Decisión 344, no podrán durar más tiempo que aquel inicialmente concedido conforme a esas Decisiones, por cuanto no cabe la prórroga o la extensión de las mismas, tal como se desprende del artículo 30 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con su primera disposición transitoria. 4. El artículo 99 de la Decisión 344, en virtud del cual el titular de una marca dispone de un plazo de gracia de seis meses contado a partir del vencimiento del registro para solicitar la renovación, no puede aplicarse por analogía a los efectos de la prórroga de una patente, pues esa norma regula una institución distinta; y, de otra parte, la Decisión 344 no contempla posibilidad alguna de solicitar esa prórroga después de la expiración del plazo de vigencia de la patente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia se ha hecho de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.
- 14 - TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.