Creación de spin-off universitarias, propiedad industrial y contrato de transferencia de tecnología

Transcripción

1 Creación de spin-off universitarias, propiedad industrial y contrato de transferencia de tecnología Ignasi Costas Almería, 28 de mayo de 2009

2 Itinerario de la transferencia de tecnología Contratos con terceros (licencias) Actuaciones previas a la explotación de la tecnología Comercialización de la tecnología Creación de EBT 2

3 Actuaciones previas a la explotación de la tecnología Determinación de la titularidad de la tecnología. Normativa general: titularidad de la entidad para la que se presta el servicio Normativa específica: contratos y convenios de colaboración (art. 83 LOU). Convenios entre la Universidad y otros centros (hospitales). Profesores adscritos. Contratos suscritos con investigadores. Verificación del grado de protección de la tecnología. Conocimiento protegido por un derecho de propiedad intelectual o industrial, o en trámite de concesión. Conocimiento no susceptible de protección, o del que no se ha iniciado procedimiento (secreto comercial). Análisis de los eventuales derechos de participación en los beneficios que puedan corresponder a los inventores. 3

4 Comercialización de la tecnología: creación de EBT EBT A B Participación del personal de la Universidad Participación de la Universidad Normativa de incompatibilidades (Ley 53/1984) Personal universitario: LOU 4

5 A. Participación del personal de la Universidad: La Ley Orgánica 4/2007, de reforma de la LOU

6 La creación de spin-off universitarias: Problemática Principales inconvenientes que tienen en la actualidad los profesores universitarios a la hora de constituir una spin-off. Participación en el capital social (art d) Presencia en el órgano de administración (art b) Realización de actividades en la spin-off (art a) 6

7 Normativa de incompatibilidades: artículo 12 LI Artículo Doce. 1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes: a. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se este obligado a atender en el desempeño del puesto público. a. La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas este directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado. b. El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. c. La participación superior al 10 % en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo anterior. 7

8 La respuesta a los problemas: la reforma de la LOU La reforma de la LOU, introducida por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, prevé por primera vez un régimen específico para la participación del personal docente universitario en las spin-off creadas a partir de proyectos de investigación desarrollados en la Universidad. Este régimen comprende dos mecanismos diferentes y complementarios: Participación en la actividad de la compañía: régimen de excedencia (nuevo art LOU). Participación en el capital social y en el órgano de administración: inaplicación parcial de la Ley de Incompatibilidades (Disposición Adicional 24ª). 8

9 El nuevo régimen de excedencia: art LOU 3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal. El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular. 9

10 Inaplicación parcial de la Ley de Incompatibilidades: Disposición Adicional 24ª Disposición adicional vigésimo cuarta. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. Las limitaciones establecidas en el artículo 12.1 b) y d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, no serán de aplicación a los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios cuando participen en empresas de base tecnológica, promovidas por su universidad y participadas por ésta o por alguno de los entes previstos en el artículo 84 de esta Ley, creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en universidades, siempre que exista un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe del Consejo Social, que permita la creación de dicha empresa. En este acuerdo se debe certificar la naturaleza de base tecnológica de la empresa, y las contraprestaciones adecuadas a favor de la universidad. El Gobierno regulará las condiciones para la determinación de la naturaleza de base tecnológica. 10

11 B. Participación de la Universidad

12 Principios generales de las políticas de transferencia del conocimiento El fomento de la transferencia de conocimiento a la sociedad a través de las Universidades para el incremento del bienestar de la sociedad Perseguir la sostenibilidad del modelo mediante la obtención de retorno socio-económico adecuado, adaptando el modelo a las circunstancias existentes en cada caso. Estas políticas deberán tener presente, en todo caso, el interés público, ya que la actividad de investigación se desarrolla en entidades públicas. En este sentido, cualquier actividad de transferencia al mercado deberá tener en consideración: Establecer una fórmula de contraprestación adecuada que valore la actividad de investigación desarrollada en la Universidad. Asegurar el efectivo aprovechamiento del conocimiento por parte de la sociedad, garantizando fórmulas de reversión en caso contrario. En definitiva, un necesario equilibrio entre las políticas de fomento de la transferencia y la defensa del interés público, atendiendo al origen y financiación pública de las investigaciones. 12

13 La creación de la spin-off El nuevo régimen de la LO 4/2007 determina la necesidad de la participación de la Universidad en la EBT desde el momento de su constitución, a fin de permitir la aplicación a los profesores de la inaplicación parcial de la normativa de incompatibilidades. Por otra parte, la participación del ente público puede redundar en beneficio de la empresa en aspectos como la imagen de marca y el mentoring. En el momento de entrada de la Universidad en la spin-off, se deberá determinar la aportación que realizará en contraprestación a su participación en el capital social, que podrá consistir en: Aportación del conocimiento o tecnología. Aportación dineraria. 13

14 La creación de EBT: protección de la posición jurídica La Universidad deberá proteger sus intereses en una empresa de base tecnológica de origen público. en un doble ámbito, atendiendo a la doble posición jurídica que asume en su creación: Universidad Participación en el capital social de la EBT Transferencia de la tecnología de titularidad pública a. Pacto entre Socios b. Contrato de Transferencia de Tecnología Podrá ser un único documento integrado 14

15 a. Pacto entre Socios En el ámbito universitario, la necesidad de participación de la Universidad, de forma directa o indirecta, en la creación de la empresa de base tecnológica, para aprovechar el régimen de la LO 4/2007, ha otorgado mayor importancia a la necesidad de salvaguardar los intereses de la Universidad durante su participación en la empresa. El Pacto entre Socios pretende ser un documento en el que los socios establezcan cuáles son las reglas del juego respecto al funcionamiento y administración de una compañía (adopción de decisiones, actividad de los socios, participación en el gobierno de la sociedad, etc.), y regulen sus relaciones en tanto que socios de la misma. En una spin-off universitaria, el referido documento reviste especial importancia en dos momentos temporales: En la creación de la sociedad, por la incorporación de la Universidad a su capital social y la estructuración de las reglas de juego por parte del equipo emprendedor. En el momento de inversión por parte de inversores privados o entidades de capital riesgo. 15

16 a. Pacto entre Socios. La posición de la Universidad Principales elementos a considerar en un Pacto entre Socios a la hora de defender la posición jurídica de la Universidad : Normas relativas a la transmisión de participaciones de la compañía: Derecho de adquisición preferente. Derecho de venta conjunta y proporcional de la participación (tag along). Mayor fortuna. Derecho de no dilución. Derecho de salida (put). Normas de gestión y administración de la compañía, y participación de la Universidad. Derecho de asignación no proporcional del precio. Derecho preferente en la cuota liquidativa. 16

17 b. Contrato de Transferencia de Tecnología Clara exposición de motivos. Contexto. Ámbito de aplicación (geográfico, temporal, material) y alcance (exclusividad, transmisibilidad, sublicenciabilidad). Previsión de retribución (fija y/o variable). Establecimiento de pagos iniciales en los contratos de licencia y de royalties en los convenios de colaboración. Vinculación entre precio y propiedad de los resultados. Cláusulas de determinación de la titularidad, de protección y defensa del conocimiento. Comunicaciones recíprocas de patentabilidad. Régimen de las mejoras. Derechos de preferencia. Uso obligatorio del conocimiento de origen público. Posibilidad del retorno (reversión) en caso de desuso o uso contrario a determinados principios rectores. Derecho de uso a favor de la Universidad para actividades docentes y de investigación (explotación científica). Régimen de difusión y publicación de los resultados. Establecimiento de protocolos para evitar los conflicto de interés (convenios art. 83 LOU). Indemnidad para la Universidad en su explotación, excepto mala fe. Medidas de seguimiento y control de la explotación. 17

18 MUCHAS GRACIAS!!!! Ignasi Costas Madrid Barcelona Glorieta Rubén Darío 3, 1º Dcha. Teléfono: Fax: Av. Diagonal, 593, 3ª y 7ª pl. Teléfono: Fax: