MODALIDAD : NULIDAD DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

Transcripción

1 Resolución: /CIN-INDECOPI Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías Presidenta de la CIN: Silvia Solís Iparraguirre Lima, 28 de octubre de 2014 MODALIDAD : NULIDAD DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL ACCIONANTE : WALTER ORIOL REGALADO MAGUIÑA EMPLAZADO : PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ SUMILLA : RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. ACCIÓN DE NULIDAD FUNDADA Mediante expediente Nº /DIN es tramitado el procedimiento iniciado ante esta instancia el 4 de agosto de 2014 en atención a la acción de nulidad formulada por W ALTER ORIOL REGALADO MAGUIÑA, de Perú, contra el registro de diseño industrial para ESCARPIN DE MOTOCAR inscrito con Título Nº 3616 a nombre de PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ. 1. ANTECEDENTES 1.1. Argumentos del accionante El accionante manifiesta que con fecha 2 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI le concedió el registro de la marca ZIN LIMITES, para distinguir productos consistentes en escarpín para motocar. Acota que luego de dos años de efectuado el registro indicado, una empresa del sector comenzó a fabricar y a introducir en el comercio un escarpín con características iguales a las protegidas por el registro de la marca. Ante ello, solicita el cese de la fabricación del producto escarpín, así como el retiro del comercio de dicho producto y que se declare la nulidad de la resolución N /DIN-INDECOPI y título N Manifiesta así que de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías debe declararse la nulidad del registro de diseño industrial por falta de novedad y actividad inventiva en todas sus reivindicaciones. En este sentido, asevera que la solicitud de registro cuya nulidad se solicita no presenta los requisitos establecidos, puesto que las reivindicaciones eran conocidas con anterioridad y existe una insuficiencia descriptiva dado que no se describe el procedimiento para llevarlo a cabo, no habiéndose acreditado que el diseño industrial en cuestión sea nuevo. 1/9

2 Refiere que el emplazado ha presentado una copia como si fuera su obra original, atentando contra sus derechos morales y patrimoniales, usurpando su autoría y perjudicando sus intereses económicos y comerciales. Señala que de la comparación del diseño, cuya nulidad se solicita, y la marca ZIN LIMITES, se advierte que el primero recoge los elementos creativos del último, siendo la forma del diseño y el modelo idénticos en ambos casos. Por otro lado, señala que las personas que vendan o pongan en venta mercadería con marca usurpada o falsificada, se encuentran obligadas a entregar al dueño de éstas información respecto de la persona que les haya vendido o procurado la mercancía, ya que en caso contrario podrían ser denunciados penalmente. Manifiesta que no se encuentra acreditada la credibilidad de las fotos que obran a fojas 3 y 4 del expediente N /DIN (correspondiente al registro del diseño industrial materia de análisis), ni que la persona que desarrolló dicho diseño sea el emplazado. Finalmente, hace referencia a un robo del cual fue víctima y en el cual se le habría sustraído un USB, el cual contenía diseños de escarpines para motocar, entre otros, y de escarpines en diferentes tamaños, e indica que el emplazado habría empleado la apariencia de diseñador del diseño materia de cuestionamiento. Asimismo, acompaña copias correspondientes al expediente N /DSD, muestras impresas de imágenes de un escarpín que, según lo manifestado por él, corresponderían a las vistas de fotos originales del producto escarpín que fuera registrado con la marca ZIN LIMITES y una denuncia policial Admisión de la acción de nulidad Con fecha 7 de agosto de 2014, la Secretaría Técnica expidió la Resolución Nº 01, que admitió a trámite la acción de nulidad interpuesta contra el registro de diseño industrial inscrito con Título Nº 3616, a favor de Percy Javier Urbina de La Cruz, disponiendo correr traslado al emplazado con el fin de que en el término de dos meses efectúe los descargos del caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable al caso de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de este cuerpo normativo. Asimismo, se ordenó la anotación preventiva de la acción de nulidad en el registro cuestionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De otro lado, respecto a los argumentos del accionante tendentes a sustentar una supuesta vulneración a los derechos de propiedad industrial, se precisó que el presente procedimiento versa respecto a una nulidad de registro, por lo que no corresponde evaluar en éste el dictado de medidas cautelares ni la posible vulneración de derechos de los derechos de propiedad industrial invocados, atendiendo a que este procedimiento no es la vía pertinente para ello, precisándose, no obstante, que las partes tienen a salvo su derecho de adoptar las acciones que consideren pertinentes en las vías correspondientes. 2/9

3 1.3. Contestación de la acción de nulidad Mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2014, el emplazado absolvió el traslado de la acción interpuesta, señalando que la Resolución N DIN/INDECOPI de fecha 26 de diciembre de 2013, mediante la cual se otorgó el registro del diseño industrial cuestionado, fue emitida observando los requisitos contemplados en la Decisión 486, por lo que no se encuentra incursa en causal de nulidad alguna. Señala que el registro de la marca ZIN LIMITES fue concedido por la Dirección de Signos Distintivos y protege una marca creada para distinguir los productos que comercializa su titular, que entre otros son cubos de ruedas vehículos, capotas para vehículos, parachoques de vehículos, fundas para vehículos, escarpines o tapabarros de jebe para vehículos, bocinas para vehículos y bocinas anti-deslumbrantes para vehículos, los que no son fabricados o comercializados por él, a excepción de los escarpines o tapabarro de jebe, pero exclusivamente para motocar, no para otra clase de vehículos. Refiere que el registro del accionante tiene un objeto distinto al suyo. Rechaza los argumentos de la contraparte referidos a que él ha copiado el diseño del primero y señala que su diseño es novedoso, inventivo, con claridad descriptiva y originalidad, por cuanto tiene en la parte superior unas hojuelas de sujeción que sirven para sostener el escarpín junto al motocar, siendo el caso que no todos los escarpines tienen dichas hojuelas, por lo que mal y erradamente el accionante concluye que se ha copiado su signo distintivo, siendo que la forma y modelo del logotipo de la marca ZIN LÍMITES no son idénticos ni iguales. Manifiesta que conforme a los requisitos para solicitar el registro de diseño industrial, no era imperativo describir el procedimiento de fabricación industrial del producto a registrar como diseño industrial y agrega que la posible semejanza entre la parte medular de su diseño industrial, se debe a la forma similar de las llamas de fuego, más no al signo distintivo del accionante. Señala que es falso que el estampado o los colores se diferencien con las denominaciones presentadas por su persona ya que su diseño industrial no reivindica colores ni estampados, siendo que la marca del accionante se diferencia del diseño de su titularidad, además que no puede inferirse que su persona venda o comercialice un escarpín con diseño de una marca usurpada y que no cuenta con ninguna marca registrada. Indica que no resulta procedente hacer un examen y evaluación técnica del diseño industrial registrado por su persona respecto del logotipo del signo distintivo del accionante por cuanto no se puede comparar fácticamente un producto elaborado industrialmente con una marca intangible y, además, que no existe identidad de expresión reconocible ni una misma representación, siendo que por la naturaleza de las cosas, la parte media de los escarpines son similares, no habiendo plagio de ninguna clase. Agrega que la acreditación de su diseño industrial se basa en el principio de presunción de veracidad y que de los medios probatorios ofertados por el accionante no se llega a establecer con grado de certeza y convicción que su diseño industrial no sea de su autoría, siendo que el accionante está obligado a honrar la carga de la prueba de lo que asevera, y que por lo demás su diseño industrial no genera confusión con otros diseños y marcas registradas, ya que la parte superior e inferior de su escarpín es diferente respecto al logotipo de la marca del accionante y que la similitud de la parte media se debe a la forma similar de las llamas del fuego, formas que además no son exactamente iguales por cuanto tienen un corte diferente. 3/9

4 Finalmente, niega los argumentos del accionante relacionados a un robo y cuestiona la veracidad de la denuncia policial aportada por el accionante Informe de antecedentes Por medio de la búsqueda de antecedentes realizada en el registro de diseños industriales que administra la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, se ha podido verificar que PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ, de Perú, es titular del registro de diseño industrial para ESCARPIN DE MOTOCAR inscrito con Título Nº 3616, vigente hasta el 13 de junio de Conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº /DIN-INDECOPI de fecha 26 de diciembre de 2014, por medio de la cual se decidió inscribir el registro citado precedentemente, se tiene que la forma que caracteriza el diseño industrial amparado a favor del emplazado es la que se muestra en las figuras que corren de fojas 3 y 4 del expediente Nº /DIN, en el que se tramitó la solicitud respectiva, siendo estas figuras las que se muestra a continuación: 2. ANALISIS DE LO ACTUADO 2.1. Nulidad de un registro. Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro o título que fuese declarado nulo, se reputa nulo y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro. De acuerdo con lo previsto por el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en dicho cuerpo normativo. 4/9

5 Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la norma que se encontraba vigente al momento del otorgamiento del registro de diseño industrial cuestionado, ya que será en base a dicha normativa que se evaluará la validez del título concedido. En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio existente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. De acuerdo a ello, para efectos de las normas sustantivas a evaluar es necesario remitirnos a los dispositivos legales vigentes a la fecha en que se otorgó el registro cuestionado a fin de determinar si se concedió en contravención a las normas vigentes en dicho momento. Sin embargo, respecto a los aspectos procedimentales que regulen el procedimiento de nulidad y establezcan el trámite del mismo, se aplica la norma actualmente vigente. En el presente caso, al 26 de diciembre de 2013, fecha en que se dispuso la inscripción del registro de diseño industrial para ESCARPIN DE MOTOCAR materia de la acción interpuesta, se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuerpo normativo que en la actualidad se encuentra en vigor y que se determina aplicable para resolver la cuestión controvertida en el presente expediente Legislación pertinente. Cuestión a dilucidar El artículo 132 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial cuando: a) el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113; b) el diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115; c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o, d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos. El artículo 113 del cuerpo normativo citado prevé que se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. El artículo 115 del mismo cuerpo normativo establece que son registrables los diseños industriales que sean nuevos. Se prevé así que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante una descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Asimismo, se prevé que un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. 5/9

6 Así, sobre la base de lo actuado en el presente expediente, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, el registro de diseño industrial para ESCARPIN DE MOTOCAR inscrito con Título Nº 3616 a nombre de PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ, fue concedido en contravención de lo establecido en la Decisión 486, para lo cual se debe evaluar si el diseño objeto de cuestionamiento no cumple con el requisito de novedad previsto por el artículo 115 de la Decisión 486, conllevando que el registro incurra en la causal de nulidad dispuesta en el literal b) del artículo 132 de este cuerpo legal Análisis de los argumentos que sustentan la acción de nulidad Vistos los actuados se constata que las partes han ejercido los medios legales suficientes para sustentar la defensa de sus posiciones, estimándose en consecuencia que resulta procedente efectuar el análisis de la cuestión controvertida. Resulta pertinente precisar ante todo que para efectos de desvirtuar la novedad de un diseño industrial es necesario que se compruebe la existencia de documentos de fecha cierta que sean anteriores a la presentación que dio lugar al registro del diseño en cuestión y que anticipen sus características de forma, o cualquier otra evidencia que demuestre indubitablemente que dicho diseño ya era conocido o había sido accesible al público con anterioridad. Así también, corresponde indicar que resultan impertinentes en el caso de autos los cuestionamientos esgrimidos por el accionante con el fin de cuestionar el diseño industrial en base a aspectos tales como la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones o la insuficiencia descriptiva dado el hecho de no haberse detallado el procedimiento para elaborarlo, en tanto éstas son exigencias que no atañen al sistema de diseños industriales recogido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sino más bien al sistema de patentes. Además, se debe señalar que aunque el accionante ha manifestado que habría sufrido la sustracción de información relativa a diseños de escarpines de motocar, sugiriendo que la responsabilidad de dicho hecho recaería en el emplazado y presentando a dicho efecto una denuncia policial, ello tampoco resulta pertinente para resolver el presente procedimiento, dirigido a revisar si el diseño industrial objeto de controversia adolece de un requisito de registrabilidad. Efectuadas las aclaraciones precedentes, se debe indicar que luego de revisar los instrumentos aportados por las partes, este colegiado ha podido constatar lo siguiente: - Las figuras aportadas por el emplazado que, según lo afirmado en el escrito de contestación, corresponden a los que éste y el accionante comercializan no constituyen elementos que puedan aclarar el supuesto de que el diseño industrial cuestionado no se encuentre anticipado por alguna divulgación anterior. - Se advierte que la solicitud de marca seguida bajo expediente N /DSD ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI -que a la postre dio lugar a que se inscribiera el signo solicitado bajo certificado N fue presentada por Walter Oriol Regalado Maguiña el 15 de abril de 2011, fecha a partir de la cual fue accesible al público y que es anterior a la de la presentación de la solicitud que dio origen al registro cuestionado. Así pues, se estima que el signo gráfico invocado por el accionante como antecedente constituye un medio 6/9

7 idóneo a efectos de ser confrontado con el diseño cuya nulidad se pretende, en tanto se ha constatado que fue divulgado con anterioridad y que incorpora características de forma claramente definidas. - Si bien el emplazado ha señalado que no resulta procedente llevar a cabo un examen entre su diseño industrial y el logotipo del accionante, aduciendo que no se puede comparar un producto elaborado industrialmente con una marca intangible, es relevante señalar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no descarta ningún antecedente a efectos de anticipar la novedad de un diseño industrial, antes bien prevé que la divulgación que afecta la novedad puede ser realizada por cualquier medio. Así pues, en tanto defina características de forma bidimensionales o tridimensionales, un signo distintivo puede constituir de forma válida un antecedente con capacidad de afectar la novedad de un diseño industrial, debiéndose acotar por lo demás que en la medida que constituyen elementos de propiedad intelectual, ambos, signo y diseño, tienen carácter intangible. - Las muestras impresas de imágenes de un escarpín que, según lo manifestado por el accionante, corresponderían a las vistas de fotos originales del producto escarpín que fuera registrado con la marca ZIN LIMITES, hacen mención al año 2008 pero no acreditan de manera indubitable que hayan sido accesibles al público en la fecha indicada, motivo que determina su insuficiencia probatoria. De este modo, queda por determinar si, de conformidad con lo sostenido por la parte accionante, las características físicas del elemento gráfico comprendido en el signo tramitado bajo expediente N /DSD restan novedad al diseño industrial amparado por el registro del emplazado. Señalado lo anterior, es de referir que mediante Resolución Nº 04 de fecha 14 de enero de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso la emisión de un informe técnico, labor que en el caso concreto fue asignada a un examinador que, en el ámbito de su especialización, someta a evaluación el antecedente antes referido, de modo tal que dicha consideración coadyuve a que, conforme a ley, la autoridad efectúe la valoración correspondiente. Así, de conformidad con lo dispuesto mediante la resolución citada, se emitió el Informe Técnico CGO Nº (en adelante el Informe Técnico), el cual obra en el expediente de fojas 57 a 59 y que a efectos de realizar el análisis comparativo del caso, procedió a identificar la materia objeto de evaluación del siguiente modo: D1: Diseño Industrial denominado ESCARPIN DE MOTOCAR, otorgado de conformidad con las 2 figuras que corren a fojas 03 y 04 del expediente Nº /DIN, inscrito en el registro de diseños industriales con Título Nº 3616 a nombre de PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ. D2: Signo conformado por la denominación ZIN LIMITES y logotipo con certificado Nº , solicitado por REGALADO MAGUIÑA WALTER ORIOL el 15 de abril de 2011 y tramitado bajo expediente Nº /DSD. Efectuada la individualización citada, el Informe Técnico realizó el análisis comparativo que se muestra a continuación: 7/9

8 CUADRO COMPARATIVO D1 D2 Se observa a continuación el diseño bidimensional de un escarpín para motocar, caracterizado por presentar: - Un marco (1) de tres lados con un cuarto lado superior libre, y en donde los otros tres lados comprenden una conformación dispareja de elementos alargados y curvados de formas irregulares, mientras que hacia el lado de base se dispone un elemento (a) central a modo de una cinta plegada; y - Un elemento (2) plano, interior al marco, que sobresale respecto a este y dispone sobre esta extensión, dos agujeros (b) alargados en sus extremos. Se observa a continuación el diseño bidimensional de un escarpín para motocar, caracterizado por presentar: - Un marco (1) de tres lados con un cuarto lado superior libre, y en donde los otros tres lados comprenden una conformación dispareja de elementos alargados y curvados de formas irregulares, mientras que hacia el lado de base se dispone un elemento (a) central a modo de una cinta plegada. Realizada la evaluación comparativa, el Informe Técnico determinó que el elemento identificado como D2 reproduce las características de forma más relevantes del diseño D1 en la extensión de los tres lados del marco (1), y si bien D2 no presenta el elemento plano (2) de D1, esta diferencia se considera de carácter secundario pues en conjunto, cada diseño reúne las mismas características estéticas principales, siendo que tal diferencia no le otorga al diseño D1 una apariencia particular frente a D2. Por lo demás, cabe añadir que el emplazado ha reconocido que los agujeros (b) alargados del diseño D1 definen un elemento de carácter técnico, al tener como función sostener el escarpín junto al motocar, elemento sobre el cual el registro de diseño industrial no extiende su alcance de protección conforme a lo establecido por el artículo 130 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8/9

9 Por lo expuesto, se determinó que D2 afecta la novedad del diseño industrial de propiedad de PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ, estableciéndose que, en relación a dicho documento las dos figuras que corren a fojas 03 y 04 del expediente Nº /DIN no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 496 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este colegiado estima que el juicio contenido en el informe técnico Informe Técnico CGO Nº se basa en una apreciación clara y objetiva que determina que el análisis sea adecuado, razón por la que se muestra plena conformidad con dicho documento, el mismo que, de acuerdo con lo normado por el artículo 6.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, sancionado mediante Ley Nº , motiva las conclusiones de la presente resolución Conclusión del análisis Estando a todo lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se concluye que corresponde amparar la acción de nulidad de autos, al haberse determinado que el diseño industrial para ESCARPIN DE MOTOCAR inscrito con Título Nº 3616 a favor de PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ, carece del requisito de novedad, en contravención a lo establecido por el artículo 115 del referido cuerpo normativo. Se emite la presente resolución en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Legislativo Nº RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por WALTER ORIOL REGALADO MAGUIÑA, de Perú, y, en consecuencia, NULO el registro de diseño industrial para ESCARPIN DE MOTOCAR, inscrito con Título Nº 3616 a favor de PERCY JAVIER URBINA DE LA CRUZ, de Perú. Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Silvia Yesenia Solís Iparraguirre, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Miguel Domingo González Álvarez. SILVIA SOLÍS IPARRAGUIRRE Presidenta de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías INDECOPI 1 Ley Nº Artículo 6. - Motivación del acto administrativo ( ) 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 9/9