PROCESO Nº 190-IP-2005

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO Nº 190-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Caso: marca AMERICAN GENERICS. Expediente: N TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en Los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los artículos 134 y literal a) del artículo 135; y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 13 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1. Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que En 1999 la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., solicitó el registro de la marca AMERICAN GENERICS para distinguir productos farmacéuticos ; que La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., tiene registrada y vigente su marca AMÉRICA clase 5ª y es usada desde 1973 en forma pública e ininterrumpida lo que esta (sic) plenamente probado ; que Estando en tiempo la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. por intermedio de apoderada presentó oposición (sic) al registro de la marca AMERICAN GENERICS con base en la marca AMÉRICA ; que La División de Signos Distintivos al estudiar la oposición presentada por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., con base en la marca y nombre comercial AMÉRICA declaró fundada la oposición (sic) presentada y negó el registro de la marca AMERICAN GENERICS solicitada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL ; que Contra esta resolución el solicitante de la marca interpuso los recursos de reposición y apelación, ante lo cual la División de Signos Distintivos revocó la anterior decisión y concedió el registro de la marca AMERICAN GENERICS por el término de 10 años ; que La

2 - 2 - sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., interpuso el recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión anterior y se dejara en firme aquella por medio de la cual se declaraba fundada la oposición (sic) y se negaba el registro de la marca AMERICAN GENERICS, pero la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial al estudiar el recurso de apelación, confirmó la resolución que declaraba infundada la oposición (sic), dejando en firme la concesión de la marca solicitada y quedando con esto agotada la vía gubernativa. Esta última decisión consta en la Resolución 08919, del 20 de marzo de En el texto de la Resolución 43429, del 21 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la decisión dictada en la Resolución 22093, del 29 de junio de 2001, se declaró infundada la observación de Laboratorios América S.A. y se concedió el registro como marca de la denominación AMERCAN GENERICS, consta que por escrito radicado a la superintendencia (sic) el 08 de agosto de 2001 se solicita el traspaso de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. a la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. quien se considerara (sic) de ahora en adelante el nuevo solicitante. Y el apoderado de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. argumenta en su demanda que Bajo el expediente del 17 de Marzo de 1999 la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. por intermedio de apoderado solicitó el Registro de la marca AMERICAN GENERICS (nominativa) para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5º de la Clasificación Marcaria Internacional de Niza Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora alega la violación del artículo 135 de la Decisión 486, ya que la marca solicitada carecía de la suficiente fuerza para distinguir los productos farmacéuticos comercializados con ella frente a los productos farmacéuticos similares de un tercero, en este caso, los productos denominados AMÉRICA y comercializados por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A. ; que al ser tan similarmente confundibles las expresiones AMÉRICA y AMERICAN GENERICS esta última carece de la suficiente distintividad para individualizar en el mercado unos productos de otros, máxime cuando la palabra generics (genéricos) es usada muchas veces en el mercado para explicar de qué clase de productos se trata ; que la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A., tiene registrada y vigente su marca en la Clase 5ª desde el año 1973 en forma pública e ininterrumpida además de que la oposición (sic) presentada en el año 1999 se baso (sic) igualmente en la solicitud anterior de la marca AMERICAN GENERICS ; que la marca solicitada AMERICAN GENERICS traduce al castellano genéricos de América o genéricos Americanos y que entre los productos farmacéuticos existe una clase importante de ellos que son los genéricos o sea aquellos que se comercializan sin marca de producto y que se identifican por su principio activo, como son los de MK, GENFAR y AMÉRICA, entonces mal podría registrarse como marca o parte principal de una la palabra generics (genéricos) la cual es de uso obligatorio al hacer referencia de los productos farmacéuticos este tipo ; que si se registró la marca AMERICAN GENERICS pero que en ella la palabra principal no es GENERICS quedaría entonces como marca real del producto la palabra AMERICAN la cual es casi idéntica por no decir idéntica a la marca AMÉRICA registrada y vigente ; que entre la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., titular de la marca AMÉRICA y la sociedad LAFRANCOL primero y luego AMERICAN GENERICS, no existe ni ha

3 - 3 - existido ningún lazo comercial ni de ninguna índole del cual se pudiera inferir que el uso que se esta (sic) haciendo de su marca es legítimo o al menos permitido. Asimismo indica el consultante que, según la parte actora, en lo que respecta al riesgo de confusión o asociación es muy alto y la marca registrada no tiene porqué asumir que todos los años de esfuerzo tratando de posicionar una marca se vean perdidos por una decisión errada ; que a pesar de que en la Decisión 486 se suprimió la frase debidamente motivada, es lógico que si la decisión consta de parte motiva y resolutiva es porque en la primera se deben explicar las razones por las cuales se toma la decisión, además de que en el expediente administrativo hubo oposición, entonces al solicitante y al opositor se le debe tratar de igual forma o sea darles la misma oportunidad para controvertir, y lo más importante que el funcionario de turno demuestre que obró de forma imparcial y que valoró equitativamente las pruebas de ambas partes ; que si se analizan detenidamente los argumentos de la Administración al decidir los recursos de reposición y apelación se encuentra que en el de reposición la División de Signos Distintivos se extendió en el análisis de las pruebas del solicitante, guardando extraño silencio en relación con las pruebas del opositor, en cambio en el de apelación la Administración simplemente enunció las pruebas aportadas por el opositor sin analizarlas ni cotejarlas y concluyó sin explicación que la marca solicitada no vulneraba derecho alguno de tercero ; que Considera simplista la forma como la Administración produjo su decisión basada en el criterio de que se pueden formar marcas con la unión de palabras que eventualmente irregistrables en forma individual, pero en este caso específico la irregistrabilidad de una de esas palabras se debe a que dicha expresión no es una palabra común como tal sino una marca registrada y vigente que merece especial protección por parte del Estado ; que el derecho que la ley concede al titular de una marca registrada es absoluto, en el sentido de que a todos los titulares se le concede el mismo derecho, es decir no hay marcas registradas con más derechos que otras y además el registro sobre una marca confiere a su titular el derecho a usarla en forma exclusiva, aparte de que no hay excepciones a este principio sin el consentimiento expreso de su titular. El Tribunal observa en la demanda el argumento según el cual Si se llegase a alegar que al estar acompañada de otra palabra, la expresión genérica es registrable, entonces la otra expresión debe ser registrable, ya que sería imposible pensar que dos palabras irregistrables, en la que una de ellas ya está registrada como marca, que conservan su significado conceptual intacto, den como resultado una marca registrable. Ello sería posible si se formara una marca de fantasía. Pero en este caso la fantasía no cabe, pues repito, la expresión American Generics tiene un significado conceptual definido, que por ese motivo se confunde con la denominación de los genéricos que produce Laboratorios América ; que La marca AMERICA de mis poderdantes está registrada para distinguir todos los productos de la clase 5ª Internacional, en la que están los productos farmacéuticos ; que mis poderdantes usan lo que en mercadeo se denomina identidad avalada es decir, que usan en algunos casos la misma denominación para identificar la empresa (LABORATORIOS AMERICA) y para identificar sus productos (GENERICOS AMERICA); en estos casos el producto se beneficia del buen nombre de la empresa que los produjo y la empresa se beneficia del mercadeo de los productos al crear una recordación constante de ella. Es importante explicar en este punto que la expresión Genéricos América no es registrable ya que la palabra Genéricos es irregistrable precisamente por ser genérica y es por ello por lo que mis poderdantes tienen registrado como marca solo la palabra AMERICA ; que estamos hablando de dos marcas muy parecidas, para los mismos productos, que utilizan los mismos canales de comercialización y que son adquiridos por el consumidor

4 - 4 - en forma más distraída pues al no tener marca como tal sino identificación por su origen, la posibilidad de confusión es mayor ; que La Oposición (sic) que se presentó en debida forma al registro de la marca AMERICAN GENERICS se basó también en el Nombre Comercial LABORATORIOS AMERICA cuyo uso y comercialización están ampliamente probados en el expediente por medio de pruebas documentales, las cuales fueron tenidas en cuenta al decidir sobre la registrabilidad de la marca, más (sic) no al decidir los recursos interpuestos primero por el solicitante y luego por el opositor. En forma extraña por decir lo menos, cuando la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición y la Superintendencia delegada el de apelación las ignoraron por completo, no las tuvieron en cuenta, únicamente analizaron las pruebas que el solicitante había aportado con el recurso de reposición y por lo tanto, la decisión que tomaron fue totalmente sesgada y ajena a la realidad. Vale la pena tener en cuenta que las pruebas aportadas por mis poderdantes no fueron desvirtuadas, solamente fueron ignoradas ; y que con el Nombre Comercial AMERICA se distingue un empresario y su establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización, distribución de productos farmacéuticos entre los que se encuentran los denominados genéricos y con la marca AMERICAN GENERICS se pretenden distinguir productos farmacéuticos. Mis poderdantes en forma totalmente legítima se refieren a sus productos genéricos como los Genéricos de América y al ser ello cierto, nadie puede impedírselo. 2. Contestación a la demanda 2.1. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que De los documentos obrantes en el expediente No , contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca AMERICAN GENERICS, para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª. de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa ; que En el caso de los signos AMERICA y AMERICAN GENERICS, tal como se observa en el texto de las resoluciones acusadas, la Superintendencia efectuó el análisis de confundibilidad, con aplicación de los criterios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal Andino, y la doctrina, concluyendo que entre las dos marcas no existen semejanzas de tal índole que produzcan riesgo de confusión o asociación, toda vez que la marca AMERICAN GENERICS no puede ser fraccionada y examinada en su conjunto, posee elementos suficientemente diferenciadores frente a la marca AMERICA fundamento de la oposición ; que desde el punto de vista tanto visual como fonético, las marcas confrontadas presentan diferencias claras derivadas de su diferente conformación gramatical y, desde el punto de vista conceptual, no obstante los dos signos incluyen expresiones similares AMERICA y AMERICAN, mientras la primera constituye un nombre propio, la segunda tiene la forma de adjetivo calificativo en idioma inglés el cual se predica del sustantivo GENERICS que, en conjunto conforma un signo sustancialmente diferente de la marca registrada ; y que En consecuencia, debe descartarse por completo el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante en la medida que como ha quedado expuesto, no hay impedimento jurídico ni práctico que ponga en duda la posibilidad de que se presente riesgo de confundibilidad entre las marcas confrontadas, así éstas se dirijan a distinguir productos similares o incluso iguales en el comercio. También señala la parte demandada que En cuanto al análisis de confundibilidad de la marca AMERICAN GENERICS con el nombre comercial AMERICA fundamento

5 - 5 - de la oposición (sic) no existe similitud entre los signos comparados ya que el análisis respecto de la marca AMERICA se aplica igualmente para el nombre comercial ; que no es necesario en el caso que nos ocupa, el estudio y valoración de las pruebas aportadas por el opositor para acreditar el uso de dicho nombre comercial, ya que contrario a lo afirmado por la apoderada de la demandante, no siendo confundible la marca solicitada AMERICAN GENERICS con el nombre comercial AMERICA, no es necesario determinar si dicho nombre comercial se encuentra protegido por la normatividad vigente como consecuencia de su uso ; que En consecuencia, es procedente el registro de la marca AMERICAN GENERICS para distinguir los productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª ; y que las Resoluciones impugnadas fueron proferidas con la debida y suficiente motivación y fundamento legal no obstante no era pertinente la apreciación de las pruebas de uso del nombre comercial aportadas, el estudio de las mismas se realizó por parte de la Superintendencia, con el fin de incluir en el análisis de registrabilidad todos los hechos alegados por las partes en conflicto El apoderado especial de la sociedad AMERICAN GENERICS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, manifiesta en su escrito que la marca AMÉRICA u otras similares, como AMERICAN, AMERICAS o AMER, forman parte de otras muchas marcas que se encuentran registradas para identificar productos, en todas las clases de la clasificación internacional de productos y servicios ; que Como puede apreciarse la marca AMÉRICA, registrada sin ningún otro elemento adicional por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA, se encuentra incluida en muchas otras marcas, que identifican productos de las clases 3, 5, 10 y 44. Por el crecido número de marcas que contienen tal expresión, la de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA se ha convertido en una de aquellas marcas débiles, cuyo grado de exclusividad se encuentra grandemente limitado, hasta el punto de que solamente podría oponerse al registro y uso de marcas idénticas ; que todas aquellas marcas que contienen las expresiones AMÉRICA, AMERICAN o AMERICANO son débiles y sus titulares no pueden evitar que terceras personas utilicen tal expresión, en tanto ella se encuentre acompañada de otra u otras ; que La marca AMÉRICA, perteneciente a la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., si bien se encuentra registrada, es, dentro de las marcas que contienen esta expresión, la más débil de todas, por cuanto únicamente podrá impedir que terceras personas registren o usen una expresión idéntica (es decir, sin ningún elemento adicional) ; que la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. no se encuentra legitimada ni tiene fundamento para solicitar la anulación de las Resoluciones y 8919 por cuanto insisto, ante la extrema debilidad de su marca registrada y de su nombre comercial, únicamente se encontraría autorizada para oponerse al registro o el uso de un signo INDÉNTICO (sic) ; que la marca AMERICAN GENERICS, registrada por mi representada, cumple a cabalidad con su función de identificar en el mercado los productos fabricados por la sociedad AMERICAN GENERICS S.A., de los idénticos o similares de otras personas o empresas que se encuentren en el mercado. Igualmente señala el tercero interesado que Si bien es cierto que las dos expresiones que componen la marca de mi representada, aisladamente consideradas, constituyen expresiones débiles, también lo es que la combinación de dos a (sic) o más expresiones débiles puede dar como resultado una marca original y perfectamente distintiva ; que la inclusión de la expresión GENERICS en la marca de la sociedad que represento permite su clara diferenciación de la marca y el nombre comercial de la sociedad demandante ; que se ha demostrado que las marcas y nombres comerciales en supuesto conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado sin

6 - 6 - generar ninguna confusión entre el público consumidor y, más importante aún, sin que su coexistencia haya afectado de ninguna forma el normal desarrollo de las actividades comerciales de las compañías ; que el uso en el mercado de la marca AMERICAN GENERICS y del nombre comercial AMERICAN GENERICS S.A. no ha afectado en forma alguna el normal desarrollo de las actividades comerciales de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., ni viceversa ; que, en relación con el análisis de las pruebas de uso del nombre comercial, A pesar de la insistente reiteración de la apoderada de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. en este hecho, debo mencionar aquí que no se ajusta a la realidad y que la Superintendencia de Industria y Comercio SÍ estudio (sic) y consideró tales pruebas ; que la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. se encuentra autorizada para utilizar la expresión GENÉRICOS, pero no es cierto que pueda usar libremente la expresión GENÉRICOS DE AMÉRICA, como pretende hacer creer en la demanda ; que Cosa diferente es que pueda usar su nombre comercial, para identificar el origen empresarial de tales productos genéricos. De esta forma, nada impide a la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA que identifique sus genéricos con el nombre del producto activo de cada compuesto y que indique su origen empresarial ; y que la pretensión única y exclusiva de la parte actora es la de apropiarse fraudulentamente de un signo perfectamente distintivo como American Generics, no confundible con las marcas del demandante como infundadamente lo sostiene el libelo, y el cual, a diferencia de lo que pretende la señora apoderada de Laboratorios América S.A. se ha posicionado ampliamente en el mercado farmacéutico nacional, a base de un esfuerzo comercial serio y legítimo de muchos años. CONSIDERANDO Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en Los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los artículos 134 y literal a) del artículo 135; y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones ; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 810 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo AMERICAN GENERICS (nominativo) fue presentada el 17 de marzo de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81, 83, literales a) y b), y 128 de la citada Decisión 344.

7 - 7 - También procedería interpretar la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el régimen aplicable a la motivación del examen de registrabilidad, esto es, el artículo 150 de la Decisión 486 invocado por el consultante, visto que las Resoluciones impugnadas fueron dictadas en vigencia de esta última Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; ( ). Artículo El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. Decisión 486 Artículo Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo

8 - 8 - que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior. En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

9 II De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. El Tribunal ha señalado sobre el particular que la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 231, del 17 de octubre de 1996, caso MAMMA ). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual

10 se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De los signos denominativos compuestos El Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico... La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada... (Sentencia dictada en el Proceso N 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N 677, del 13 de junio del mismo año, caso BOLIN BOLA ). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si de la denominación forma parte un vocablo que dota de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro. IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 contemplan las prohibiciones que impiden directamente el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la

11 situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado a este propósito que La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto (Sentencia dictada en el expediente N 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N 340, del 13 de mayo de 1998, caso US TOP ). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica (Sentencia dictada en el expediente N 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso DERMALEX ). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez

12 que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 Caso Lloyd) (BERCOVITZ, Alberto: Apuntes de Derecho Mercantil, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio ; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: El nombre comercial distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa (Sentencia dictada en el expediente

13 N 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N 581, del 12 de julio del mismo año, caso IMPRECOL ). La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP- 98, ya citada). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso BELLA MUJER ). VI. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido. Del riesgo de confusión. De la semejanza. De la conexión competitiva. En el supuesto de que se trate de un nombre comercial protegido, y de que la protección derive de su uso efectivo o de su registro, habrá lugar a examinar si se configura la prohibición contemplada en el artículo 83, literal b, cual es que no podrá registrarse como marca el signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, siempre que, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error.

14 Al igual que en el caso de la prohibición contemplada en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, de la prevista en su literal b se desprende también que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En la comparación entre los productos que constituirían el objeto del signo solicitado para registro como marca y los servicios que constituirían el objeto de la actividad económica del titular del nombre comercial, habría lugar a establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. Cabe insistir a este propósito en que el consultante deberá verificar si, en el caso de autos, son o no aplicables, en forma concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o similar de los productos y servicios, su uso conjunto o complementario y su difusión a través de los mismos medios de publicidad, general o especial. En definitiva, de existir identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como entre los productos y servicios que amparan, de modo que el consumidor o usuario pueda ser inducido a error, el signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. En cambio, la prohibición no se configurará si hay semejanza entre los signos pero no entre los productos y servicios, o si existe relación entre éstos pero no entre aquéllos. VII. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de

15 pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N 759, del 6 de febrero de 2002, caso OLYMPUS, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002). VIII. De las marcas farmacéuticas. Palabras de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite. El Tribunal se ha inclinado en estos casos por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso AMOXIFARMA ). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso BROMTUSSIN ). En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación, y que al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y la expedición de productos sin receta médica, pero en ninguno de estos casos puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso ALLEGRA ).