SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Transcripción

1 Año XXXII Número 2640 Lima, 26 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 113-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: IMIGRAN (mixta). Demandante: GLAXO GROUP LIMITED. Proceso interno Pág. PROCESO 114-IP-2015 PROCESO 135-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito, República del Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: MR (denominativa).demandante: PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. (PRONACA). Proceso interno: Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: TICK (denominativa). Demandante: PRODUCTOS YUPI S.A.S. (antes LTDA.). Proceso interno PROCESO 113-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: IMIGRAN (mixta). Demandante: GLAXO GROUP LIMITED. Proceso interno Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1173-TDCA-JM de 28 de febrero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido personalmente en este Tribunal, el 11 de marzo de 2015, por medio del cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno ; El auto de 19 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: Demandada: Tercero interesado: GLAXO GROUP LIMITED Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, República del Ecuador. INSTITUT MERIEUX Hechos. 1. El 13 de enero de 1992, Glaxo Group Limited solicitó el registro de la marca IMIGRAN (mixta) para distinguir productos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 324 de El 2 septiembre de 1992, Institut Merieux presentó observación contra la referida solicitud de registro, con fundamento en la titularidad de la marca IMOGAM (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 16 de marzo de 1998, mediante Resolución , el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada IMIGRAN (mixta). 5. El 10 de septiembre de 1998, Glaxo Group Limited interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución

3 GACETA OFICIAL 26/11/ de El 28 de febrero de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 corrió traslado a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344. Argumentos de la demanda. GLAXO GROUP LIMITED interpuso demanda en la que manifiesta que: 7. El cotejo de marcas debe ser realizado sobre la marca en su conjunto, sobre la totalidad del signo, es decir, sin desmembramientos ni resquebrajamiento, ya que siendo una marca mixta se compone de la denominación IMIGRAN junto con el diseño que se encuentra ubicado en la parte superior de la letra M de la denominación mencionada. 8. En Ecuador se encuentran registradas marcas similares como IMIDAN, IMURAN, ENGRAN y una serie de marcas que tienen la terminación AN y GRAN. Por lo tanto, existe coexistencia entre las marcas anteriormente nombradas y la marca IMOGAM de propiedad de Institut Merieux y no se induciría a confusión al público consumidor. 9. El signo IMIGRAN (mixto) tiene aptitud distintiva suficiente, por cuanto no existen marcas anteriormente registradas que sean iguales o semejantes al punto de producir riesgo de confusión entre los consumidores. Del cotejo de marca, en su conjunto y no fraccionadamente, el signo solicitado contiene un elemento diferenciador esencial que consiste en el diseño que va junto a la denominación IMIGRAN. 10. Adicionalmente, no existe riesgo de confusión, por cuanto la marca IMOGAM no se ha usado ni se usa en el Ecuador, así como tampoco es una marca notoria ni renombrada que tenga registros en varios países de América y del mundo. Argumentos de la contestación a la demanda. 11. El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, presentó escrito con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en el presente proceso. 12. No se encuentra en el expediente remitido copia de la contestación de la demanda por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, ni del Director Nacional de Propiedad Industrial. 13. No se encuentra en el expediente, copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 14. Que, los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 15. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 16. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

4 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 - De oficio: 71, 73 literal a) y 74 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 1. Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No interpretará los artículos solicitados de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no ser aplicables al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. 2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (AN y GRAN). 1. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO. 17. En vista a la existencia de confusión respecto a qué norma debe ser aplicada al caso concreto, el Tribunal interpretará el presente tema. 18. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. 19. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación tanto en sede administrativa como judicial de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del 1 Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (...). Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ) Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

5 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca. 20. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 21. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). 22. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo IMIGRAN (mixto) fue presentada el 13 de enero de 1992, en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 23. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado a registro IMIGRAN (mixto) es confundible con la marca IMOGAM (denominativa) el Tribunal interpretará el tema. 24. Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 311 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 25. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 26. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 27. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace

6 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 28. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 29. El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S). 30. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( ). (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). 31. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 32. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 33. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o

7 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. (Proceso 48-IP- 2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 34. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 35. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 36. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 37. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 38. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: Reglas para efectuar el entre signos distintivos. 39. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los

8 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 40. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 41. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado IMIGRAN es mixto, mientras que la marca sobre la cual se presenta la observación IMOGAM es denominativa. 42. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos y denominativos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 43. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. (Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 44. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan: 45. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

9 GACETA OFICIAL 26/11/ de La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 46. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 47. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 48. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado IMIGRAN (mixto) y el signo opositor IMOGAM (denominativo). 4. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS (AN y GRAN). 49. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 2 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Igualmente el Tribunal interpretará el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas en razón a que en el proceso interno se manifiesta que los términos AN y GRAN es frecuentemente utilizado en marcas farmacéuticas. 50. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 51. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se auto mediquen, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 2 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

10 GACETA OFICIAL 26/11/ de Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. (Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 53. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 54. Igualmente, el Tribunal ha señalado que respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). 55. Finalmente, Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente. (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa). Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 56. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 57. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y

11 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. (Proceso 78- IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 58. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 59. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA MIXTA). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del signo IMIGRAN (mixto) fue presentada el 13 de enero de 1992, en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y servicios a distinguir.

12 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 TERCERO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si los términos AN y GRAN es de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO

13 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 114-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito, República del Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: MR (denominativa). Demandante: PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. (PRONACA). Proceso interno: Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 867-S-TDCA-Nº1 de 19 de febrero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido personalmente en este Tribunal, el 11 de marzo de 2015, por medio del cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno El auto de 19 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. (PRONACA) Demandada: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI), República del Ecuador. Tercero interesado: BACARDI & COMPANY LIMITED. Hechos. 1. El 14 de septiembre de 2001, Procesadora Nacional de Aves C.A. (en adelante, PRONACA) solicitó el registro de la marca MR. (denominativa) para distinguir productos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el 4 de diciembre de 2001, Bacardi & Company Limited (en adelante, Bacardi) presentó

14 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 oposición con fundamento en la titularidad del registro de las marca M&R (denominativa) en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 26 de diciembre de 2002, mediante Resolución , el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió declarar infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada MR. (denominativa). 4. El 31 de enero de 2003, Bacardi interpuso recurso de apelación contra la Resolución El 2 de julio de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI) resolvió declarar fundado el recurso interpuesto y, por consiguiente, denegar el registro del signo solicitado MR. (denominativo). 6. El 10 de noviembre de 2003, PRONACA interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 2 de julio de 2003 por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. 7. El 19 de febrero de 2015, mediante Oficio 867-S-TDCA-Nº1, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito corrió traslado a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. PRONACA interpuso demanda en la que manifiesta que: 8. Es propietaria de las marcas MISTER para distinguir productos y servicios en las Clases 5, 16, 29, 30, 31 y 42; MR. para productos y servicios en las Clases 5, 16, 29, 30, 31 y 42; MR. CHANCHO en las Clases 5, 16, 29, 30, 31, 35 y 42; MR. COOK para las Clases 29, 30, 31 y 42; MR. DOG en las Clases 29, 30, 31 y 42; MR. FISH en las Clases 30, 31 y 42; MR. MARISCO en las Clases 29, 31 y 42; MR. PAVO en las Clases 16, 29, 30, 31 y 42; MR. POLLO en las Clases 5, 16, 29, 30, 31, 35 y 42; entre otras marcas y nombres comerciales. 9. De los signos mencionados se desprende que PRONACA es legítima titular en Ecuador de la marca MR. (denominativa) para identificar una gran variedad de productos y servicios, especialmente dentro del mercado de alimentos. En consecuencia, PRONACA tiene la facultad de intentar proteger su marca mediante otros registros que protejan productos o servicios similares o relacionados, como bebidas, que comúnmente se consumen conjuntamente con todo tipo de alimentos, tales como los protegidos por las marcas registradas a su favor. 10. En el presente caso, nos encontramos ante dos marcas denominativas, razón por la cual deben seguirse las reglas específicas para la comparación de este tipo de marcas, que no será igual a la comparación de marcas mixtas o gráficas, como pretende la contraparte, al dotar de un carácter preponderante en el cotejo realizado, a la similitud gráfica, contrariando lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 11. Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia. Por lo tanto, el cotejo entre ambos signos debe ser realizado desde el punto de vista de la similitud fonética que pueda existir entre ambos signos, de la siguiente forma: EME I ERE (marca registrada) y MISTER (signo solicitado). Las similitudes que puedan encontrarse entre los signos desde una errada comparación gráfica visual, por cuanto el público consumidor recomendará, solicitará o hará referencia a los signos en conflicto lo hará a

15 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 través de la palabra, se ven desvirtuadas al realizar el cotejo de marcas de acuerdo con las reglas pertinentes. 12. Tal como reconoce el Comité de Propiedad Intelectual, el signo M&R (denominativo) de propiedad de Bacardi no goza de la categoría de signo notoriamente conocido como asegura su titular, razón por la cual no se produjeron pruebas que demuestren este hecho, puesto que ellas simplemente no existen. Sin embargo, el Comité falla en su deber de resolver sobre todos los puntos controvertidos en la Litis, como es el hecho que la marca MR. (denominativa) de propiedad de PRONACA goza de notoriedad. 13. La marca MR. (denominativa) que identifica una gran variedad de productos en el mercado es un signo notoriamente conocido, pues es fácilmente relacionado por el público con PRONACA. En virtud de lo anterior fueron presentados 7 escritos de prueba acompañados de un sinnúmero de documentos que demostraban la inversión en publicidad, los volúmenes de producción y de ventas, informes de participación publicitaria, certificados de empresas televisivas y publicitarias, entre otras pruebas. Incluso se presentaron varias resoluciones tanto de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial como del propio Comité de Propiedad Intelectual que declaran la notoriedad de las marcas de propiedad de PRONACA, lo que sin embargo no fue tomado en cuenta por el Comité de Propiedad Intelectual. Argumentos de la contestación a la demanda. El IEPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 14. Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda interpuesta por PRONACA. 15. El Acto Administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. BACARDI presentó contestación a la demanda manifestando que: 16. El signo MR. (denominativo) solicitado para registro por PRONACA carece de los requisitos básicos para el registro de marcas por carecer de distintividad conforme con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo MR. (denominativo) carece de distintividad por tener similitud ortográfica, fonética e ideológica con la marca M&R (denominativa) registrada por Bacardi, compartiendo ambas las letras M y R. 17. El signo MR. (denominativo) solicitado por PRONACA y la marca M&R anteriormente registrada por Bacardi se encuentran en un estado de casi identidad al estar conformadas por las mismas letras. En consecuencia, al efectuar un análisis conforme a las reglas del cotejo de marcas, se puede determinar el riesgo de confusión entre el público consumidor. 18. Entre las marcas M&R (denominativa) y MR. (denominativa) existe una identidad entre los productos identificados, por consiguiente, existe un riesgo de confusión directa entre los consumidores. Por tratarse de los mismos productos, existe la certeza que se comercializan a través de los mismos canales e intentan atraer a los consumidores a través de las mismas formas de publicidad. Si se considera que los consumidores

16 GACETA OFICIAL 26/11/ de 42 encontrarán las bebidas de Bacardi y PRONACA ubicadas unas al lado de las otras, se debe prever el riesgo de confusión. 19. La marca M&R (denominativa) registrada por Bacardi es notoria, tanto en el exterior como en el Ecuador. Dicha marca tiene su origen en las iniciales del nombre Martini & Rossi, anteriormente denominado Martini, Sola & Cia. Bacardi adquirió Martini & Rossi en el año 1992, continuando con la comercialización de productos bajo la etiqueta Martini & Rossi y M&R. La marca M&R (denominativa) ha sido registrada en más de cincuenta países alrededor del mundo, incluyendo Ecuador, en 1972, en las Clases 32 y 33. Bacardi sigue usando esta marca en Ecuador y otros países miembros de la Comunidad Andina. Entre los años 1994 y 1999 se vendieron veinte mil cajas de vermut bajo la marca M&R (denominativa). B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 20. Que, los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. No se interpretarán los artículos 134 y 135 de la misma Decisión por no ser aplicables al caso concreto. - De oficio: 224 y 228 de la misma Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artículo Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Artículo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros