SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Transcripción

1 Año XXXIII Número 2879 Lima, 24 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 58-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: JR-CA-24 Referencia: Marcas involucradss: PORTAL SAN BORJA (denominativa) y LOS PORTALES (denominativo) PROCESO 62-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: Marcas involucradas: APACHE (mixta), APACHE (denominativa) y PIELROJA (mixta) PROCESO 63-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: Referencia: Marcas VIMAC CARGO (mixta) y MAC (denominativas y mixtas) Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 58-IP-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima J R-CA-24 Marcas involucradss: PORTAL SAN BORJA (denominativa) y LOS PORTALES (denominativo) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio / 5ta. SECA-CSJLI-PJ, recibido el 2 de febrero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicitó interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno JR-CA-24; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno 1

3 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 Demandante: Demandado: Los Portales S.A. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) Tercero interesado:tres Palmeras S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 26 de julio de 2011, Tres Palmeras S.A., (en adelante TRES PALMERAS), solicitó el registro de la marca PORTAL SAN BORJA (denominativa) 1 para proteger servicios comprendidos en la Clase 35 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" Los Portales S.A., presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de su signo: LOS PORTALES (denominativa)3 registrada en la Clase 35 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Expediente No /DSD. 2 3 Servicios de asesoria de gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoria y administración comercial, y trabajo de oficina; servicios de reagrupamiento de cuenta de terceros, de mercaderias de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicio que puede ser prestado por comercios de venta al detalle y al por mayor, o mediante catálogos de venta Internet, correo por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, Word wlde web y otras bases de datos; servicio de importación, exportación y representación comercial de productos y artículos diversos; programas de incentivos mediante la obtención de beneficios y descuentos para clientes de empresas comerciales para la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de cualquier naturaleza; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de cualquier naturaleza, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención de clientes, gestión comercial de servicfos con valor agregado, tales como recompensas y premios, acceso a información comercial, obtención de descuentos y otros beneficios para clientes: servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción comercial para el público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o servicios, por todos los medios de comunicación especialmente por aquellos de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, World wide web y otras redes de bases de datos: organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de material publicitario (prospectos y muestras), directamente o por correo; servicios de promoción comercial de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales. Certificado No Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial. 2

4 GACETA OFICIAL 24/11/ de El 20 de agosto de 2012, mediante Resolución /CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición interpuesta por Los Portales S.A., y concedió el registro de la marca solicitada PORTAL SAN BORJA El 14 de septiembre de 2012, Los Portales S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución CSD-INDECOPI El 17 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución /TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución /CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca denominativa PORTAL SAN BORJA El 13 de diciembre de 2013, Los Portales S.A., presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución /TPI-INDECOPI y que de declare fundada la oposición presentada y se niegue el registro del signo solicitado PORTAL SAN BORJA El 27 de febrero de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa El 11 de marzo de 2014, TRES PALMERAS contestó la demanda contencioso administrativa El 1 O de agosto de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez, resolvió declarar infundada la demanda. 2.1 O. El 2 de septiembre de 2015, Los Portales S.A., presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Diez El 6 de enero de 2016, mediante Auto signado con Resolución No. 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa Los Portales S.A., en su demanda manifestó que: 3

5 GACETA OFICIAL 24/11/ de El INDECOPI se limitó a señalar la importancia del criterio sobre la apreciación en conjunto, pero no lo aplicó al realizar el examen comparativo de los dos signos El examen comparativo debió centrarse en el elemento dominante, esto es, el término PORTAL, ya que los términos SAN y BORJA carecen del carácter distintivo necesario para influir en la apreciación del signo al tratarse de un elemento descriptivo Se consideró la existencia de otras marcas registradas a nombre de terceros con la denominación PORTAL, argumentó que fue cuestionado dado que el examen comparativo, debía ser efectuado en función de los signos en conflicto, debiendo dejarse de lado la existencia o inexistencia de otros signos Que, desde el punto de vista conceptual, no se ha tomado en cuenta que la denominación PORTAL se refiere al portal de una página web. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1. Se cumplieron todos los requisitos al efectuar un examen comparativo entre los signos en conflicto, conforme a los criterios establecidos en la ley, y de ese examen se concluyó que si bien, tales signos distinguen algunos de los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan diferencias que suscitan un impacto sonoro y visual completamente distinto, lo que permite su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado El hecho que el signo solicitado incluya en su formación una palabra que es singular de aquella que figura en la marca de la demandante, no desvirtúa lo decidido pues se trata de una palabra usual en la conformación de marcas registradas para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con los cuales precisamente el signo de la demandante ya ha venido coexistiendo con anterioridad a la solicitud de registro. 5. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa TRES PALMERAS, en su contestación a la demanda presentada señaló que: 5.1. La marca LOS PORTALES coexiste pacíficamente con varias marcas que incluyen el término PORTAL en la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4

6 GACETA OFICIAL 24/11/ de Que el término PORTAL es un signo de uso común en dicha clase, que puede coexistir con diferentes marcas, siempre que contenga otros elementos que le otorguen distintividad Respecto a la posibilidad de riesgo de confusión, se perciben diferencias notorias tanto gráficas como fonéticas que permiten su coexistencia en el mercado, por lo que el signo PORTAL SAN BORJA, cumple con todos los requisitos legales. 6. Argumentos de la Sentencia signada como resolución Diez La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que; La resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, pues expone en forma clara y concreta los argumentos por los cuales el INDECOPI concedió el registro del signo solicitado. Si bien existe similitud al emplear el vocablo PORTAL que es el singular del término PORTALES, la inclusión de los términos SAN BORJA, en el signo solicitado a registro, determina que, desde el aspecto fonético y gráfico, suscite una impresión distinta frente a la marca LOS PORTALES, lo cual se hace evidente si se toma en cuenta la distinta secuencia de las vocales y consonantes que conforman los signos confrontados. Desde el punto de vista conceptual, si bien los términos PORTAL y PORTALES presentan el mismo significado, dicho término también es utilizado frecuentemente en el ámbito del internet para designar a los sitios web que ofrecen distintos recursos y servicios, como buscadores, foros, venta electrónica, servicios de noticias, entre otros. El término LOS PORTALES podría ser entendido conceptualmente como un conjunto de puertas o estancias principales de una casa o palacio, así como también un conjunto de sitios web, haciendo referencia a una generalidad, en cambio la denominación PORTAL unida a la expresión SAN BORJA, que es entendida por el consumidor promedio como el nombre de un distrito de la ciudad de Lima, puede ser entendido como una puerta, un sitio, lugar o página web relacionada con dicho lugar, que le otorga una mayor determinación, sin que ello signifique una descripción directa o evocación respecto de los servicios que identifica. 5

7 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) 5 Procede la interpretación solicitada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos. 3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil. 4. Signos evocativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo PORTAL SAN BORJA (denominativo) y la marca LOS PORTALES (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: ''Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público 5 "Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para fas mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... r 6

8 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 7 : La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- IP Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-lP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-lP

9 GACETA OFICIAL 24/11/ de En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo PORTAL SAN BORJA (denominativo), solicitado, con la marca registrada LOS PORTALES (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, 8

10 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: 9 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 10: Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e 9 10 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de /bid. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005: y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP

11 GACETA OFICIAL 24/11/ de En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto {conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 11: Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 11 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP

12 GACETA OFICIAL 24/11/ de Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. 3. Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil 3.1. TRES PALMERAS S.A., afirma que el término "PORTAL" es un término de uso común. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ''Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (... )" Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 12 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo 12 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de

13 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4. Signos evocativos Es importante señalar que los vocablos PORTAL y PORTALES eventualmente podrían representar un mismo significado, o evocar un mismo o similar concepto, por lo que es pertinente hace referencia a la evocación de los signos Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrf a que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto PORTAL y PORTALES y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. lbldem. Ibídem. 12

14 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpretaqión-prejudicial el Presidente y el Secretario. Hernán Ro PR ambrano!dente s rito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13

15 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 62-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia Marcas involucradas: APACHE (mixta), APACHE {denominativa) y PIELROJA (mixta) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 344, recibido el 3 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial los Artículos 134, 136, 146 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. - PROTABACO S.A. 1

16 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 Demandado: Tercero interesado: Superintendencia de Industria y Comercio {SIC), de la República de Colombia. Compañía Colombiana de Tabaco S.A. - COL TABACO S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 14 de diciembre de 2006, Productora Tabacalera de Colombia S.A. {PROTABACO S.A.) presentó solicitud de registro de la marca APACHE {mixta) para distinguir "cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores, cerillas", de Clase 34 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza) El 28 de febrero de 2007, se publicó la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Dentro del plazo legal, Compañia Colombiana de Tabaco S.A. (COL TABACO S.A.) formuló oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento, además de la solicitud del lema comercial CRECE LA TRIBU, en la titularidad de las siguientes marcas, las cuales consideró notoriamente conocidas en el mercado colombiano por su amplio nivel de difusión y publicidad: a) FIGURATIVA 2, registrada mediante certificado 80744, para distinguir "tabaco; artículos para fumadores; cerillas", de la Clase 34; b) PIELROJA (mixta), registrada mediante certificado , para amparar "tabaco; artículos para fumadores; cerillas; artículos comprendidos en la clase 34 del Decreto 755 de 1972", de la Clase 34; Expediente administrativo Imagen no disponible. 2

17 GACETA OFICIAL 24/11/ de f.... PIELROJ,\,,.. 1 "llal!j,\ c) PIELROJA (mixta), registrada mediante certificado , para identificar "tabaco; artículos para fumadores; cerillas", de la Clase 34;... ::1 d) PIELROJA (mixta), registrada mediante certificado , para distinguir "tabaco; cigarrillos; artículos para fumadores; cerillas". de la Clase 34; 2.4. El 27 de mayo de 2009, mediante Resolución 26018, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro de la marca solicitada, toda vez que consideró que era confundible con la marca APACHE (denominativa), solicitada por COL TABACO S.A. en ejercicio del derecho preferente, para distinguir "tabaco; artículos para fumadores; cerillas", productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza PROTABACO S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 26018, por cuanto consideró que la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. no tenía interés legítimo, según lo exige la Decisión El 27 de mayo de 2009 se concedió el registro de la marca solicitada, inscribiéndola mediante certificado (expediente ). 3

18 GACETA OFICIAL 24/11/ de El 25 de junio de 2009, mediante Resolución 31197, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución El 21 de julio de 2009, mediante Resolución 36253, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución El 14 de abril de 2011, mediante Resolución 19861, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC reconoció la notoriedad de la marca PIELROJA (mixta), en el periodo 2004 y 2007; revocando en consecuencia el artículo primero de la Resolución y declarando fundada la oposición presentada por COL TABACO S.A. En lo demás, confirmó lo dispuesto en la Resolución El 12 de septiembre de 2011, PROTABACO S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 26018, 31197, y O. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal. 3. Argumentos de la Acción de Nulidad PROTABACO S.A. presentó demanda de nulidad manifestando fundamentalmente lo siguiente: 3.1. La marca APACHE (denominativa y mixta) es un signo de propiedad de PROTABACO S.A., registrado en Colombia desde el año 1997 y en varias jurisdicciones en el exterior en los años 2006 y El registro en forma mixta de la marca APACHE se solicitó desde el 14 de diciembre de 2006, es decir, en la misma época en que PROTABACO S.A. estaba registrando la marca en el exterior. La marca solicitada APACHE (denominativa y mixta) es una marca distintiva por cuanto ha sido y sigue estando registrada a favor de esta sociedad en varios países No se cumple el requisito del interés legítimo para presentar oposición al registro de una marca en la actuación realizada por COL TABACO S.A. en contra de la marca APACHE (mixta), marca con la cual la marca opositora PIELROJA (mixta) había coexistido por cerca de 1 O (diez) años. Hasta el 2006, cada empresa había mantenido derechos sobre las marcas PIELROJA (mixta) y APACHE (denominativa y mixta), y solamente cuando PROTABACO S.A. quiso proteger la forma distintiva mixta, como la estaba usando en el comercio internacional, COL TABACO S.A. alegó un supuesto riesgo de confusión por consistir en figuras de indios y la notoriedad de sus marcas PIELROJA (mixtas). 4

19 GACETA OFICIAL 24/11/ de Los argumentos esgrimidos en la oposición en Colombia fueron aceptados, cosa que no sucedió por ejemplo en el Perú, donde la oposición presentada por COL T ASACO S.A., sustentada básicamente en los mismos argumentos que en Colombia, fue declarada infundada y se concedió el registro a favor de PROTABACO S.A. Adicionalmente, la marca APACHE (denominativa) se encuentra registrada en Ecuador, en la Comunidad Europea, en Algeria, en Japón, en la OAPI, en Rusia y en Perú; mientras que la marca APACHE (mixta) está registrada en Japón, en Rusia y, como se mencionó, en Perú. 4. Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda expresando que: a) El signo solicitado APACHE (mixto) no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del Artículo 136, asunto que no excluye, como así pretende hacerlo ver la demandante, las demás causales de irregistrabilidad, puesto que la SIC, siguiendo adelante con el análisis propio de sus facultades, encontró que bajo lo dispuesto en el literal h) del mismo artículo, no era procedente conceder la marca solicitada. b) La SIC realizó el análisis de las pruebas aportadas por COLTABACO S.A., propietaria de la marca PIELROJA (mixta), acervo probatorio que fue presentado con el propósito de declarar la notoriedad de la marca mencionada. c) Si bien la Resolución que hoy se demanda señaló que conforme al literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 no se incurría en causal de irregistrabilidad, es conforme a la plasmada por el literal h) que se denegó el registro solicitado, al encontrarse semejanzas conceptuales entre la marca APACHE (mixta) solicitada a registro y la marca PIELROJA (mixta), marca respecto a la cual se reconoció su notoriedad COLTABACO S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente: a) La decisión adoptada por la SIC en la Resolución fue motivada en la valoración del material probatorio aportado para acreditar la notoriedad de la marca PIELROJA (denominativa y mixta), procediendo legalmente a un análisis más riguroso de la confundibilidad entre los signos en conflicto, como consecuencia del reconocimiento de la notoriedad del signo de titularidad de COLTABACO S.A., lo que la llevó a concluir la existencia de semejanza conceptual derivada de la utilización de los elementos gráficos contenidos en ambas marcas. 5

20 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 b) COL TABACO S.A. presentó oposición en el trámite del expediente con fundamento en derechos de propiedad intelectual previamente adquiridos y en el carácter notorio de su marca PIELROJA (denominativa y mixta), motivo por el cual la misma se realizó sin vulneración alguna al Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, más aun, se observa que fue una actuación en consonancia con la interpretación que frente al mismo ha elaborado el organismo competente. c) El cargo alegado por la parte demandante no está llamado a prosperar, por el contrario, queda demostrado que, al expedir los actos aquí demandados, la SIC actuó con pleno sometimiento a la ley y los parámetros que la misma entidad como autoridad competente en Colombia ha ido trazando; por consiguiente, los planteamientos esgrimidos por la parte demandante son solo afirmaciones de carácter subjetivo que no tienen respaldo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136, 146 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada Decisión, en virtud de que la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado a registro no fue materia controvertida en el proceso interno. No procede la interpretación del Artículo 276 de la referida normativa, toda vez que la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa sobre un asunto no comprendido en la Decisión No procede la interpretación del Artículo 146 de la citada Decisión, por cuanto, si bien en el escrito de la demanda se aduce falta de interés legítimo para presentar oposición al registro del signo solicitado sobre la base de registros previos en el extranjero, ello no resulta suficiente para desvirtuar un interés legítimo basado en la posibilidad de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto y menos aún para calificar la oposición de temeraria. Adicionalmente, el cumplimiento de los plazos contemplados en el referido artículo no son objeto de controversia. 4. En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Artículo 136 de la Decisión 486, restringiéndose la misma a sus literales a) y h)4. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: 6

21 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. 4. La marca notoriamente conocida. 5. La coexistencia de hecho. 6. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo APACHE (mixto), solicitado por PROTABACO S.A., y las marcas PIELROJA (mixta) y APACHE {denominativa), registradas a favor de COL TABACO S.A En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: ''Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 7

22 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 (... )". respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor5. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar sí existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados 6 b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, 5 6 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 325-IP-2015, pp Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas en el Proceso 15-IP-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 8

23 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 la longitud de la o las palabras. el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia 7 c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 8 d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 9 Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos APACHE (mixto) y PIEL ROJA (mixto), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. 7 e 9 /bid. Así, la interpretación prejudicial emitida en del Proceso 519-IP 2015, pp /bid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 178-IP 2015, p {)

24 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 b} En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c} El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 11. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles 12 Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz Véase, por e emplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI el Shaker, asunto C P, apartado 35; citada en fa Sentencia del T JUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelml KFT el Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T , apartado 26. Véase, en ese sentido, la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 475-IP-2015 de 14, ya citada, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla el OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T , apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO-Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars, asunto C , apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics el Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas el República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas. 10

25 GACETA OFICIAL 24/11/ de Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 15 De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables Comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca APACHE (mixta), solicitada por PROTABACO S.A., como la marca PIELROJA (mixta), registrada a favor de COL TABACO S.A., sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro de la primera, son mixtas Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 17 ; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 316-IP En ese sentido, la interpretación prejudicial recalda en el Proceso 512-IP Asl, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 316-IP-2015, ya citado. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p

26 GACETA OFICIAL 24/11/ de Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 18 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 19 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p

27 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor(...) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca" 2 º En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento -denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca APACHE (mixta), solicitada por PROTEBACO S.A., y la marca PIELROJA (mixta), registrada a favor de COL TABACO S.A. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo APACHE (mixto), solicitado por PROTABACO S.A., y la marca previamente solicitada APACHE (denominativa), finalmente registrada a favor de COLTABACO S.A., sobre la base de la cual se denegó el registro solicitado Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, 20 Cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Tratado sobre Derecho de Marcas", segunda edición, Gómez Acebo & Rombo, Marcial Pons, Madrid, 2004, p El citado autor refiere asimismo que: en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (... ) suscita en el consumidor(... ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp ; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45 1P-2015 de 19 de agosto de 2015, p

28 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a} Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 22, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión 23 b} Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos anteriormente descritas Al estar conformados los signos confrontados por signos mixtos con parte denominativa compuesta, se deberán seguir las reglas previamente citadas en el punto de la presente interpretación. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado Véase, a modo reíerencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas en el Proceso 55-IP- 2013, p. 12; y del Proceso 178-IP-2015, p. 10. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 129-IP-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión". Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacfficamente en el ámbito comerciar. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrfan evocar una misma cosa, caracterlstica o Idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 88-IP-2015, pp

29 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. La marca notoriamente conocida 4.1. El signo solicitado a registro APACHE (mixto) fue denegado sobre la base de la notoriedad de la marca PIELROJA (mixta) y la confundibilidad con la misma. Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. " 4.3. Como se advierte de ta disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean tos productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas características de los signos notoriamente conocidos: 15

30 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente 25 ; b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros 26 ; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad. En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la 25 Al respecto, el Artículo 230 establece una lista no exhaustiva de sectores pertinentes de referencia: Articulo Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se b) aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los cfrculos empresaria/es que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores." 26 Sin embargo, cabe apuntar que, como dispone el Articulo 229 de la Decisión 486: Arllculo No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: 27 a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; (... )". Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-IP-2015, p

31 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto (Artículos 155 literal e) y 226 segundo párrafo de la Decisión 486 ). b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad. Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el Pals Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486). c) Principio registral: La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registra! que rige la protección de las marcas ordinarias. En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229 literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. d) Principio de uso real y efectivo: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca. En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará 28 el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486). En estos casos, la prueba de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a "la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro", de conformidad con lo establecido en el Artículo La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición 29 Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recalda en el Proceso 436-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, pp Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p.15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - 17

32 GACETA OFICIAL 24/11/ de Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca O. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación, con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Articulo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de UArtlculo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consíderación entre otros, /os síguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pa(s Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al sígno cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección, f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, O la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-IP-2015, p. 17. Proceso 31-IP Ibídem. 18

33 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 conformidad con el Artículo 136, literal h} mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario 36 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido lbldem. Ibídem. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaldas en el Proceso 35-IP-2008, pp , y en el Proceso 386-IP-2015, pp

34 GACETA OFICIAL 24/11/ de En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca PIELROJA (mixta) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo APACHE (mixto), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro es susceptible de generar alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. 5. La coexistencia de hecho 5.1. En virtud de que PROTABACO S.A. alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto durante casi 10 {diez) años, hasta el 2006, se abordará el tema propuesto El fenómeno denominado la "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo {mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo {mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva {revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. 20

35 GACETA OFICIAL 24/11/ de En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones 6.1. En el caso concreto, PROTABACO S.A. aduce que los argumentos esgrimidos en la oposición en Colombia fueron aceptados, cosa que no sucedió por ejemplo en el Perú, donde la oposición presentada por COL TABACO S.A., sustentada básicamente en los mismos argumentos que en Colombia, fue declarada infundada y se concedió el registro a favor de PROTABACO S.A. Adicionalmente, alega que la marca APACHE (denominativa) se encuentra registrada en Ecuador, en la Comunidad Europea, en Algeria, en Japón, en la OAPI, en Rusia y en Perú; mientras que la marca APACHE (mixta) está registrada en Japón, en Rusia y, como se mencionó, en Perú. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente concluir abordando el presente tema Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de 21

36 GACETA OFICIAL 24/11/ de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como seria el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas 38. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros 39 De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso P-2008 de 12 de noviembre de 2008, p. 29; citada, entre otros, en el Proceso 216-IP-2014 de 24 de marzo de 2015, p. 14, y el Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 10. As[, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007, pp. 8-9; citada, entre otros, en el Proceso 216-IP-2014 de 24 de marzo de 2015, p. 14, y el Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, pp Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007, p lbíd. 22

37 GACETA OFICIAL 24/11/ de Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares O. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 69-IP-2015 de 21 agosto de 2015, p. 11. /b{d. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 138-IP-2007 de 4 de diciembre de 2007, p. 9; citada, entre otros, en el Proceso 216-IP-2014 de 24 de marzo de 2015, p. 15; y en el Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, p /bid. 23

38 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. M/ t Cecilia L.:uisa Ayll ros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gomez MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presen imerpretaciór, rejudicial el Presidente y el Secreta. SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24

39 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 63-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Marcas VIMAC CARGO (mixta) y MAC (denominativas y mixtas) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 323, recibido el 3 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial del Articulo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MAC S.A. 1

40 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 Demandado: Tercero interesado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. lntec BCS Ltda.- Ingeniería y Tecnología, Bussines Consulting Services 2. Hechos relevantes 2.1. El 18 de julio de 2007, lntec BCS Ltda. - Ingeniería y Tecnología, Business Consulting Services (en lo sucesivo, lntec) solicitó el registro de la marca VIMAC CARGO (mixta), para distinguir "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadores; sistemas aplicativos de software, programas de utilidad, programas de software para desarrollo, programas de computador para operación de periféricos", de la Clase 9 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) El 31 de agosto de 2007, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Dentro del plazo legal, Mac S.A., presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con las siguientes marcas de su titularidad, las cuales -según alega- serían notoriamente conocidas: a) MAC (denominativa), registrada mediante certificado , para distinguir "servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de baterías para uso automotor", de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; b) MAC (mixta), registrada mediante certificado , para identificar "servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de baterías para uso automotor", de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; Expediente administrativo:

41 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 c) d) MAC (denominativa), registrada mediante certificado , para amparar "servicios de comunicaciones incluyendo los servicios a través de páginas internet o de cualquier manera -vía internet o vía- correo electrónico y cualquier otro sistema electrónico", de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; MAC (mixta), registrada mediante certificado , para distinguir "transporte y depósito", de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; e) MAC (mixta), registrada mediante certificado ; para amparar "dispositivos de protección personal contra los accidentes, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, baterías, baterías para vehículos, instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterías de ánodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, básculas aparatos de pesar, baterías de encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, auto reguladoras de combustible, auto reguladoras de gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados, circuitos impresos, hilos de cobre aislados, colectores electrónicos, cuadros de distribución de electricidad, aparatos de dosificación, pilas eléctricas, electrodos para soldadura, enchufes, dispositivos para equilibrar, fusibles, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, guantes para la protección de accidentes, hilos eléctricos, alarmas de incendio, bombas de incendio; mangueras de incendio, señales luminosas, interruptores, linternas, tubos luminosos, alarmas automáticas de perdida de presión de las llantas, aparatos de medida de precisión, medidores, aparatos para medirlas distancias, pernos de calibrar, tapones indicadores de presión para válvulas, refractores, reguladores de voltaje para vehículos, respirado- res para filtrar el aire, triángulos de señalización para vehículos averiados, señalización luminosa o 3

42 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 mecánica, registradores kilométricos para vehículos, voltímetros", de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; f) MAC (mixta), registrada mediante certificado 70254, para identificar "electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelefonía y radiotelegrafía y especialmente acumuladores o baterías. (artículos comprendidos en la clase 20 del decreto 1707 de 1931, reclasificado mediante Resolución 3772 del 26 de septiembre de 1980 para la clase 09 del Decreto 755 de 1972)", de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; g) MAC (mixta), registrada mediante certificado , para distinguir "papel y artículos de papel", de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; h) MAC DOBLE PODER (mixta) 2, registrada mediante certificado , de Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; i) MAC MÁS ALLÁ DEL LIMITE (denominativa), registrada mediante certificado , para distlnguir "baterías para uso automotor", de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; j) MAC POWER PACK (mixta), registrada mediante certificado , para identificar "baterías y acumuladores eléctricos y sus partes", de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; y, 2 Imagen no disponible. 4

43 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 k) MAC POWER PACK (mixta), registrada mediante certificado , para distinguir "baterías para uso automotor", de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; Sustentó su opos1c1on igualmente en la confundibilidad del signo solicitado con el nombre comercial: 1) MAC S.A. (denominativo), registrado mediante certificado 12285, para identificar "empresarios y comerciantes dedicados a la fabricación, ensamble, compra en el mercado nacional y o internacional, importación, distribución, venta, distribución de partes y componentes o conjuntos completos de pilas y baterías eléctricas, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de pilas y baterías eléctricas, repuestos de sistemas eléctricos. actividades comprendidas en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza" El 30 de julio de 2008, mediante Resolución 27110, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la oposición presentada por MAC S.A. y concedió el registro solicitado MAC S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 2711 O El 11 de septiembre de 2008, mediante Resolución 34351, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 2711 O El 30 de octubre de 2008, mediante Resolución 42709, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 2711 O MAC S.A. interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad 5

44 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 2711 O, y 42709, demanda que fue admitida a trámite el 14 de mayo de El 12 de junio de 2012, MAC S.A. presentó corrección a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta. 2.1 O. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda MAC S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos: En el presente caso, es importante tener en cuenta que la palabra que le aporta distintividad a la marca solicitada a registro es VIMAC. Por otra parte, la marca sobre la base de la cual se planteó la oposición está formada exclusivamente por la expresión MAC. En este orden de ideas, es evidente que la reproducción de la totalidad del signo MAC constituye una violación al derecho de uso exclusivo otorgado a favor de MAC S.A. La posibilidad de confusión indirecta se afianza, por cuanto MAC S.A. usa la marca de forma independiente, pero también la ha usado acompañada de otros signos, tales como MAC SPECIAL, MAC POTENTE POTENCIA, MAC DOBLE PODER. MAC 2 y MAC POWER PACK. El nombre comercial de MAC S.A. corresponde a la denominación MAC S.A., sobre la cual tiene el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso. El objeto social de MAC S.A. se encuentra directamente relacionado con los productos de la clase 9. La marca VIMAC CARGO (mixta), concedida a favor de lntec es similar al nombre comercial MAC S.A., de propiedad de MAC S.A. MAC S.A. es una empresa colombiana, reconocida actualmente como una empresa transnacional, ejemplo de liderazgo, competitividad y eficiencia, todo dentro de un altísimo sentido de responsabilidad social. Por tales razones, MAC S.A. y su good wi/1, el cual se halla estrechamente relacionado con la marca MAC, es indudablemente titular de una marca notoria en el mercado nacional y, por lo tanto, debe ser cobijada con la especial protección que se brinda a tal categoría de marcas, para evitar que el prestigio que ha acumulado a lo largo de 55 6

45 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 años se vea disminuido con la entrada de productos extranjeros que utilicen su signo distintivo principal para acaparar nuevos mercados. 4. Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) En el presente caso, tenemos que de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de las marcas registradas con anterioridad (MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE y MAC POWER PACK), y los de la marca demandada (VIMAC CARGO) no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cada una de ellas están conformadas por palabras totalmente diferentes, que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas disímiles, que las hacen ser fácilmente diferenciables por el consumidor, situación que hace que visualmente no existan riesgos de confundibilidad. b) En el campo fonético, se hace mucho más evidente y asimismo predominante la capacidad distintiva de la marca VIMAC CARGO (mixta), por cuanto, al tener diferente extensión y al no compartir palabras con las marcas registradas con anterioridad, hace que su pronunciación sea totalmente diferente a estas. c) Aunado a lo anterior, los elementos figurativos que componen la marca VIMAC CARGO (mixta), consisten en un circulo al cual se sobrepone la imagen de un camión en la parte inferior, la imagen de un satélite en la parte superior y al fondo se aprecian varias figuras abstractas, elementos que no se asemejan a ninguno de los elementos gráficos de las marcas registradas con anterioridad, otorgándole de esa forma herramientas de diferenciación, máxime cuando en la marca demandada los elementos gráficos presentan una mayor preponderancia con relación a las denominaciones.., d) Teniendo en cuenta la similitud del nombre comercial MAC S.A. con el elemento denominativo de la marca MAC (mixta), sobre la cual se realizó el estudio de confundibilidad respecto de la marca VIMAC CARGO (mixta); en este punto, es inexorable llegar a la misma conclusión alcanzada en el mencionado estudio de confundibilidad, el cual arrojó como resultado que entre las marcas VIMAC CARGO (mixta) y MAC (mixta) no existe riesgo de confusión. En efecto, ante una simple observación de la marca VIMAC CARGO (mixta) y el nombre comercial MAC S.A., es dable concluir que entre ellos no existen semejanzas que puedan inducir a que el consumidor se confunda o que surja el riesgo de asociación. 7

46 GACETA OFICIAL 24/11/ de lntec, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda aceptando los cinco fundamentos de hecho señalados en el escrito de demanda y manifestando que no se opone a lo solicitado siempre que no se vulneren sus derechos fundamentales. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada 3 2. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224 y 228 de la Decisión 486, por cuanto el carácter notorio del signo opositor fue alegado por la demandante, tanto en la oposición como en la demanda 4 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Articulo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) (... )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación: sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." Articulo Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." (... ) "Articulo Para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 8

47 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. El nombre comercial, su protección y su prueba. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. Comparación entre signos mixtos. 5. La marca notoriamente conocida y su prueba. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo VIMAC CARGO (mixto), solicitado por lntec, y las marcas MAC (denominativas y mixtas), registradas a favor de MAC S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) f) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en detenninado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". 9 (fj

48 GACETA OFICIAL 24/11/ de En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) " Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor 5 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros 5 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp

49 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados 6. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia 7 c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 8. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6. lbfd. En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp lbíd. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p

50 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 1 1. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles 12. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz 13. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan, Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6: las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. B, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei SchlOsser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento". en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11 : Et Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor nonnalmente infonnado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 12

51 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 15. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registra bles De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. El nombre comercial, su protección y su prueba 2.1. En el presente caso, MAC S.A. alega la confundibilidad del signo solicitado VIMAC CARGO (mixto) con el nombre comercial MAC S.A. (mixto). Sin embargo, la SIC niega la posibilidad de riesgo de confusión entre ambos signos en conflicto. En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2013: "El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 13

52 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 17 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión (...). Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresaria/es con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comercia/es, pero sólo una razón social." Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.3. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y 17 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión

53 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, ta obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." 18 c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión ylo de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo, constante y sustancial. El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 18 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-IP

54 GACETA OFICIAL 24/11/ de El requisito relativo al uso sustancial se refiere a que un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero, aunque podria variar en aspectos secundarios, no sustanciales ni esenciales. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Protección en relación con signos idénticos y similares El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección 19 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-IP

55 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones: 20 a} Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia} como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero}. El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. b} Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros} Además, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial: 21 a) Personal.- La utilización y el ejerc1c10 de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, 20 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP 99; citada en el Proceso 36-lP-99 de 8 de octubre de 1999, pp lbld. 17

56 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por et uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios) Finalmente, es preciso tener en cuenta que, según el Artículo 194, no podrá registrarse como nombre comercial un signo que se encuentre comprendido en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior En el presente caso, se deberá atender a los criterios señalados precedentemente, a efectos de poder determinar si el nombre comercial solicitado a registro cumple con las características requeridas para poder acceder al mismo. 3. Comparación entre signos mixtos 3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo VIMAC CARGO (mixto), solicitado por lntec, como la marca opositora MAC (mixta), previamente registrada a favor de MAC S.A., son signos mixtos Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 18

57 GACETA OFICIAL 24/11/ de Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 22 ; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 23 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 24 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-lP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emilida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp Véase, a modo referencial. las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 1-IP de 9 de marzo de 2005, p. 7; y el Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p

58 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado Como en caso en análisis el signo solicitado es mixto con parte denominativa compuesta, es decir, está integrado por dos o más palabras 25, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 26 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. d) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. e) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de

59 GACETA OFICIAL 24/11/ de Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor (... ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca" En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento -denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo VIMAC CARGO (mixto), solicitado por lntec, y la marca opositora MAC (mixta), previamente registrada a favor de MAC S.A. 4. Comparación entre signos denominativos y mixtos 4.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca VIMAC CARGO (mixta), solicitada por lntec, y algunas de las marcas MAC (denominativas), registradas a favor de MAC S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición al registro y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 27 Cf. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. "Tratado sobre Derecho de Marcas'', 2da edición, Madrid: Gómez Acebo & Rombo, Marcial Pons, 2004, p El citado autor refiere asimismo que: "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que detennina la impresión general que (... ) suscita en el consumidor(...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, detennina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp ; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p

60 GACETA OFICIAL 24/11/ de Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso 28 a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 29, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 30 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos previamente expuestos en el punto de la presente interpretación En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VIMAC CARGO (mixto) y MAC (denominativas). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 21, Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10. Ibídem. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal e), la siguiente precisión: salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incunir en riesgo de confusión". Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclllcamente en el ámbito comerciar. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de

61 GACETA OFICIAL 24/11/ de La marca notoriamente conocida y su prueba En el presente caso, MAC S.A. alegó el carácter notorio de su marca MAC (denominativas y mixtas). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 5.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas características de los signos notoriamente conocidos: a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente 32 ; 32 Al respecto, el Articulo 230 establece una lista no exhaustiva de sectores pertinentes de referencia: 23 I

62 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros 33 ' c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad. En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto (Artículos 155 literal e) y 226 segundo párrafo de la Decisión 486). Artículo 230. Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores." 33 Sin embargo, cabe apuntar que, como dispone el Articulo 229 de la Decisión 486: Articulo No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; (...)". 34 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-IP-2015, p

63 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad. Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el País Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros (Artículos 224 de la Decisión 486). c) Principio registra!: La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registra! que rige la protección de las marcas ordinarias. En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229 literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. d) Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca. En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará 35 el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486). En estos casos, la prueba de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a "la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pal s Miembro", de conformidad con lo establecido en el Artículo La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición 36 Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recalda en el Proceso 436-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, pp Véase, a modo referencial, fas interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Articulo Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 25

64 GACETA OFICIAL 24/11/ de En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la Autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario 38. a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector perlinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de las productos o servicias, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a las que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresas de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signa; g) el valor contable del signa como activo empresarial; h) el volumen de pedidas de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento par el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) las aspectos del comercio intemacianal; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signa distintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero. J8 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en el Proceso 35-IP-2008, pp , y en el Proceso 386-IP-2015, pp

65 GACETA OFICIAL 24/11/ de 66 productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.1 O. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca MAC (denominativas y mixtas) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo VIMAC CARGO (mixto), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LuM(los MAGISTRADA UJA.ñ"ío ambrano AGISTRADO Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-IP-2015, p. 17. I 27