SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Transcripción

1 Año XXXIII Número 2881 Lima, 24 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 123-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: Marcas involucradas: ESTRELLA MORENA (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa) PROCESO 134-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: Referencia: Patente: MACRÓLIDOS Pág. Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 123-IP nterpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Marcas involucradas: ESTRELLA MORENA (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0708, recibido el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM 1

3 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 Demandado: Tercero interesado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Inversiones Inmobiliarias Porto S.A.S. 2. Hechos relevantes 2.1. El 20 de julio de 2011, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO S.A.A (en adelante, PORTO) solicitó el registro de la marca ESTRELLA MORENA (mixta) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas {en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 0 C.O M.HlU Y.100 K.O 11 C:1CO ll 71 Y-JI V CD M.G Y 1 0 lto 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 636, SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM (en adelante, DAMM) presentó oposición con fundamento en el registro previo de su marca ESTRELLA DAMM (denominativa) 3 para amparar productos de la Clase 32 4 de la Clasificación Internacional de Niza El 7 de junio de 2012, mediante Resolución 39063, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición y denegar el registro del signo ESTRELLA MORENA (mixto) PORTO presentó recurso de apelación en contra la Resolución Expediente interno Cervezas: aguas minerales y gaseosas: y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Certificado Cervezas; aguas minerales y gaseosas; y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2

4 GACETA OFICIAL 24/11/ de El 26 de septiembre de 2013, mediante Resolución 56357, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, resolvió revocar la Resolución y concediendo el registro del signo ESTRELLA MORENA (mixto) DAMM presentó acción de nulidad en contra de la Resolución El 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión Argumentos de la demanda planteada por DAMM: 3.1. El signo solicitado ESTRELLA MORENA (mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) son confundibles El signo solicitado está completamente contenido en la marca registrada Los signos confrontados inician con el mismo elemento, lo cual, en definitiva, genera el mayor impacto y recordación en la gramática de ambos El término MORENA indica de manera directa una de las características del producto de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende amparar bajo la marca solicitada El término MORENA se alude a un tipo de cerveza, que se distingue de las demás por ser de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café No debe considerarse en el cotejo la palabra MORENA ya que los elementos relevantes entre uno y otro signo es la expresión ESTRELLA El signo solicitado ESTRELLA MORENA (mixto) es similarmente confundible con la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, y sin duda crearía confusión entre los consumidores Ambos signos amparan los mismos productos por lo que tienen la misma naturaleza, finalidad, comparten canales de comercialización y publicidad siendo ambos destinados al mismo público consumidor. 3

5 GACETA OFICIAL 24/11/ de Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1. En el signo solicitado la presencia del elemento gráfico (estrella de cinco puntas y particular configuración cromática) permite a los consumidores diferenciarla de la opositora, en la cual sus propios elementos consistentes en el uso de la denominación DAMM le dota de una máxima aptitud distintiva El signo solicitado es de naturaleza mixta mientras que la marca registrada es denominativa El signo solicitado posee elementos que lo hacen diferente de la marca opositora La resolución impugnada fue expedida dentro del marco de la legalidad. 5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de PORTO: 5.1. La palabra ESTRELLA es de uso común al encontrarse presente en otras marcas El cotejo se lo debe realizar entre MORENA y DAMM, entre los cuales no se presente confusión alguna El registro de la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) no impide que pueda ser utilizado por terceros, en nuevos signos para los mismos productos, siempre que la nueva composición gramatical tenga su propia distintividad, con es el caso de ESTRELLA MORENA Los elementos adicionales que agrega el signo solicitado evita la existencia de una eventual confusión entre el consumidor. B. 1. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), al tratarse de un tema relacionado con confusión y no por carencia de distintividad en sí del signo solicitado. 5 "Articulo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercío afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)" 4

6 GACETA OFICIAL 24/11/ de De oficio se interpretará el Articulo 135 literal 9) 6 de la Decisión 486, para tratar lo referente a las palabras de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. 3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo ESTRELLA MORENA (mixto) es confundible con la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar 6 "Articulo No podrán registrarse como man:as los signos que: (... ) g) consistan exclusivamente o se hubieran converlido en una designación común o usual del producto o se,vicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (... )" {)- é 5

7 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee ª En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dícho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante e 9 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-JP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP Proceso 397-IP Ibídem. lbidem. 6

8 GACETA OFICIAL 24/11/ de Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican los signos en conflicto En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP

9 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo ESTRELLA MORENA (mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) se abordará en este acápite este tema Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 12 entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP

10 GACETA OFICIAL 24/11/ de Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 13 : Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 13 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicíal de 4 de febrero de expedida en el marco del Proceso 250-IP

11 GACETA OFICIAL 24/11/ de Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ESTRELLA MORENA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativo). 3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil 3.1. Afirma la actora que la palabra "MORENA" no debe formar parte del cotejo al ser un tipo de cerveza, ya que el signo protege productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte la demandada enuncia que "ESTRELLA" es de uso común al estar presente entre varias marcas para amparar productos de la Clase 32, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (... )" 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser 10

12 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto precedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrad participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto n el último del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luiu J,os Hugo ac MAGISTRADA MAGISTRADO 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de

13 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12

14 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 134-JP-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, de la República del Ecuador Patente: MACRÓLIDOS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 8263-TDCA-RCHS, recibido personalmente el 23 de marzo de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 1 de Jo Contencioso Administrativo, Segunda Sala de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 12, 30, 36, 45 y 72 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Demandados: NOVARTIS AG. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (JEPI) 6

15 GACETA OFICIAL 24/11/ de Hechos relevantes Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI Procurador General del Estado 2.1. El 7 de noviembre de 1999, NOVARTIS AG {en adelante, NOVARTIS) solicitó el registro de la patente de invención titulada: "MACRÓLID0S" El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 420, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros El 19 de marzo de 2004 la examinadora técnica entrega su informe en el cual enuncia que las reivindicaciones 1 a 15 de la solicitud no son susceptibles de patentabilidad pues carecen de novedad y nivel inventivo por encontrarse en el estado de la técnica El 19 de mayo de 2004 NOVARTIS presentó un nuevo pliego de 15 reivindicaciones nuevas El 1 O de junio de 2005 se notificó al solicitante con el examen de fondo en el que se enunció que las nuevas reivindicaciones no cumplían con el requisito de novedad contemplado en el Artículo 16 de la Decisión El 23 de agosto de 2005 la solicitante remitió un nuevo juego de 28 reivindicaciones El 17 de marzo de 2006 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución IEPI-DNPI-DP, denegó de oficio la protección como patente a las reivindicaciones 1 a 28 de la solicitud presentada por NOVARTIS al no ser novedosa y estar comprendida en el estado de la técnica El 7 de abril de 2006, NOVARTIS presentó recurso de reposición en contra de la Resolución IEPI-DNPI-DP El 19 de abril de 2006, NOVARTIS presentó solicitud divisional 2 de la patente de invención El 17 de octubre de 2007, se le notificó a NOVATIS con el examen pericial realizado por la técnica en el área. f 2 Expediente interno SP Expediente interno SP

16 GACETA OFICIAL 24/11/ de El 19 de febrero de 2008, NOVARTIS respondió al informe pericial y presentó un nuevo pliego de 8 reivindicaciones El 8 de septiembre de 2008, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificó al solicitante con el segundo informe de patentabilidad realizado El 1 de diciembre de 2008, NOVARTIS respondió al segundo informe de patentabilidad presentado un pliego de 7 reivindicaciones, eliminando las que fueron objetadas El 13 de febrero de 2009 mediante Resolución IEPI-DNPI la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución IEPI-DNPI-DP y denegó la solicitud de patente solicitada El 12 de marzo de 2009 NOVARTIS presentó recurso de apelación en contra de la Resolución IEPI-DNPI El 29 de junio de 2009, NOVARTIS desistió de la solicitud de patente SP El 17 de agosto de 2009, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, aceptó el desistimiento El 3 de agosto de 201 O, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución IEPI-DNPI-UGP, declaró denegada de oficio la solicitud divisional de la patente de invención divisional SP , presentada por NOVARTIS El 21 de diciembre de 2010, NOVARTIS presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, acción subjetiva o de plena jurisdicción, en contra de la Resolución IEPI-DNPI-UGP El 3 de junio de 2013, el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 12, 30, 36, 45 y 72 de la Decisión Argumentos de la demanda planteada por NOVARTIS: 3.1. El titular de una solicitud de patente tiene la potestad de presentar solicitud divisional en cualquier momento del trámite El trámite de la solicitud de patente SP concluyó luego de que se ejecutorió la resolución de 17 de agosto de 2009 dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales al aceptar el desistimiento. 3 6

17 GACETA OFICIAL 24/11/ de El acto impugnado resolvió negar la patente divisional SP argumentando que no existía ninguna solicitud de patente de invención en trámite, sobre la cual solicitar el fraccionamiento o división, al momento de la presentación de la solicitud de patente divisional materia de la resolución No se tomó en cuenta que la solicitud divisional de la patente denominada "MACRÓLIDOS" signada con el trámite SP , fue presentada mientras estaba vigente la solicitud de patente SP , por lo que era pertinente presentar la solicitud divisional, tal como lo hizo, al encontrarse el recurso de reposición en trámite En la Resolución impugnada, se consideran argumentos relevantes las objeciones a la novedad, nivel inventivo y claridad expuestas por la examinadora en su primer y segundo informe técnico, e ignora los argumentos de NOVARTIS del 1 de diciembre de 2008, donde se refutaron los errores del análisis realizado por la técnica y se presentaron un nuevo juego de 7 reivindicaciones Pese a que NOVARTJS presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, las calificó como carentes de claridad, y por tanto deniega la solicitud de patente No se hizo conocer al solicitante por comunicación oficial la supuesta falta de claridad de las nuevas reivindicaciones presentadas, y yendo en contra de la normativa, espero para en la resolución que dictó darle dicho calificativo a las mismas No se ha demostrado que la técnica que elaboró los informes cuente con conocimiento suficiente para realizar el peritaje encomendado, ya que además de contar con conocimientos en ciencias químicas, debe demostrar conocimiento en idioma inglés y al ser un perito debe estar acreditada por el Consejo de la Judicatura. b Adicionalmente se enuncia que la patente solicitada, carece de novedad y nivel inventivo, sin embargo, no existe un informe definitivo respecto de las reivindicaciones 1-7 presentadas el 1 de diciembre de 2008 por NOVARTIS, en donde se probó la novedad y nivel inventivo de las mismas. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del IEPI: En efecto, se puede presentar solicitud divisional de patente en cualquier momento del trámite, lo que no es correcta es la apreciación del actor al pretender extender la tramitación de la solicitud de patente, cuyo trámite se encuentra debidamente contemplado en la Decisión

18 GACETA OFICIAL 24/11/ de La solicitud de patente SP denominada "MACRÓLIDOS" fue presentada el 7 de diciembre de 1999, y el trámite o procedimiento administrativo concluyó con la emisión del acto administrativo contenido en la Resolución IEPJ-DNPI-DP, emitida el 13 de marzo de 2006 y notificada el 17 de los mismos mes y año, es decir, la solicitante tenía hasta el 16 de marzo de 2006 para presentar dentro del trámite de solicitud de patente SP una solicitud divisional de patente, puesto que hasta esta fecha no se había notificado al solicitante con el acto administrativo que puso fin al trámite En conclusión, la Resolución IEPI-DNPI-DP, notificada el 17 de marzo de 2006 terminó el trámite o procedimiento administrativo iniciado con la solicitud de patente de invención SP El actor de manera errónea intenta que se reconozca que la impugnación de un acto administrativo mediante un recurso administrativo impide que se dé por terminado un trámite o procedimiento administrativo que ya ha sido resuelto La presentación de un recurso administrativo no extiende el trámite iniciado con la solicitud de patente de invención, puesto que, la solicitud persigue la producción de un nuevo acto, en el trámite de solicitud de patente, una solicitud de patente de invención persigue que mediante el acto administrativo se niegue o se conceda un derecho de propiedad industrial de patente sobre una invención, por el contrario, un recurso administrativo, persigue la revisión del acto administrativo que se recurre, siendo su finalidad puramente impugnatoria y no busca la producción de un nuevo acto, sino que su resultado será la revocatoria, modificatoria o ratificación del acto que se recurre El desistimiento presentado por la actora no es de la solicitud de la patente, sino del recurso de apelación tal como lo expresa textualmente en su escrito de 29 de junio de 2009 en el cual manifiesta: "Desisto del recurso de apelación(... )" La solicitud divisional se la presentó Juego de haberse resuelto la solicitud inicial, por lo tanto, la solicitud de patente divisional SP , no puede acogerse al beneficio de la fecha de presentación de la solicitud inicial o a la fecha de prioridad de dicha solicitud inicial Por lo tanto, la solicitud divisional SP , al no estar beneficiada por las fechas de ingreso y prioridades reconocidas en la solicitud SP estaría afectada directamente por ésta última solicitud de patente en cuanto a la novedad y el nivel inventivo, la misma que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 420, la misma que se encontraba evidentemente en el estado de la técnica al momento de la presentación de la solicitud SP

19 GACETA OFICIAL 24/11/ de Dentro del trámite administrativo fueron notificados todos los informes técnicos, y no es cierto que no se le haya hecho saber respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones, tal es así, que el primer informe de 17 de octubre de 2007, en la parte de conclusiones enuncia que las reivindicaciones 13 y 15 presentan falta de claridad conforme al Articulo 30 de la Decisión O. De igual manera en el informe debidamente notificado el 8 de septiembre de 2008, se enunció que las reivindicaciones 4 a 6 presentan falta de claridad En cuanto a los profesionales que realizaron los exámenes de patentabilidad, estos no son peritos, sino examinadores externos de patentes, quienes emiten su opinión técnica sobre la patentabilidad de una solicitud, por tanto, al no tener la calidad de peritos, no requieren estar acreditados ante el Consejo de la Judicatura. 5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Procurador General del Estado: 5.1. Contestó señalando casillero judicial en el proceso. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos artículos 12, 30, 36, 45 y 72 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 3 "Articulo 12.- El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud de patente o de registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la declaración de la oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de presentación atribuida". (... ) "Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser Independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". (... ) "Articulo 36.- El solícitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención". (... ) "Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de Ja patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de 6

20 GACETA OFICIAL 24/11/ de De oficio se interpretarán los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 4, para analizar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una patente y el Articulo 46 de la misma Decisión para analizar el tema de los informes técnicos. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 2. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad. 3. Del desistimiento de una patente de invención. 4. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 5. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos. sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al sollcitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". (... ) "Articulo 72.- El titular de una patente podrá dividirla en dos o más patentes fraccionarias. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la división de una solicitud", 4 "Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". (... ) "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de ta técnica". "Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40". (... ) "Articulo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. (... ) "Articulo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial". 7 ó

21 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada porfalta de novedad y por encontrarse en el estado de la técnica Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad, y especialmente al de la novedad y nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del ''técnico medio en la materia" Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión Según lo dispuesto por el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial 5 De la novedad de la invención: 1.5. El artículo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos 7 : Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público 8 por cualquier medio y en cualquier lugar. 5 lbldem Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedlda en el marco del proceso 1-Al Proceso 560-IP Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la infonnación relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 8 b

22 GACETA OFICIAL 24/11/ de Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener infonnación suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento Para detenninar la novedad se deben seguir las siguientes reglas 10 : Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente detenninarán este aspecto Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida Detenninar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo y estado de la técnica: 1.9. De conformidad con el articulo 18 de la Decisión , una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o nonnalmente versada en la materia. 1.1 O. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones 12 : Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad Proceso 560-IP Ibídem Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese deñvado de manera evidente del estado de la técnica. 12 Proceso 560-IP-2015 ya citado. 9

23 GACETA OFICIAL 24/11/ de Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar'' 13 Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los 13 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y

24 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución) 15 : Identificación del estado de la técnica más cercano Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? De resolverlo en la forma en que se reivindica? De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight Proceso 560-IP-2015 ya citado. Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año Págs. 76 a 78. Disponible en 11

25 GACETA OFICIAL 24/11/ de La solicitud fraccionaria o divisional. Caracteristicas y oportunidad 2.1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, afirma que la solicitud divisional presentada por NOVARTIS se la realizó fuera del proceso de trámite, ya que ésta fue presentada el 19 de abril de 2006, mientras que mediante Resolución IEPI-DNPI-DP de 17 de marzo de 2006 se denegó de oficio la protección como patente a las reivindicaciones 1 a 28 de la solicitud presentada por NOVARTIS al no ser novedosa y estar comprendida en el estado de la técnica y que el hecho de haber presentado posteriormente recurso administrativo de reposición en contra de la resolución que denegó su solicitud, no le facultaba para enunciar que el trámite de registro continuaba vigente, ya que éste concluyó con la resolución que denegó la patente y mucho más cuando desistió posteriormente del recurso de apelación planteado en contra de la resolución que denegó el recurso de reposición En este escenario, el Tribunal determinará las características de las solicitudes fraccionarias o divisionales, haciendo énfasis en la oportunidad de su presentación La solicitud fraccionaria está regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486. Del texto normativo podemos destacar las siguientes características 16: - Concepto: es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos. - Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. - Limitaciones: sólo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial. Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. 1e Proceso 102-JP

26 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 -Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial. Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. En este punto el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, expresa lo siguiente: "Si se ha reclamado prioridad múltiple el solicitante debe indicar cuál corresponde a cada una de las solicitudes fraccionarias"17. -Clases: Se podrían diferenciar dos clases de conformidad con la iniciativa de presentación. 1. A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud. 2. A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina". Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 2004, pág Proceso 031-IP

27 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 Oportunidad 2.5. En consideración a que en el proceso interno se discute precisamente la oportunidad de presentar la solicitud divisional de la patente, es pertinente hacer énfasis a este aspecto De la revisión de los hechos se desprende que la solicitud inicial de patente signada con el trámite SP fue denegada de oficio mediante Resolución IEPI-DNPI-DP de 17 de marzo de 2006 y la solicitud divisional fue presentada el 19 de abril de 2006, sin embargo, en contra de la Resolución que denegó la solicitud de patente, se presentó recurso de reposición y posteriormente recurso de apelación La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. Se entiende por trámite de concesión de patente todas aquellas etapas administrativas que se deben seguir por la oficina nacional competente, que inicia con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega Todo acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo Lo antes expuesto significa que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla, no existe prohibición alguna en la norma y mucho más cuando el trámite sigue su curso al continuarse con una impugnación al acto que la denegó. 2.1 O. Si la petición divisional es presentada en el término para interponer recursos, se entendería que el trámite no había concluido Se debe claramente diferenciar entre la solicitud fraccionaria y el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente En el caso en análisis se debe verificar si la solicitud divisional, fue presentada dentro del trámite, entendiéndose éste como cualquiera de las etapas dentro de las cuales el acto administrativo no esté firme. 14

28 GACETA OFICIAL 24/11/ de Del desistimiento de una patente de invención 3.1. Se analiza dentro del proceso interno la figura del desistimiento de la patente de invención, la parte actora afirma que esta tiene vida jurídica desde el momento de la ejecutoria del acto, mientras que por su parte el IEPI afirma que no se desistió de la solicitud de patente, sino del recurso de apelación interpuesto. Por lo antes expuesto, es pertinente referirse a este tema El Artículo 12 de la Decisión 486 enuncia que el solicitante de una patente, podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite Las principales consecuencias del desistimiento son: a) Que se da por terminada la instancia administrativa la cual opera a partir de la declaración de la oficina nacional competente; b) Pérdida de la fecha de presentación atribuida Siendo el desistimiento el acto voluntario por el cual el solicitante decide no continuar con el trámite, y de acuerdo con la norma, el desistimiento de la solicitud opera desde que la oficina nacional competente declara aceptar la petición y el acto que lo contiene queda en firme, es decir, no se presentó en su contra recurso alguno La fecha del desistimiento de la patente de invención, de acuerdo con la norma antes interpretada será aquella en la cual quedó en firme el acto por el cual la autoridad competente lo aceptó. 4. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión 4.1. En los dos informes técnicos emitidos dentro del proceso interno se enuncian que la patente no cumplió con el requisito de claridad, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Articulo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (articulas 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el 15 6

29 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención La normativa comunitaria contempla, as1m1smo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones La doctrina sostiene al respecto que "(... ) en pnnc1p10, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (... ) Pero (... ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada" Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) La diferencia está, según Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (... )", en cambio, "(... ) las reivindicaciones que 19 Revisar Proceso 243-JP Revisar Proceso 165-IP ÁLVAREZ, Alicia. ªDerecho de Patentes". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p ó

30 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente" Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. 23 La observancia de los requisitos permitirá determinar el "objeto", características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. 24 En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. 25 De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, 22 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, Págs. 133 y 134. _ Revisar Proceso 10-IP Revisar Proceso 243-IP Revisar Proceso 9-IP

31 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo Según la normativa andina, Artículo 26 de la Decisión 486, "la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (... ) b) La descripción". El Artículo 28 añade que "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla." Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término." Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 3 º Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de 26 Revisar Proceso 257-IP Revisar Proceso 47-IP Revisar Proceso 190-IP Gula de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., P. 48. Jo Revisar Proceso 104-IP

32 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51 ). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabi!idad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas." Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: "El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de /as reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas." Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. f 31 Revisar Proceso 243-IP-2013, ya citado. 19

33 GACETA OFICIAL 24/11/ de De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos 5.1. Dentro del proceso interno NOVARTIS afirma que el informe en el cual la técnica enunció que las nuevas reivindicaciones presentadas carecían de claridad no le fue notificado, por su parte el /EPI se defiende enunciando que sí se le notificó, por lo que se revisará este tema La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes Proceso 169 1P Ibídem. 34 Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES. y 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA. lbldem. 20

34 GACETA OFICIAL 24/11/ de Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es 36 Jt 38 Ibídem. Revisar Proceso 80-IP Revisar Proceso 53-IP

35 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el Artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente En consecuencia, en el caso en análisis se debe verificar que se cumplió con que cada vez que la Oficina de Patentes pida informes a expertos externos, estos hayan sido trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 39 Revisar Proceso 28-IP Revisar Proceso 239-IP Proceso 127-IP

36 GACETA OFICIAL 24/11/ de 36 (l;vb La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tri n ; ;, w :.;_.--- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario : Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23