SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Transcripción

1 Año XXXIII Número 2800 Lima, 9 de setiembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 493-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: Marca involucrada TRIDIMENSIONAL PROCESO 498-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos GASEO-END / GASEOVET...13 Pág. PROCESO 503-IP-2015 Interpretación Prejudicial Facultativa Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: Referencia: Acción de cancelación: marcas involucradas DITENSIL (denominativa) y DIOTENSIL (denominativa) Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 493-IP nterpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Marca involucrada TRIDIMENSIONAL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. VISTOS: El Oficio 3152, recibido el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandado: Colombina S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). República de Colombia.

3 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Tercero interesado: FERRERO S.p.A. 2. Hechos relevantes El 1 O de julio de 2008, Ferrero S.p.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) El 30 de septiembre de 2008, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en los literales b) y c) del Articulo 135 de la Decisión 486, por considerar que el signo solicitado no es distintivo debido a que no posee la capacidad de identificar productos comprendidos en la Clase 30, ni permite asociarlos a un origen empresarial determinado, y porque el signo consiste en una forma usual de los productos que se pretenden amparar mediante el registro de la marca TRIDIMENSIONAL El 30 de abril de 2009, mediante Resolución 22324, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada y denegar el registro de la marca solicitada Ferrero S.p.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados. 2 La referida solicitud fue tramitada mediante expediente administrativo

4 GACETA OFICIAL 09/09/ de El 19 de junio de 2009, mediante Resolución 30084, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 60939, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 22324, declaró infundada la opos1c1on presentada y concedió el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada El 9 de abril de 2010, Colombina S.A. interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución El 23 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b} y c) de la Decisión Argumentos de la demanda La Resolución viola lo establecido en el literal b) del Articulo 135, pues de haberse aplicado, no se habría concedido el registro de una marca que a todas luces constituye la monopolización de una forma corriente de presentación de un tipo de producto. Por lo tanto, con el registro, Ferrero S.p.A. estará facultada para impedir a todos los productores de chocolates el presentar productos con forma redonda dispuestos en sus bases de papel individuales aunque ya lo vengan realizando desde hace tiempo En consecuencia, no puede permitirse el registro de marcas como la que se cuestiona en el presente caso, en tanto que nada justifica que su titular, de un momento a otro, quede en capacidad de prohibir a los demás el uso de empaques tradicionales, solamente porque ha adquirido un derecho exclusivo que priva a terceros competidores de la posibilidad de continuar empacando sus productos en la forma que lo venían haciendo La Resolución 60939, por la cual se concede el registro de la marca TRIDIMENSIONAL a favor de Ferrero S.p.A. viola lo dispuesto por el Artículo 135 literal c) de la Decisión 486 ya que es evidente que dicha marca consiste en la forma usual de los productos a ser identificados en el mercado con dicho signo distintivo y, consecuentemente, no puede ser registrada a favor de ningún particular Si uno se limita objetivamente a lo que se puede apreciar en la forma solicitada, se encuentra claramente que ésta consiste simplemente en el dibujo de varios chocolates redondos encima de las bases de papel o 3

5 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 canastilla, las cuales usualmente se ponen dentro de las cajas en las que se envían al mercado. Ciertamente, "los bordes en doble linea de color dorado, de especia medial blanco contenido dentro de una figura que evoca una canastilla" no supone realmente una característica que pueda predicarse de la marca solicitada. Por lo tanto, esta frase no pasa de ser el esfuerzo literario realizado por la SIC para justificar el carácter distintivo del signo solicitado y poder así terminar concediendo su registro sobre la base de dicho fundamento. 4. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: Es necesario destacar que, en el mercado es común encontrar productos tales como dulces o caramelos con formas parecidas, las mismas no son únicas ni indispensables para éstos, pues existen igualmente otras formas que generalmente son usadas para el diseño y publicidad de este tipo de alimentos. Luego, esta forma no acarrea necesariamente un monopolio de una forma común y, por lo mismo, puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores En consecuencia, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, la marca TRIDIMENSIONAL no genera confusión o riesgo de asociación, pues de acuerdo con los argumentos expuestos, les otorga la diferencia visual que permite su coexistencia. Por lo tanto, no presentan semejanza que pueda causar riesgo de confusión o de asociación al consumidor para elegirlas en el mercado De igual manera, el hecho de que a Ferrero S.p.A. se le confiera la protección del signo figurativo correspondiente a la forma descrita, ello no le otorga derechos para oponerse sobre signos figurativos, tridimensionales, que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de manera aislada Ferrero S.p.A. presentó contestación a la demanda como tercero interesado en los siguientes términos: La actora no acompañó prueba alguna que sustente su afirmación de que la marca admitida a registro es una forma usual No es cierto que exista en el mercado otra marca idéntica o similarmente confundible, tal como se demostró en el trámite administrativo. 4

6 GACETA OFICIAL 09/09/ de En caso de que hayan existido marcas similarmente confundibles con la registrada, Ferrero S.p.A. ya ha iniciado las correspondientes acciones legales La marca TRIDIMENSIONAL solicitada es tan peculiar que individualiza el producto de forma tal que puede ser identificado, distinguido y reconocido por el consumidor al hallarse frente a marcas y productos equivalente ofrecidos por terceros en el mismo sector y además logra que el consumidor identifique la procedencia empresarial del producto El altísimo grado de distintividad de la marca registrada fue demostrado con el estudio de mercado realizado por YanHaas, el cual reveló que cuando el consumidor se encuentra frente a la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, identifica y distingue los productos ofrecidos de otros productos comercializados por terceros en el mismo sector, identifica y distingue la marca de otras presentes en el mercado y distingue un origen empresarial particular tras la marca TRI DIMENSIONAL solicitada La distintividad de la marca TRIDIMENSIONAL registrada se demostró también con los registros de marcas concedidos por importantes Oficinas en países muy relevantes de la economía global bajo el Registro internacional expedido por la OMPI, cuyo certificado original auténtico fue traducido oficialmente al español y legalizado por apostilla. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 3 Articulo A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o se,vicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o se,vicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras: b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos: c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números: e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. "Artículo No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del se,vicio de que se trate; 5

7 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Registrabilidad de marcas tridimensionales. La falta de distintividad en relación con las causales de irregistrabilidad absoluta. lrregistrabi\idad de formas de uso común. lrregistrabilidad de formas necesarias. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Registrabilidad de marcas tridimensionales. La falta de distintividad en relación con las causales de irregistrabilidad absoluta. lrregistrabilidad de formas de uso común. lrregistrabilidad de formas necesarias. Registrabilidad de marcas tridimensionales 1.1. Ferrero S.p.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al cual Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en los literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará sobre la registrabilidad de los signos tridimensionales Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos Este Tribunal define a la marca tridimensional como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.,... r 6

8 GACETA OFICIAL 09/09/ de En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad Dentro del proceso interno se deberá verificar que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, puede ser registrada como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos. La falta de distintividad en relación con las causales de irregistrabilidad absoluta 1.1 O. Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en los literales b) y e) del Articulo 135 de la Decisión 486, por considerar que el signo solicitado no es distintivo debido a que no posee la capacidad de identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En razón de lo antes expuesto, se analizará la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 7

9 GACETA OFICIAL 09/09/ de La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad El literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Articulo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad a la que hace referencia el literal d) del Articulo 135 es precisamente a la intrínseca, por la cual para que un signo sea registrable como marca, debe necesariamente diferenciarse de otros en el mercado En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo TRIDIMENSIONAL cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión. lrregistrabilidad de formas de uso común. lrregistrabilidad de formas necesarias Afirma Colombina S.A. que la solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL, viola lo dispuesto por el Articulo 135 literal c) de la Decisión 486 ya que es evidente que dicha marca consiste en la forma usual de los productos a ser identificados en el mercado con dicho signo distintivo y, consecuentemente, no puede ser registrada a favor de ningún particular El Articulo 135 literal c) de la Decisión 486, prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos 4. 4 Revisar Proceso 24-IP

10 GACETA OFICIAL 09/09/ de Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual ª Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le Revisar Proceso 120-IP Revisar Proceso 85-IP Revisar Proceso 91-IP Revisar Proceso 165-IP

11 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto la marca TRIDIMENSIONAL es una forma necesaria para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del E uto del Tribunal. b Cecilia l- ñouinteros MAGISTRADA 9 Revisar Proceso 132-IP º Revisar Proceso 65-IP Ibídem. 10

12 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Julio :;;;- SECRETARIO (E) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11

13 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: 498-IP-2015 Interpretación Prejudicial Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: Signos GASEO-END / GASEOVET Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio SCS-CS, recibido el 1 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno ; y, El auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandados: HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

14 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Tercer Interesado: DROGUERIA G&R S.R.L. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 19 de julio de 2007, DROGUERÍA G&R S.R.L. (en adelante G&R}, solicitó el registro del signo denominativo GASEO-END, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas". (Expediente } El 6 de noviembre de 2007, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC.LLC. (en adelante HAMBURG), formuló oposición sobre la base en su marca denominativa GASEOVET, registrada bajo el Certificado 16972, para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para el uso médico, alimentos para bebés, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas" El 31 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución /0SD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado El 27 de febrero de 2008, HAMBURG presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo El 5 de septiembre de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución ffPI-INDECOPI, confirmó el acto administrativo impugnado HAMBURG interpuso demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo El 19 de agosto de 2010, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho declaró infundada la demanda El 31 de marzo de 2011, HAMBURG presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.1 O. El 25 de julio de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, confirmó la sentencia impugnada. 2

15 GACETA OFICIAL 09/09/ de El 28 de marzo de 2014, HAMBURG presentó recurso de casación contra la anterior sentencia El 1 de octubre de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante oficio SCS-CS solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda interpuesta por HAMBURG LABORATORIES INC. LLC.: 3.1. Señaló que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráficos y fonéticos Agregó que existe plena identidad entre las secuencias vocálicas de los signos en conflicto, presentándose "A-E-0-E" en ambos signos Indicó que los signos en disputa distinguen los mismos productos farmacéuticos Expresó que como se trata de marcas farmacéuticas, se debe hacer un examen más riguroso. 4. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: 4.1. Indicó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráficos y fonéticos Agregó que las marcas en conflicto presentan una secuencia de consonantes y desinencias completamente distinta Sostuvo que el prefijo GASEO es de uso común. Es utilizado para referirse a la función terapéutica de los productos antiinflamatorios, antiácidos o reguladores del sistema digestivo. En consecuencia, este elemento se debe excluir del cotejo de marcas. 5. Argumentos de la Contestación presentados por DROGUERÍA G&R S.R.L.: 5.1. Indicó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráficos y fonéticos y que si bien el signo solicitado y el signo registrado comparten el prefijo GASEO, presentan diferencias en la conformación de su silaba final y tónica VET- END. 6. Sentencia de primera instancia: 6.1. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 19 de Agosto de 201 O, declaró infundada la demanda, argumentando que: 3

16 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 "(...) En el presente caso, debe tenerse en cuenta que el prefijo GASEO hace referencia a la función terapéutica de los productos (antiflatulentos, antiácidos, o reguladores del sistema digestivo) lo que responde al hecho de que sea frecuentemente usado en la conformación de marcas registradas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (...) asf pueden coexistir las marcas GASEOVET y la solicitada GASEO-END, puesto que la primera de las nombradas a coexistido pacíficamente con otras marcas, (... ) consecuentemente es de advertirse que los signos confrontados presentan diferencias suficientes que no son susceptibles de causar confusión en el público consumidor, (...) pues tienen una pronunciación diferente y por lo tanto resultan ser suficientemente distintos los signos en cuestión, concluyéndose que estos no resultan ser semejantes en un grado que pueda producir confusión (... ) consecuentemente, observándose que las resoluciones impugnadas (... ) no se encuentran incursas en causal de nulidad alguna, (... ) además de la confrontación de las marcas GASEOVET y GASEO-END se ha llegado a establecer que estas son distintas gráfica y fonéticamente, no siendo susceptible de hacer incurrir en error al público consumidor, por lo que deberá desestimarse la demanda incoada". 7. Recurso de apelación interpuesto por HAMBURG: 7.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda, pero agregó que: la sentencia no fue adecuadamente motivada Indicó que lo más importante para considerar eran las semejanzas y no las diferencias de los signos en conflicto Sostuvo que un consumidor razonable no se detiene a analizar si el sufijo es diferente, o para determinar cuántas consonantes o vocales existen; un consumidor siempre actúa guiándose por la precitada impresión que en su conjunto se produce. Sentencia de segunda instancia: La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante Sentencia signada como Apelación Número de 25 de julio de 2013, confirmó la Sentencia impugnada, argumentando que: "(...) el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de confusión con un signo solicitado o registrado con anterioridad, va a depender tanto de las semejanzas entre ellos, como de la identidad o vinculación de los productos y servicios que están destinados a identificar. Ambos factores deberán analizarse a efectos de determinar si existen riesgos de confusión en el público consumidor. (... ) al realizar el examen comparativo entre el signo solicitado GASEO-END y la marca registrada GASEOVET se advierte que, presentan diferencias en su conformación. Así los signos confrontados presentan una diferente secuencia de consonantes (G-S-V-TI G-S-N-D) lo que determina que sean pronunciados y percibidos de manera distinta, (... ) 4

17 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Que así mismo el hecho que una marca incluya letras de otra no determina que estas sean confundibles entre sí, toda vez que lo importante es determinar si estos generan una impresión semejante, susceptible de producir confusión, lo que no sucede en el presente caso. (...) conforme lo ha determinado el signo solicitado, no obstante a estar destinado a distinguir los mismos productos de la marca registrada, dado que presentan diferencias en su conformación, no será susceptible de generar riesgo de confusión, (...), en tal sentido, este Colegiado considera que la sentencia materia de apelación, ha fundamentado y considerado respecto las cuestiones controvertidas planteadas en el escrito de demanda, (...) consignando /os motivos o fundamentos que llevaron a esta sala a considerar que el signo GASEO- END no es susceptible de generar riesgo de confusión, (...) como consecuencia de ello no se habría incurrido en nulidad al expedirse las resoluciones administrativas denunciadas por HAMBURG LABORA TORIES INC. LLC (...) Por estos fundamentos y de conformidad con el dictamen (...) CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución No OCHO de 19 de agosto de 2010 (...) que declara infundada la demanda, (...)". 9. Recurso de casación interpuesto por HAMBURG: 9.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda, pero agregó que al cotejar dos marcas denominativas el juzgador debe someterlas a las reglas pertinentes de comparación; prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se analizarán mediante una visión de conjunto Adicionó que las marcas en conflicto generan confusión directa e indirecta en el público consumidor. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. 2. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una 3. partícula de uso común. 5

18 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio Como en el proceso interno se discute si los signos denominativos GASEO-END y GASEOVET son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, del siguiente tenor literal: "Artfculo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )" El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de. normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial plasmado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 y Interpretación Prejudícíal 114-IP-2013, del 29 de agosto de

19 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, la Corte Consultante deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión {directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los servicios amparados con los signos GASEO-END {denominativo) y GASEOVET {denominativo), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 2 : 2 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP

20 GACETA OFICIAL 09/09/ de La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 2. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos 2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas aplicables a los mismos 3 : Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. b 3 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP

21 GACETA OFICIAL 09/09/ de Se debe observar el orden de las vocales, tocia vez que esto indica la sonoridad de la denominación Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrar! a cómo es captada la marca en el mercado Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 4 : Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. En el presente caso es muy importante que la Corte Consultante tenga en cuenta que la palabra END es del idioma inglés. Por lo tanto, deberá analizar si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o 4 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP

22 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 usuario y, de ser asi, si podría considerarse una palabra de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, la Corte Consultante deberá realizar el cotejo de los signos denominativos en conflicto GASEO-END y GASEOVET para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, además de tener en cuenta las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 3. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común 3.1. Como la controversia informa que los signos en conflicto identifican productos farmacéuticos y que en el proceso interno se discute si la partícula GASEO es de uso común, el Tribunal habrá de referirse al estudio de registrabilidad y el cotejo de estas marcas, sobre lo cual se ha pronunciado en múltiples oportunidades, reiterando el mayor esmero que debe orientar el examen en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza En efecto, en el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda 5 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 2 de junio de 2000 en el Proceso 30-IP Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002 en el Proceso 68-P Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 dentro del Proceso 360-IP

23 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse apremiados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas. En los productos farmacéuticos de libre venta al público lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, por lo tanto, las fallas en la selección de los productos que habrán de ingerirse o de conservarse en el hogar no está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como aquí se precisa, en los derechos fundamentales a la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas y, por consiguiente, al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos. Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia. Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver. Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, esta población puede ser mayormente 11

24 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las particulas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan particulas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 3.1 O. No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá determinar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de los signos en conflicto en el presente asunto GASEO-END y GASEOVET. Además, si la partícula GASEO es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas 12

25 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LuUtll os MAGISTRADA De acuerdó con erartíc,ulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación P ejudicial el Presidente y el Secretario (e). Hern ome(o- mbr mo Juli César Navarro Y ENTE S CRETARIO (e) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13

26 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: 503-IP-2015 Interpretación Prejudicial Facultativa Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia Acción de cancelación: marcas involucradas DITENSIL (denominativa) y DIOTENSIL (denominativa). Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio CAR/SNP/DGE 0085/2015, recibido el 5 de octubre de 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia solicita interpretación prejudicial del Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno ; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SAN FAUSTO S.A. 1

27 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Hechos relevantes 2.1. Mediante escrito de 18 de diciembre de 2014, San Fausto S.A. solicitó el registro del signo DITENSIL (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) El 24 de febrero de 2015, el extracto correspondiente a la mencionada solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial 730, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros El 22 de mayo de 2015, mediante Resolución DPI/SD/Denegatoria-N º 248/2015, la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) denegó de oficio la solicitud de registro del signo DITENSIL (denominativo) por resultar confundible con la marca DIOTENSIL (denominativa), registrada a favor de Medica! lnternational Laboratories Corporation S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 3 de la Clasificación Internacional de Niza El 17 de junio de 2015, San Fausto S.A. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución DPI/SD/Denegatoria- N º 248/ El 17 de julio de 2015, mediante Resolución REV-SD-N º 141/2015, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria El 11 de agosto de 2015, San Fausto S.A. interpuso recurso jerárquico y demanda por cancelación por falta de uso contra el registro de la marca DIOTENSIL (denominativa) El 30 de septiembre de 2015, mediante Oficio CAR/SNP/DGE N º 0085/2015, la Directora General Ejecutiva del SENAPI solicitó a este 1 "Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos. material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas. herbicidas" 2 La referida solicitud fue tramitada mediante expediente administrativo SM "Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico. alimentos para bebés; emplastos. material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas. herbicidas" 2

28 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Tribunal interpretación prejudicial facultativa del Artículo 165 de la Decisión Argumentos del Recurso Jerárquico San Fausto S.A. enunció entre sus argumentos que: 3.1. La marca DIOTENSIL (denominativa) no ha sido utilizada, conforme a los requisitos exigidos por el Artículo 166 de la Decisión 486 en Bolivia ni en ningún otro país de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se interpone la presente demanda de cancelación El plazo establecido por el Artículo 165 de la Decisión 486 para poder demandar la cancelación por falta de uso de la marca sobre la base de la cual se denegó el registro se cumplía recién el 9 de julio de 2015, es decir, después de la fecha en la cual vencía el plazo para interponer el respectivo recurso de revocatoria. Es por ello que, ahora, en tiempo oportuno, y cuando el plazo para demandar la cancelación ya se ha cumplido, es que mediante la presente demandamos la cancelación del registro de la marca DIOTENSIL (denominativa) Es recién ahora, el tiempo oportuno dentro del procedimiento administrativo de solicitud en su instancia jerárquica, cuando puede demandarse la cancelación y la autoridad deberá esperar a que se resuelva este proceso de cancelación iniciado para determinar la registrabilidad o no de la marca solicitada. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. "' Decisión 486 "Articulo La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicilud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá Iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vfa administrativa. Cuando la falta de usa de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para las cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de las productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca na se hubiese usado; para ella se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 3

29 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la legitimidad activa de la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa. 2. La cancelación de un registro por falta de uso como medio de defensa en un recurso. 3. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas. 4. Preguntas del juez consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. De la legitimidad activa de la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa 1.1. Mediante Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 104-IP-2014 este Tribunal declaró la legitimidad activa del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa al cumplir con los siguientes requisitos: 1.2. Se verificó lo siguiente: a) Que se ha constituido por mandato legal Se comprobó que el SENAPI fue creado mediante la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, es decir, por mandato legal. b) Que se trata de un órgano permanente De conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo de 17 de mayo de 2005, posee el carácter de permanente. c) El carácter obligatorio de su jurisdicción Conforme los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 27938, para que una persona adquiera el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos, necesariamente debe acudir en primera instancia administrativa al SENAPI, por lo que se ratifica el carácter obligatorio de su jurisdicción. d) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias. Que el SENAPI al ser la oficina nacional competente en materia de Propiedad Intelectual de acuerdo con la Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 4

30 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Administrativa 08/2008 de 11 de febrero de 2008, para resolver procesos de registro de signos distintivos, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así como acciones de observancia por infracción o competencia desleal, el SENAPI debe aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. e) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso Los procedimientos seguidos ante el SENAPI garantizan un debido procedimiento el cual tiene el carácter de contradictorio, en el sentido de que cualquier tercero interesado posee la facultad de oponerse a una solicitud de registro, contestar oposiciones, resolver respecto a infracciones sobre violación de derechos de propiedad industrial, por lo que se evidencia el carácter contradictorio en los procedimientos a su cargo. f) La imparcialidad de sus actos De acuerdo con lo determinado en el Articulo 2 del Decreto Supremo de 17 de mayo de 2005, el SENAPI es una Institución Pública Desconcentrada que posee autonomía de gestión administrativa, legal y técnica que depende del Ministerio de Desarrollo Económico. En concordancia con el Articulo 6 del Decreto Supremo de 20 de diciembre de 2004, enuncia que el SENAPI posee independencia de gestión técnica, legal y administrativa. El SENAPI posee diferentes Direcciones que resuelven sobre asuntos relacionados a temas de Propiedad Industrial, por lo que se puede ratificar su independencia de gestión e imparcialidad Para una mayor referencia, se solicita a la consultante remitirse al Proceso 104-IP-2014, en el cual se amplía el tema de la facultad del SENAPI para solicitar a este Tribunal interpretación prejudicial facultativa. 2. La cancelación de un registro por falta de uso como medio de defensa en un recurso 2.2. En el presente caso, el SENAPI solicita interpretación prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 el cual hace expresa mención a la figura de la acción de cancelación por falta de uso dentro de un recurso, por lo que se analizará este tema. 5

31 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación 2.3. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora El segundo párrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca 5. Falta de uso de la marca 2.7. El primer párrafo del Articulo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 5 Para mayor referencia revisar los procesos: Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.0.A.C de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta) y Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.0.A.C de 16 de marzo de marca: BROCHA MONA (mixta). 6

32 GACETA OFICIAL 09/09/ de Al respecto, el Tribunal señala que para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación O. De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio Por ello se presume una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado El Tribunal manifiesta que el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 6 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 7

33 GACETA OFICIAL 09/09/ de La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ratifica que los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan 8

34 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso Una vez realizado lo anterior, la Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente sentencia. Carga de la prueba. La prueba del uso La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros" El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación por parte de la oficina nacional competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelación del registro se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. Causales de justificación para el no uso de la marca No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado. El Tribunal señala que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal. 7 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de

35 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 Efectos de la cancelación de la marca por no uso En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Cancelación como medio de defensa dentro de un recurso De acuerdo con el Artículo 165 de la Decisión 486, la norma determina que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca podrá solicitarse por dos vías: a) Directamente como acción ante la autoridad nacional competente por cualquier persona que tenga interés siguiendo el trámite contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486; o, b) como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada y que al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora Dentro del caso en análisis se solicitó el registro de la marca DITENSIL (denominativo) el cual se negó de oficio por resultar confundible con la marca DIOTENSIL (denominativa) en razón de lo cual no existió oposición dentro de la cual la solicitante haya podido aplicar como defensa la falta de uso del signo y por tanto lo dispuesto en la norma andina El Articulo 165 no enuncia la posibilidad de que el solicitante utilice como argumento para su defensa la falta de uso dentro de un recurso que impugne la resolución que denegó de oficio la solicitud del signo La norma comunitaria establece que la falta de uso debe ser alegada dentro del trámite de oposición, lo cual ocurre precisamente dentro de los treinta días que concede la autoridad para que el solicitante conteste, por lo que resulta evidente que la formulación de la acción de cancelación dentro de un recurso, no puede ser evaluada por la autoridad administrativa competente. 10

36 GACETA OFICIAL 09/09/ de Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas En consideración a que la marca solicitada DISTENSIL (denominativa) ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y fue denegada de oficio por la existencia previa de la marca DIOTENSIL (denominativa) para la misma clase, es pertinente analizar este tema. El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5, que no sean farmacéuticos debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas ª. Respecto a los productos de la Clase 5 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica 9. e Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de de febrero 9 Proceso 35-IP Marca: MKILOL", publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de

37 GACETA OFICIAL 09/09/ de El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente El riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, considerando que se trata de un producto farmacéutico. 4. Preguntas del juez consultante La autoridad consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: Qué debe entenderse como medio de defensa para el ejercicio de la acción de cancelación en el marco del Artículo 165 de la Decisión 486? A través de lo determinado en el Artículo 165 de la Decisión 486, el solicitante de una marca que reciba dentro de los treinta días posteriores a su publicación oposición por parte de un tercero fundamentada en la existencia previa de una marca previamente registrada, podrá alegar 10 Proceso 4-tP Proceso 68-IP Interpretación Prejudicial de 30 de enero de publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de

38 GACETA OFICIAL 09/09/ de 39 como defensa para que la oposición no sea aceptada y se conceda el registro, que el signo sobre el cual se opone a la solicitud de registro, no está en uso, y por tanto no es apto para constituir un impedimento para que sea admitido el registro a su favor. Cuál debe considerarse el momento oportuno para plantear una acción de cancelación como medio de defensa? Como ya se mencionó, la acción de cancelación por falta de uso, debe alegarse como medio de defensa dentro del trámite de oposición, en caso de haberse negado de oficio la marca, la acción se la debe plantear de acuerdo al trámite que contempla el Artículo 170 de la Decisión 486. Dentro de un proceso de oposición debe entenderse el momento oportuno únicamente los 30 días para la contestación de la oposición aún fuera de dicho plazo o dicha defensa puede ser ejercida aún en etapa de impugnación? En efecto, el momento oportuno para argumentar la falta de uso de la marca sobre la cual se fundamenta la oposición es dentro de los treinta días que concede la ley para la contestación a la oposición. Si dentro de los argumentos de la contestación no alegó la falta de uso del signo opositor, deberá iniciar una acción de cancelación por la vía normal, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 170 de la Decisión , ante la autoridad nacional competente que designe la norma interna. Dentro de un proceso de denegatoria el momento oportuno debe entenderse como el tiempo para interponer el primer recurso que conceda la ley nacional o puede extenderse aún a recursos posteriores? Si la pregunta se refiere como momento oportuno la alegación de la falta de uso dentro de un recurso, este tema ya fue debidamente desarrollado en el punto En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno , la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la f2 "Articulo Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a parlir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este arlículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las parles. mediante resolución". 13