LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Transcripción

1 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN UPM/2011 Manual meramente informativo basado en la Ley 11/86 de Patentes (20 Marzo 1986-BOE nº 73), así como en su Reglamento (RD 2245/86-BOE Nº 261, 31 Octubre 1986) y en la Normativa sobre Propiedad Intelectual de la UPM (aprobada por Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005). Para más información acudir a la OTRI de la UPM.

2 LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 1. INTRODUCCIÓN LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Patente: definición, requisitos de patentabilidad, características y excepciones La patente en España Las invenciones universitarias La patente internacional Convenio de la Unión de París de 1883 sobre Propiedad Industrial Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) Otros títulos de Propiedad Industrial Topografías de semiconductores Modelos de utilidad Modelos y dibujos industriales Marcas LA PROPIEDAD INTELECTUAL El registro de la propiedad intelectual Los programas de ordenador El registro de los programas de ordenador El registro de las bases de datos LA PROTECCIÓN DE VARIEDADES Y OBTENCIONES VEGETALES Registro de variedades comerciales Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL Normativa española en relación con los contratos de licencia Normativa comunitaria en relación con los contratos de licencia...22

3 1. INTRODUCCIÓN Una forma de dejar constancia del desarrollo de la innovación, la investigación y los avances científicos y tecnológicos es la protección de los resultados generados. La difusión de estos resultados a través de las publicaciones no es suficiente para que la sociedad se beneficie de estos avances. Es a través de las patentes y otras formas de protección equivalentes como se favorece el acercamiento al entorno industrial y la posible comercialización de los mismos con el consiguiente beneficio para la sociedad. Como forma de contribuir al desarrollo de la cartera de propiedad intelectual de la Universidad y para crear un marco regulador de actuación en este ámbito, el Consejo de Gobierno aprobó el 22 de diciembre de 2005 la Normativa de Propiedad Intelectual de la UPM, en la que se establece la participación de la UPM y de su personal en los resultados de investigación, así como el régimen de explotación de la propiedad intelectual. En el presente documento se presentan brevemente distintas formas de protección de los resultados de investigación, las cuales otorgan a su titular un derecho de monopolio o exclusiva sobre los mismos y les permite beneficiarse de su explotación frente a terceros. La forma de protección más adecuada en cada caso tendrá que analizarse en función de las características específicas del resultado a proteger. En esta labor, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad prestará toda la ayuda necesaria, tanto en asesoramiento como en elaboración y gestión. 2. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Se trata de un tipo de derechos por los que el Estado reconoce a su titular (su dueño) una propiedad sobre una tecnología (patente), una denominación de un producto (marca), o un determinado diseño (modelo y dibujo industrial), y le otorga un monopolio de explotación (fabricación, venta o utilización con fines industriales o comerciales) en el mercado por un tiempo limitado, al tiempo que le exige el cumplimiento de una serie de obligaciones (pagar unas tasas, difundir y explotar la invención, utilizar la marca, etc.). En algunos países el término propiedad industrial se encuentra englobado en el concepto de propiedad intelectual, que en España se refiere exclusivamente a los derechos de autor Patente: definición, requisitos de patentabilidad, características y excepciones Se entiende por Patente, el título de Propiedad Industrial que otorga el Estado al inventor de una invención, que cumple los requisitos de patentabilidad, mediante el cual se le concede el derecho de explotación en exclusiva en el territorio nacional durante 20 años desde la fecha de la solicitud. El Ordenamiento Jurídico español (Ley 20 marzo/1986 sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) no ofrece una definición de lo que es una invención patentable, sino que, al igual que en la mayoría de los Ordenamientos Jurídicos, la delimita fijando los requisitos que ésta debe reunir y excluyendo una serie de materias a las que no se considera invenciones. Son patentables las invenciones que sean nuevas, que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Además, la invención tiene que describirse de forma que cualquier experto en la materia pueda reproducirla con la información contenida en la descripción.

4 En el caso de que la invención se refiera a un producto o proceso microbiológico en el que intervenga algún microorganismo no accesible, este debe ser depositado, previamente a la solicitud de la patente, ante alguna institución reconocida internacionalmente para ello conforme al Tratado de Budapest de 28 de abril de Por experto en la materia se entiende, dentro de este contexto, todo técnico cualificado, al corriente de los conocimientos generales de la técnica en cuestión, y que cuenta con los medios y capacidad para llevar a cabo dichos trabajos y experiencias. En ciertas circunstancias puede referirse a un grupo de personas o a un equipo de producción más que a una persona aislada. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS PATENTES Para que una invención sea patentable debe cumplir los siguientes tres requisitos conocidos como requisitos de patentabilidad: 1º Novedad: Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida dentro del Estado de la Técnica. El Estado de la Técnica comprende todo lo que se ha hecho accesible al público por cualquier medio (conferencias, tesis doctorales, publicaciones, PFC, patentes anteriores, comunicaciones a grupos reducidos) antes de la presentación de la solicitud de patente. Accesible no significa que se haya tenido un conocimiento efectivo, basta que se haya podido tener acceso. Desde el punto de vista académico hay que resaltar que lo que se pretende no es que los investigadores no publiquen, sino que primero protejan (es decir, depositen la solicitud de protección) y después publiquen, ya que desde el momento de presentación de la patente en la correspondiente Oficina de patentes se tiene una protección provisional, que se convierte en permanente cuando la patente es concedida. 2º Actividad inventiva: Consiste en que una persona conocedora de la materia no sea capaz de deducir la invención fácilmente o de manera evidente basándose en su conocimiento del estado de la técnica anterior. 3º Aplicación industrial: Este requisito no presenta mayor complicación, ya que hoy en día existen pocas materias que no sean susceptibles de algún tipo de aplicación industrial. MATERIAS A LAS QUE NO SE CONSIDERA INVENCIONES Están excluidos una serie de casos que no se consideran invenciones aunque pudiesen reunir los requisitos anteriores. Estos son: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Estos se consideran percepciones de la realidad ya existente, aunque si su aplicación sirve para la creación de nuevas reglas técnicas, éstas sí que podrían patentarse. Se excluyen también de la posibilidad de patente las obras literarias, artísticas, científicas y las creaciones estéticas, que se protegen por otras vías. No son patentables, al negárseles el carácter de invención, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicocomerciales, así como los programas de ordenador. Todos estos se consideran creaciones de la mente, pero no reglas que solucionen problemas técnicos. No obstante, se podrían proteger como patente si se encuentran integrados formando parte de un sistema y el objeto de la patente es el sistema en su conjunto. Tampoco se consideran invenciones las formas de presentar la información ni los métodos de tratamiento quirúrgico aplicados al cuerpo humano o animal. EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD

5 Existen una serie de materias que, reuniendo los requisitos de patentabilidad, no pueden obtener el título de patente porque la ley 11/86 los excluye de forma expresa. No podrán ser objeto de patente: Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. El concepto de orden público y buenas costumbres es un concepto jurídico indeterminado que habrá que valorar en cada momento con arreglo a los criterios morales que se manejen por el conjunto de la sociedad. Las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de 12 de marzo de 2002 sobre la protección de las obtenciones vegetales (Ley de Protección de Obtenciones Vegetales). Las variedades vegetales que no se pueden patentar son aquéllas cuya protección se regula en la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Con este apartado se trata de impedir la existencia de una doble protección. Las razas animales. La patentabilidad de razas de animales está prohibida expresamente por motivos éticos. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. Lo esencialmente biológico estará determinado por el mayor o menor grado de intervención del hombre, según comporte o no una intervención técnica. En materia biotecnológica, no son patentables los procedimientos de clonación o de modificación genética de seres humanos, la utilización de los embriones humanos con fines industriales o comerciales y la modificación genética de animales sin utilidad médica o veterinaria. Lo dispuesto para las variedades vegetales, las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos, no afectará a la patentabilidad de procedimientos microbiológicos o productos obtenidos por dichos procedimientos. OBLIGACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE Para mantener en vigor una patente, una vez ha sido concedida, deberán pagarse la tasas de concesión y de mantenimiento de cada anualidad que correspondan, y ser explotada por su titular o por medio de la persona autorizada a través de la concesión de licencias, dentro del plazo de 4 años desde la fecha de solicitud o de 3 años a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI). No obstante, esta obligación de explotar no se comprueba de oficio, sino a petición de un interesado en obtener una licencia obligatoria. En ese caso, la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) pedirá un certificado oficial en el que se declare que la invención patentada está siendo explotada, reseñando los datos que así lo justifiquen La patente en España Para la obtención de una patente dentro del Territorio Español será preciso presentar una solicitud de patente que debe contener, según lo dispuesto en la Ley de Patentes: Una declaración de invención laboral por cada inventor Una instancia dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas Un resumen de la invención Una descripción de la invención para la que se solicita la patente Una o varias reivindicaciones Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones.

6 La ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece dos procedimientos de concesión: Un procedimiento general, en el que se elabora un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) cuyo objetivo es dar a conocer, con carácter meramente informativo, los antecedentes de la invención que sean necesarios para valorar la novedad y la actividad inventiva de la misma, y Un procedimiento de concesión con examen previo, en el que se realiza además un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la suficiencia de la descripción. Este último procedimiento de concesión es de carácter optativo de forma que el solicitante, una vez publicado el Informe sobre el Estado de la Técnica, puede escoger entre continuar por el procedimiento general o bien por la realización del examen de fondo. En el caso de que la tramitación de la solicitud de patente tenga lugar por el procedimiento general, una vez terminadas las distintas fases de su tramitación, se concederá la patente independientemente del contenido del IET. Sin embargo, en el caso de que la tramitación se realice por el procedimiento con examen previo, la concesión o denegación de la patente está condicionada al resultado del examen de fondo y a la subsanación de las objeciones señaladas en el mismo. En la UPM, todas las patentes siguen el procedimiento de concesión acelerada (que reduce los plazos aproximadamente a la mitad) y con examen previo. Ambos procedimientos de concesión presentan una primera fase de tramitación común, hasta la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica. La publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial otorga una protección provisional hasta que la patente es concedida, que consiste en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquiera que haga uso de su invención, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida (art.59 LPE), que como máximo se produce a los 18 meses de la solicitud. La concesión de la Patente se hace sin perjuicio de terceros y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae (art.37.2 LPE). Los efectos de la patente se circunscriben al territorio nacional Las invenciones universitarias Uno de los motivos por el cual los investigadores se deciden a proteger los resultados de su investigación desarrollada en la Universidad es facilitar que el conocimiento científico pueda dar lugar a desarrollos y aplicaciones tecnológicas que puedan ser explotados industrialmente para beneficio de la sociedad. Es decir, el objetivo final de las invenciones universitarias es transferirlas a la industria y a la sociedad. El artículo 20 de la Ley de Patentes atribuye a la Universidad la titularidad de las patentes creadas como consecuencia de la función investigadora de su personal, y sin perjuicio del artículo 14 de la propia Ley en el que se dice: El inventor tiene frente al titular de la solicitud de la patente el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente. La Ley también establece el carácter de una invención laboral de estas patentes y que el trabajador e inventor tendrá derecho a una compensación económica justa. El reconocimiento como inventor es un derecho ilimitado en el tiempo, a diferencia del económico que tiene una duración limitada a la vida de la patente. Además, en el artículo 3 de la Normativa de Propiedad Intelectual de la UPM, de acuerdo con el artículo 103 de los Estatutos de la UPM, se indica que corresponde a la UPM la titularidad de las invenciones realizadas por el personal docente e investigador, tanto funcionario como

7 contratado, y por el personal de administración y servicios, becarios y estudiantes si fuera el caso, como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la UPM, salvo en los casos en los que la actividad inventiva se realice bajo contrato, en donde se estará a lo dispuesto en éste. En todo caso se respetarán los derechos de propiedad intelectual de los autores y, en el caso de patentes y modelos, el derecho de los inventores a figurar como tales y a participar en los beneficios que se generen de la explotación comercial de los resultados obtenidos. El régimen concreto de esa participación económica para autores, becarios, investigadores y personal docente involucrados en dichos resultados se determina en el artículo 13.1 de la Normativa de Propiedad Intelectual, de la siguiente forma: a. Los inventores y/o autores percibirán el 50% de los ingresos obtenidos por el contrato de licencia. En el caso de que el resultado en explotación fuera derivado de trabajos docentes, los alumnos participantes como inventores y/o autores percibirán, al menos, el 70 % de este 50 %. b. El 50% restante se destinará a los usos que decida la UPM. Asimismo, el artículo 13.3 establece que la UPM costeará los gastos de solicitud, mantenimiento y extensión de las patentes y registros de propiedad intelectual durante 2 años contados a partir de la fecha de solicitud o registro en España, pudiéndose prorrogar un tercero de forma excepcional. Partiendo de un resultado de investigación se debe analizar si éste es patentable. En esta labor la OTRI puede ser de gran ayuda, tanto para analizar la viabilidad de la posible patente como para iniciar los trámites necesarios para la solicitud de la misma. La Ley de Patentes establece la posibilidad de, en el supuesto de que la Universidad no esté interesada en la patente, que el profesor la solicite a su nombre. En este caso, facultativamente, la Universidad se puede reservar una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita. No obstante, se concede a la Universidad el derecho a participar en los beneficios que pueda obtener el profesor de la patente a que en su día a la que renunció, debiéndose determinar esta participación en los correspondientes Estatutos Universitarios. La tramitación de un expediente de patente conlleva el pago de una serie de tasas hasta su concesión y posteriormente el pago de tasas anuales por el mantenimiento. En el caso de patentes cuyos solicitantes sean exclusivamente universidades públicas, existe exención del pago de las tasas anteriores para el territorio nacional. Si se decidiera ampliar el derecho de la patente a otros países, habría que pagar las tasas de las Oficinas internacionales y de los países seleccionados. Cuando los resultados de la investigación conjunta entre la Universidad y un ente público o privado dan lugar a una invención patentable, se determinará mediante contrato el porcentaje de titularidad y a cuál de las partes corresponde la gestión de la patente La patente internacional Los títulos de propiedad industrial son territoriales, cada Estado tiene su propio sistema y la validez abarca el territorio para el que se concede, por lo que habrá que hacer tantas solicitudes como Estados en los que se quiera proteger la invención. En los que no se solicitó la protección, esa información queda de dominio público, pudiéndose explotar libremente. Existen convenios internacionales que tratan de mitigar el gran esfuerzo que costaría hacer estas solicitudes. Estos acuerdos posibilitan que los ciudadanos que son miembros de los Estados firmantes de estos convenios se beneficien de ciertos privilegios, sobre todo el de trato nacional, según el cual se les trata de la misma manera que a los ciudadanos que son

8 nacionales del país en que se solicita la protección. Existen también convenios que establecen un procedimiento común de concesión, del cual luego surgen tantos títulos de patente como Estados en los que se haya solicitado la protección.

9 Convenio de la Unión de París de 1883 sobre Propiedad Industrial Este Convenio, del que España es miembro desde su creación, ha tenido varias revisiones, siendo la última el 28 de septiembre de 1979, extendiéndose los beneficios de éste a más de 167 Estados (continuamente se están incorporando Estados). Los Estados del convenio tienen entre otros los derechos que a continuación se mencionan: 1º Principio del trato nacional, mediante el cual, cualquier solicitante que sea nacional de un país miembro tiene derecho al mismo trato que los nacionales del país en que se solicite. En España se amplía esta posibilidad para las patentes a todos los nacionales de países que traten igual a los españoles, según el principio de reciprocidad. 2º Beneficio de Prioridad Unionista; éste permite que quien hubiese depositado una solicitud en alguno de los países del Convenio gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados. Este plazo es, para las patentes, de 12 meses desde la primera solicitud. Esto permite que hechos que transcurren desde la primera solicitud en un país hasta las restantes en otros países dentro de los 12 meses, no destruyan la novedad de la solicitud en el país en que se reclame la prioridad. De la misma manera, a efectos de solicitud en esos siguientes países, la fecha de presentación oficialmente considerada será la del primer país, anteponiéndose a solicitudes que se hayan realizado en ese país que sean posteriores a esa primera fecha y anteriores a la solicitud en el mismo. La utilización de este beneficio es muy ventajosa. Por una parte, por lo difícil que sería presentar la solicitud en todos los Estados a la vez (o dentro de un breve período de tiempo) y el coste que ello tendría. Por otra, el período concedido para solicitar la patente en terceros Estados permite ver si es interesante la invención, después de evaluarla (económica y técnicamente) se podría iniciar un proceso de solicitudes en los países que más convenga. Otra ventaja, sobre todo para los investigadores de Centros Públicos de Investigación, es que pueden publicar sus resultados desde el momento de la primera solicitud, no destruyéndose la novedad al estar ya solicitada la protección Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas El Convenio de Munich sobre la Patente Europea (CPE) de 5 de octubre de 1973 entró en vigor para España el 1 de octubre de Es un Tratado internacional que no forma parte del derecho Comunitario, aunque España se viese obligada a firmarlo como consecuencia de su integración en la Unión Europea (UE). El Convenio establece un sistema común de concesión para los 29 Estados que forman parte de él actualmente. Con depositar una única solicitud se pueden obtener patentes en todos los países que son miembros del Convenio, con la sola designación en la solicitud del Estado en que se quiere proteger la invención. No es la misma patente para todos los países, sino tantas patentes como países designados en la solicitud con una sola solicitud. El procedimiento de concesión de la Patente Europea consta de tres fases: A) Depósito y publicación de la solicitud (6 meses) El depósito de la solicitud se puede realizar en distintos lugares, tales como la Oficina Europea de Patentes en La Haya o en Munich. También se puede presentar en la Oficina de Patentes del país miembro en el que tiene el domicilio el solicitante. Cuando el solicitante de una Patente Europea tenga su domicilio o sede social en España o su residencia habitual o establecimiento permanente en España y no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, deberá presentar necesariamente la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas autorizadas para recibirlas.

10 La solicitud debe contener un petitorio, la descripción de la invención, reivindicaciones y dibujos aclaratorios. Los idiomas de solicitud son inglés, francés o alemán, y el que se elija al principio será con el que se seguirá durante todo el procedimiento. Desde donde se presenta la solicitud, ésta se remite a La Haya, lugar donde se inicia la primera fase, que consta de: 1. Examen formal, que consiste en estudiar si la solicitud reúne los requisitos formales y si se han pagado las tasas correspondientes. Pasado este examen de forma, se traslada el expediente a la División de Investigación. 2. En la División de Investigación se elabora un informe de investigación europea, por expertos examinadores de la Oficina Europea de Patentes, que trata de recopilar el estado de la técnica del área en que se encuadra la invención. Con la elaboración de este informe se pretenden dos objetivos diferentes. El primero es facilitar el examen de fondo que se realizará en la siguiente fase, y el otro, comunicar el contenido del informe al solicitante para que él decida, teniendo en cuenta la información que se le aporta, si le interesa seguir adelante con el proceso de solicitud de la patente. Esta primera fase finaliza con la comunicación al solicitante del informe y la publicación de la solicitud. A partir de este momento, los terceros pueden aportar la información que consideren oportuna, que servirá para realizar el examen de fondo de la segunda fase. B) Examen y concesión o denegación de la Patente Europea (5 a 7 años) Desde la fecha de publicación de la solicitud el solicitante tiene 6 meses para decidir si sigue adelante con el proceso de patente europea. En caso afirmativo, toda la documentación se traslada a la División de Examen, que estudiará los siguientes requisitos: Novedad. Actividad inventiva, aplicación industrial y unidad de invención. Suficiencia de descripción. Hecho este examen, el examinador encargado remite una notificación al solicitante con las objeciones que considere oportunas, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Convenio Europeo de Patentes. Así se entabla entre ellos una relación en la que el solicitante manifestará sus alegaciones y tratará de convencer al examinador con las pruebas que tenga de sus argumentos, manteniéndose esta relación hasta que se llega, bien a un acuerdo sobre el contenido de la solicitud de patente, bien a la denegación de la misma por no ajustarse a los requisitos exigidos por el Convenio. La concesión se publica en el Boletín Europeo de Patentes. C) Fase de oposición (9 meses) Aunque en la primera fase, una vez finalizada y publicada la solicitud, los terceros pueden hacer aportaciones de las observaciones que consideren oportunas al informe de investigación europea, en ese momento no se les considera parte en el proceso. Sin embargo, una vez transcurridos 9 meses desde la fecha de publicación de la concesión de la Patente Europea, cualquier persona puede formular oposición, previo pago de la tasa correspondiente, a la patente concedida. Es en este momento cuando a los terceros oponentes se les considera parte en el proceso. El CPE recoge y limita los motivos por los que se puede presentar oposición. Una vez presentada se establece una relación triangular entre el solicitante, el examinador responsable y el oponente, parecido al de la segunda fase, pero con la intervención del oponente. El resultado final es modificar, anular o mantener en la misma situación la patente.

11 Una vez terminado el proceso, con la patente sólo queda realizar las correspondientes traducciones a los idiomas de los países designados y validar pagando las anualidades correspondientes para su mantenimiento, que serán diferentes según el número de Estados que se designaron en la solicitud Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) Este Tratado permite iniciar con una sola solicitud el proceso de solicitud en más de 128 Estados, además de poderse conseguir con su utilización el ampliar, de modo indirecto, la prioridad. El PCT contiene normas de procedimiento, aplicándose las sustantivas y los requisitos propios de cada país. Una vez solicitada en la oficina Nacional (la presentación de la solicitud en España se hace a la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM) habrá que continuar el proceso en las oficinas de los países designados en la solicitud. La solicitud PCT debe contener un petitorio, entre otras cosas, en el que deben designarse los países en que se quiere solicitar la patente, una descripción, una o varias reivindicaciones, dibujos (si son necesarios) y un resumen. Además, deberá presentarse en uno de los idiomas prescritos, siendo en estos momentos el español uno de ellos. Cada solicitud será objeto de una búsqueda internacional. En España, se encarga a la OEPM. La realización de esa búsqueda se tiene que realizar sobre una documentación mínima que está establecida en el reglamento de ejecución del PCT, cuyo fin es descubrir el estado de la técnica correspondiente. La presentación de una solicitud internacional que cumpla las condiciones establecidas en el Tratado tendrá los mismos efectos que una presentación regular en cada Estado designado. La ventaja de utilizar la vía PCT estriba en que se tienen hasta 30 meses desde la fecha de prioridad, es decir, se prolongan los 12 meses de prioridad para presentar la solicitud en los Estados designados y traducida a los idiomas de dichos Estados. Esta presentación deberá hacerse en las condiciones exigidas por los Estados designados. Además, se puede retirar la designación de cualquiera de los países antes de la fecha en que en ese Estado pueda comenzar la tramitación o el examen. PLAZOS DE LA TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD PCT CUANDO SE REIVINDICA UNA PRIORIDAD ANTERIOR

12 2.5. Otros títulos de Propiedad Industrial Topografías de semiconductores En España la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores viene regulada por la Ley 11/1988 de 3 mayo y su reglamento RD 1465/1988 de 2 de diciembre, ampliada en 1996 a los países de la OMC y la Isla de Man. El registro se realiza en la OEPM y, de esta manera se protege el derecho de reproducción y explotación comercial. Los derechos exclusivos expiran a los 10 años, pudiendo presentarse la solicitud de registro antes de comenzar la explotación o en los 2 años siguientes. La solicitud deberá ir acompañada de un depósito del material que identifique la topografía o una combinación de dichos elementos Modelos de utilidad La Ley de Patentes no recoge sólo la protección de las mismas, sino también la de los modelos de utilidad. Serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. En particular podrán protegerse los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados. No podrán ser protegidos como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975 de 12 de marzo, sobre Protección de Obtenciones Vegetales. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS MODELOS DE UTILIDAD Deben reunir los mismos requisitos que las patentes (novedad y actividad inventiva); sin embargo, existen importantes diferencias en cuanto al contenido del Estado de la Técnica, así como el grado de juicio que tiene que realizar el experto en la materia y el grado de divulgación de ese estado de la técnica. Novedad

13 El requisito de novedad que se exige para los modelos de utilidad es distinto que para las patentes; mientras que para las patentes la novedad exigida es absoluta y mundial, para éstos el requisito es de novedad nacional (no haber sido divulgado en España). Otra diferencia está en que para destruir la novedad de los modelos de utilidad no basta con la simple accesibilidad a la regla técnica que se trata de proteger, sino que tiene que haberse divulgado. Actividad inventiva Para su protección como modelo de utilidad se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. El contenido de la solicitud de modelo de utilidad es el mismo que el de las patentes, excluyéndose la necesidad de presentación de un resumen de la invención. El examen de Oficina Española de Patentes y Marcas es el mismo que para las patentes; sin embargo, a los modelos de utilidad no se les exige el informe sobre el estado de la técnica, ni está previsto para los mismos el procedimiento de solicitud con examen previo. El contenido del derecho es el mismo que para las patentes, aunque la duración del mismo es de 10 años desde la fecha de solicitud. La Ley excluye expresamente la posibilidad de otorgar adiciones a los modelos de utilidad. OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR EL MODELO El titular del modelo está obligado a explotar el objeto de la invención, bien por sí mismo o por otra persona autorizada por él, dentro del plazo de 3 años desde la publicación de la concesión en el BOPI, o de 4 años desde la solicitud. La OEPM pedirá un certificado oficial en el que se declare que la invención patentada está siendo explotada, reseñando los datos que así lo justifiquen Modelos y dibujos industriales Se entiende por Modelo y Dibujo Industrial a la forma, aspecto externo o presentación de los objetos de carácter industrial, aunque no implique una utilidad práctica. La duración de la protección legal es de 10 años, renovables a otros 10, y viene regulada por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 y la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección jurídica del diseño industrial, que otorga al titular el derecho exclusivo a explotar el objeto registrado (fabricarlo, venderlo, cederlo o utilizarlo en exclusiva). Se diferencian en que el modelo industrial es siempre tridimensional, mientras que un dibujo industrial es bidimensional. El procedimiento de concesión a nivel nacional consiste en: Presentación de la solicitud (instancia y descripción) en la OEPM. Examen formal. Publicación de la solicitud para recibir oposiciones de terceros. Concesión o denegación Marcas Se entiende por Marca todo signo (vocablo, dibujo, combinación de signos o forma tridimensional) que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios del titular de la misma respecto de otros idénticos o similares.

14 Si la marca incluye algún elemento gráfico, debe presentarse reproducciones de la marca y la descripción gráfica de la misma. Debe además poseer buen contraste y nitidez, y no exceder de 8 (ancho) x 12 cm (alto). Los tipos de marcas existentes son: denominativa, gráfica, mixta, tridimensional y sonora. Las marcas se definen para las clases de productos a proteger, conforme la clasificación de Niza 9ª edición (2007). En la actualidad está compuesta por 45 clases de productos o servicios. Conviene realizar una búsqueda previa en la web de la OEPM para comprobar si existen antecedentes registrales similares que puedan impedir solicitar la marca. El usuario de una marca anterior puede reclamar la anulación de otra posterior registrada para los mismos productos si crea confusión, siempre que lo haga antes de 5 años desde la concesión de la misma. Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra cuando el solicitante presente por escrito una autorización del titular anterior y se adopten las medidas para evitar la confusión. La duración de la protección de las Marcas, regulada por la Ley 17/2001 de 17 de diciembre y su Reglamento RD 687/2002 de 12 de julio, es de 10 años, renovable indefinidamente por periodos también de 10 años. El procedimiento de registro de una Marca nacional se realiza en la OEPM y es muy semejante al seguido en los modelos y dibujos industriales. La tramitación incluye varias etapas: presentar la solicitud, examen de forma, examen de licitud, publicación en BOPI y notificación a terceros con derechos anteriores, examen de fondo y concesión o denegación. La duración del trámite es de aproximadamente de 8 a 15 meses. Si en el plazo de 5 años a partir de su concesión, no se hubiera hecho uso efectivo de la marca en España, se sancionará al titular de acuerdo con la ley. La OTRI de la UPM realiza las gestiones para la solicitud de marcas institucionales (nombres de los centros, o de unidades de los servicios centrales). Por ser universidad pública hay exención de tasas para las clases 9, 16, 41 y 42 en virtud del acuerdo entre la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Dirección General de Tributos, publicado el 12/09/2003. MARCA INTERNACIONAL La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid, y comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. En la actualidad son 80 países. También puede solicitarse una marca para protegerla en la Unión Europea (marca comunitaria) por esta vía. Con el Sistema de Madrid se consigue la simplificación y unificación de una serie de trámites como serían el examen formal y la publicación, con objeto de obtener en cada uno de los países designados un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de una marca nacional. Esta protección se puede ampliar posteriormente a otros países miembros del sistema en cualquier momento por medio de una solicitud de extensión territorial, y es más fácil de gestionar que varias marcas nacionales, dado que será objeto de una única renovación (el registro internacional tiene una duración de 10 años renovable cada 10 años). Pueden solicitar una marca internacional ante la OEPM las personas físicas o jurídicas que tengan nacionalidad española o tengan su domicilio en España o posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en España. Para poder solicitar una marca internacional

15 ante la OEPM es obligatorio tener una marca nacional española. La marca internacional debe tener idéntico titular, idéntico distintivo e idénticos productos o servicios que estén incluidos entre los solicitados o concedidos en la marca nacional. El procedimiento de registro de una marca internacional implica tres fases: Solicitud, examen formal y envío a la OMPI. Publicación de la marca con número internacional, en la gaceta OMPI de Marcas Internacionales. La Oficina Nacional de cada país solicitado, decide, conforme a su legislación nacional, si se ha de conceder la marca internacional. MARCA COMUNITARIA En el marco Comunitario, el derecho sobre la Marca se adquiere por el Reglamento de la Marca Comunitaria a través de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante (Reglamento CE 422/2004 de 19 de febrero). El sistema de marca comunitaria permite registrar una misma marca en todo el ámbito comunitario a partir de una única solicitud, un solo idioma, tasas unitarias y una única oficina. El registro comunitario reconoce varias clases de marcas: Marcas de producto y de servicio. Marca colectiva (productos y servicios de empresas asociadas). Marca notoria (ampliamente difundida en algún sector). Marca renombrada (ampliamente difundida en todo el territorio). El procedimiento registral consiste en: Presentación de la solicitud en OAMI, con el consiguiente pago de tasas. Examen de oficio de las prohibiciones absolutas (no de lugar a confusión). Publicación y oposición de terceros. Búsqueda de precedentes a nivel comunitario y nacional. Concesión o denegación. Pago de tasas de mantenimiento. Con el fin de asegurar la defensa de la marca comunitaria se han creado los Tribunales de Marcas Comunitarios. 3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible. Entre ellas, programas de ordenador, obras multimedia, libros, películas, composiciones musicales, obras teatrales, traducciones, dibujos, etc. La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) 1 establece que la propiedad intelectual de una obra corresponde a su autor por el mero hecho de su creación. Las obras están protegidas desde el momento de su creación, recibiendo los titulares la plena protección de la ley sin que se exija el cumplimiento de ningún requisito formal. La LPI atribuye al autor el derecho moral (irrenunciable e inalienable) y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. Nadie sin el permiso del autor tendrá derecho a explotar esa propiedad, entendiendo por derecho de 1 La Legislación aplicable en materia de Propiedad Intelectual es el Real Decreto 1/1996 de 12 de abril Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y el Real Decreto 1584/1991 de 18 de octubre Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, así como la Ley 23/2006 de 7 de julio (BOE ), por la que se modifica el Real Decreto 1/1996.

16 explotación los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y uso en exclusiva. Los derechos, cuando son varios los autores, se repartirán en el porcentaje que ellos determinen. En caso de no respetarse este derecho, la acción para reclamar daños y perjuicios prescribirá a los cinco años, pudiéndose exigir indemnización, arresto mayor o incluso cese del negocio, dentro de dicho plazo. Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor, o del último de los coautores vivo, y 70 años después de su fallecimiento. En el caso de que el autor sea una persona jurídica, la duración de los derechos de explotación es de 70 años El registro de la propiedad intelectual Al estar protegida la obra por el solo hecho de su creación, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntaria. Es conveniente, sin embargo, indicar en cualquier obra la reserva de derechos de autor, mediante la inscripción del conocido símbolo del copyright. La LPI también prevé la posibilidad de inscripción de estas obras en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. La ventaja que ofrece la inscripción en Registro es proporcionar una prueba cualificada de que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular, salvo que se demuestre lo contrario. A efectos de identificación y descripción de las obras, actuaciones o producciones, el Registro de Propiedad Intelectual describe 21 tipos de obras, siendo de especial interés para la UPM las siguientes: Proyectos, planos y diseños de obras de arquitectura e ingeniería Maquetas Gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia Programas de ordenador Bases de datos Páginas electrónicas y multimedia. La inscripción en el Registro es inmediata, no exige examen previo ni requiere novedad o actividad inventiva; basta con que la obra sea original Los programas de ordenador Entre los posibles resultados de la investigación está la obtención de un programa de ordenador o software. A diferencia de otras invenciones, los programas de ordenador no son patentables en sí mismos, a no ser que se incorporen a máquinas o sistemas que produzcan efectos técnicos de aplicación industrial. Por lo general, la protección de los programas de ordenador se encuadra en la LPI 2. El titular tendrá el derecho de realizar o autorizar: La reproducción total o parcial, por cualquier medio y bajo cualquier forma. La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación del programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos. Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias. 2 El derecho de autor sobre los programas de ordenador se rige por los preceptos del Título VII (artículos 95 a 104) de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996.

17 La Normativa de la UPM sobre Propiedad Intelectual 3, en vigor desde 2006, establece en sus artículos 4.2 y 13 que los autores tienen derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad por la explotación de los programas que hayan sido registrados en el Registro de la Propiedad Intelectual. La normativa de la UPM también establece que siempre que un programa de ordenador se utilice sin ánimo de lucro y dentro del ámbito docente de la UPM, no será necesario el consentimiento expreso de los autores para su utilización, pero será obligatorio hacer constar el nombre de los autores. Esté o no inscrita una obra en el Registro, es conveniente indicar la existencia de derechos de autor, mediante la inscripción del símbolo del copyright al principio de la obra (por ejemplo, en la primera pantalla cuando arranque el programa y en los manuales, en una de sus primeras páginas, y en todos los ordinogramas del mismo). En los programas de la UPM aparecerá reflejado de la siguiente forma: Universidad Politécnica de Madrid, Año Autores (opcional) Por otra parte, se debe tener en cuenta que un programa de ordenador, una vez creado y puesto en funcionamiento, es muy fácil de copiar. Por ello, si se pretende explotarlo comercialmente resulta aconsejable inscribirlo en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. Ello proporciona una prueba cualificada de su autoría ante los tribunales, con el consiguiente aumento de la protección. La inscripción en el Registro no implica la publicidad del programa, ya que según el Reglamento 4, los únicos elementos de los expedientes relativos a programas de ordenador susceptibles de consulta pública serán los que consten en el asiento registral (nombre o denominación social del solicitante; nombre, nacionalidad y residencia habitual del autor o autores; naturaleza y condiciones del derecho inscrito; título del programa; fecha de publicación) El registro de los programas de ordenador Para iniciar el proceso de solicitud de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de un programa de ordenador, los autores tienen que presentar en la OTRI de la UPM la siguiente documentación: 1. Dos ejemplares de: La totalidad del código fuente y un ejecutable del programa (en un CD-ROM) Una memoria (paginada) que contenga - Portada con el título completo de la obra, autor/es y titular/es - Una breve descripción del programa de ordenador - El lenguaje de programación - El entorno operativo - Un listado de los ficheros que contiene - El diagrama de flujo - En caso de ejemplares múltiples, el número de depósito legal 5. Es fundamental que en esta documentación (CD y memoria) no aparezca referencia alguna, 3 La Normativa sobre la Propiedad Intelectual en la UPM fue aprobada en la Junta de Gobierno de 22 de diciembre de Artículo 32 del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. 5 La realización de ejemplares múltiples exige que se realice el depósito legal de la obra ante el Negociado correspondiente, que en la Comunidad de Madrid está en la c/ Ramírez de Prado, 3.

18 ni directa ni indirecta, a ningún tercero que no sea ni autor ni titular de la obra. Para verificar la ausencia de estas menciones en el código fuente se pueden utilizar los siguientes programas: Cuestionario debidamente cumplimentado y firmado por todos los autores. 3. Fotocopia legible del D.N.I. en vigor de los autores. 4. Modelo de gestión de recursos firmado por todos los autores de la UPM y con el visto bueno del director de departamento o responsable del grupo de investigación. 5. Contrato de cesión de derechos de explotación a la UPM, firmado en todas las páginas por todos los autores que sean personal de la UPM o becarios de la UPM. El número de ejemplares de este contrato que hay que firmar ha de ser igual al número de autores más 2. Si además de la UPM existen otros cotitulares se deberá aportar la siguiente documentación: 6. Contrato de copropiedad de derechos de explotación entre la empresa/institución a la que pertenezcan el resto de autores y la UPM, firmados y visados en todas las páginas. Se firmarán tantos ejemplares como cotitulares+1. La fecha de firma ha de ser posterior a la de los contratos de cesión de los autores a sus respectivas entidades. Si los autores no vinculados a la UPM ceden sus derechos en virtud de relación laboral hay que aportar: 7. Acreditación de la relación contractual con la empresa/institución mediante los TC2 correspondientes al período en el que se desarrolló el software, más un certificado 6 firmado por el autor indicando la titularidad de la empresa sobre los derechos de explotación 7. Si los autores no vinculados a la UPM ceden sus derechos en virtud de contrato de cesión hay que aportar: 8. Contratos de cesión de los derechos de explotación de los autores a su entidad. Se recuerda que estos contratos han de ser coincidentes con los de la UPM en el ámbito y tiempo de la cesión. La OTRI se encargará de reunir la documentación necesaria para la inscripción de la obra en el Registro (elaborar las diligencias de autentificación de firmas, rellenar los impresos de solicitud, tramitar la firma del Vicerrector de Investigación de los contratos de cesión y de los impresos, aportar la documentación relativa a la UPM, etc.). Asimismo, la OTRI gestionará el pago de las tasas correspondientes al Registro y la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales de los contratos de cesión de los autores vinculados a la UPM. 6 Existen 2 modelos dependiendo del artículo de la Ley de Propiedad Intelectual que aplique. La titularidad que se obtiene en virtud de estos artículos, si no existe pacto en contrario, es de 5 años y en España. 7 En el caso de que existiera pacto en contrario sobre la titularidad de la empresa de los derechos de explotación, el autor podrá optar por ceder la titularidad de estos derechos a la UPM, lo cual quedaría reflejado en un contrato.

19 Una vez reunida toda la documentación requerida para la inscripción en el Registro, la OTRI se encargará de presentar la solicitud. Si la solicitud presentada contuviera algún defecto subsanable, o si no se aportase algún documento necesario, la UPM requerirá a los autores que subsanen la falta en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación. Mientras no se subsane el defecto, la obra está presentada pero no calificada, y quedará protegida desde el momento en que el defecto sea subsanado y reciba calificación jurídica favorable El registro de las bases de datos La LPI define las bases de datos como las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma. Las bases de datos son objeto de propiedad intelectual si por la selección o disposición de sus contenidos constituyen creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. La protección reconocida a estas bases de datos se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos. La protección reconocida por ley a las bases de datos no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos. Para iniciar el proceso de solicitud de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de una base de datos, los autores tienen que presentar en la OTRI de la UPM la siguiente documentación: 1. Dos ejemplares de: Una grabación de la base de datos (en un CD-ROM) cuyo contenido pueda ser examinado por el Registro Una memoria (paginada) descriptiva de la base de datos que contenga - Portada con el título completo de la obra, autor/es y titular/es - Los criterios sistemáticos y metódicos de ordenación - El sistema de acceso a los datos - El modo de acceso a los datos. Es fundamental que en esta documentación (CD y memoria) no aparezca referencia alguna, ni directa ni indirecta, a ningún tercero que no sea ni autor ni titular de la obra. El resto de la documentación necesaria es análoga a la referida en los puntos 2 a 7 del capítulo 4 del presente documento. El proceso seguido en la OTRI para el registro de una base de datos es también análogo al que se lleva a cabo para el registro de un programa de ordenador. 4. LA PROTECCIÓN DE VARIEDADES Y OBTENCIONES VEGETALES Se entiende por variedad vegetal al conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión del título de obtención vegetal, puede: - Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. - Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos

20 caracteres por lo menos. - Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. La protección de las variedades vegetales como Obtenciones Vegetales viene regulada por la Ley 3/2002 de 12 de marzo, cuya aplicación se extiende a todos los géneros y especies botánicas, y su Reglamento (CE) 2100/94 de 27 de julio. El procedimiento de protección para cada especie se dicta a través de disposiciones precisas, no existiendo normativa para todas las especies. Por tanto, actualmente existen muchas especies que no pueden ser registradas como obtención vegetal o variedad protegida. La dificultad asociada a los ensayos y la falta de infraestructura necesaria obliga a que la incorporación de nuevas especies en el registro nacional no sea lo rápida que se desearía. La lista de variedades registrables se puede solicitar en la OTRI. Se pretende paliar este problema a través del Registro Comunitario, donde se encuentran incluidas todas las especies vegetales, pero cuyas tasas de tramitación y mantenimiento son mucho más elevadas que las nacionales, y cuyo procedimiento de obtención es más prolongado. Las variedades y los usos de las mismas que no se puedan acoger a dicha ley 3/2002, podrán protegerse mediante Patente. Las condiciones que debe cumplir una variedad para poder ser objeto de protección en el Registro de Variedades Protegidas, tanto nacional como comunitario, son: Novedad; diferencia con las variedades ya existentes. Homogeneidad en la reproducción. Estabilidad en sus caracteres esenciales. Para comprobar que la nueva variedad cumple estos requisitos, el organismo encargado de conceder el Título de Obtención Vegetal realiza un examen previo. Esta protección da derecho a producir, vender o explotar los elementos de reproducción o multiplicación vegetativa de la variedad. La duración de la protección varía entre 15 y 20 años, según la especie. En caso de realizarse la inscripción en el registro nacional, se podría reivindicar dicha prioridad para extender la protección a nivel comunitario, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inscripción. Las denominaciones de las variedades no pueden estar formadas únicamente de cifras, ni inducir a error o confusión. Constarán de 1 a 3 palabras pudiendo incluir números, de 1 a 4. Tampoco puede existir previamente como marca o ser objeto de ella, y se denominará igual en todos los países. El organismo encargado de la protección de las obtenciones vegetales es el Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, que concede los títulos de Obtención vegetal y los publica en el Boletín del Registro de Variedades Protegidas. El Procedimiento de registro consiste en: Presentación de la solicitud, descripción del procedimiento de obtención y cuestionario técnico. Entrega del material vegetal necesario. Revisión de la solicitud. Examen previo, ensayos de caracterización. Inscripción provisional (primeros estudios favorables).