UNIVERSIDAD PANAMERICANA FACULTAD DE DERECHO

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1 UNIVERSIDAD PANAMERICANA FACULTAD DE DERECHO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ANTE LA S.E.P CON NUMERO DE ACUERDO DE FECHA 24-III-94 MARCAS MUERTAS : UN ACERCAMIENTO A LAS CAUSAS QUE DAN ORIGEN AL CONCEPTO Y A LOS CONFLICTOS QUE GENERAN EN EL SISTEMA MEXICANO. TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADA EN DERECHO P R E S E N T A JIMENA CHI BARRALES DIRECTOR DE TESIS: DR. J. MANUEL MAGAÑA RUFINO MEXICO D. F. OCTUBRE, 2010

2 Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran velado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. A mi madre.

3 Asimismo quiero extender mi más sincero agradecimiento: A mi familia, por su constante e incondicional amor y apoyo. A mis amigos, por convertirse en familia y acompañarme en el camino. Al Dr. Manuel Magaña Rufino, sin cuyo desinteresado apoyo no hubiera culminado este logro.

4 Índice Introducción Capítulo 1. Conceptos Generales 1.1. Conceptos de Propiedad Industrial Definición de Propiedad Industrial Creaciones nuevas Secretos Industriales Represión a la Competencia Desleal Signos Distintivos 1.2. Institutos de la Propiedad Industrial Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 1.3. Signos Distintivos Nombres comerciales Avisos Comerciales Denominaciones de origen Marcas Definición Funciones Caracteres Principios Clasificación Capítulo 2. Prácticas de solicitud y renovación de registros marcarios en Derecho Comparado.

5 2.1. Sistemas de adquisición y renovación del derecho Prácticas de derecho comparado Paraguay Adquisición del Derecho Renovación del Derecho Estados Unidos Adquisición del Derecho Renovación del Derecho Japón Adquisición del Derecho Renovación del Derecho Capítulo 3. Tratamiento en México 3.1. Adquisición del derecho Órgano competente Requisitos de forma Requisitos de fondo Expedición del título Duración del proceso Ventajas del registro 3.2. Renovación del derecho Órgano competente Requisitos de forma Requisitos de fondo Expedición del título Declaraciones de uso Capítulo 4. Perspectiva sobre la renovación de registros de marca muertos en México - contratiempos y su resolución.

6 4.1. Prácticas adoptadas por el IMPI Concepto de marca muerta Causas de dilación del otorgamiento de una marca Emisión de oficios Procedimientos Contenciosos Recursos en contra de la resolución emitida en un procedimiento contencioso ante IMPI Problemática generada por los criterios prácticos adoptados en la renovación de las marcas muertas Caso Práctico Conclusiones Bibliografía

7 Introducción Las actividades comerciales y empresariales han alcanzado un desarrollo inimaginable, incluso, logrando configurarse como uno de los pilares de cada sociedad. De manera natural, las normas relativas a dichas actividades se sujetan a un proceso de evolución y de invención. Es por ello, que las normas de Propiedad Industrial han proyectado una amplia evolución en aquellos países que basan su desarrollo en las actividades comerciales, empresariales e industriales, ya que la existencia de este tipo de normas configura una herramienta de impulso para las mismas. Aquellos países que se encuentran en una etapa de desarrollo económico, como es el caso de México, están conscientes de la necesidad existente en materia de regulación de propiedad industrial, pues dicho desarrollo se encuentra, si bien no supeditado, sí condicionado a la existencia de normas claras que respondan a la necesidad actual. En consecuencia, podemos considerar que el objeto de la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país es la protección y la promoción de la actividad creadora, producto del ingenio humano, permitiendo a dichos inventores establecerse con facilidad y penetrar en nichos de mercado contando con la protección estatal. Dentro de la Propiedad Industrial, la marca es una de las instituciones que mayor desarrollo posee, y dicho desarrollo es consecuencia lógica del gran valor que en nuestro contexto histórico se les ha otorgado al asumirlas como un bien intangible de aquellos que producen o prestan un bien o servicio. Una marca es un signo visible integrado por letras, números, figuras o por su combinación, del que se valen los comerciantes, productores e industriales para lograr un vínculo con el consumidor que les permita identificar dicho símbolo como característico del producto o servicio ofrecido.

8 Ahora bien, la marca existe desde que es utilizada aún sin estar supeditada al reconocimiento del Estado, sin embargo, el registro de marca no existirá sino hasta el momento en que el mismo sea otorgado por este, por lo que un registro en el sistema mexicano tendrá ventajas sobre aquella marca que no se encuentre registrada. Dichas ventajas poseen una vigencia determinada por lo que la marca puede ser objeto de renovación bajo el cumplimiento de determinadas condiciones y circunstancias con la finalidad de asegurar el mantenimiento de aquellos beneficios derivados del registro de marca. En el caso de México, la actividad desarrollada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha generado la creación de conceptos que de inicio no se encuentran previstos en doctrina alguna y que han sido definidos y regulados por la práctica marcaria mexicana, como es el caso de la llamada marca muerta. El presente trabajo configura un análisis sobre las prácticas de renovación de marcas muertas, el cual no se puede lograr sin antes realizar un estudio profundo sobre los conceptos generales en materia de propiedad industrial. Asimismo, ha sido necesario un estudio comparativo sobre tres sistemas de adquisición y renovación de marcas distintos al sistema mexicano para así aportar una mayor comprensión al mecanismo por medio del cual el Estado otorga la protección de un registro de marca y a su vez otorga la posibilidad de renovarlo. A lo largo de los dos últimos capítulos de este trabajo de investigación, es posible observar un análisis, en primer lugar, sobre la práctica ordinaria de adquisición de un registro de marca, para continuar con la práctica de renovación de dicho registro. Una vez analizado el sistema ordinario, el último capítulo analiza de lleno las prácticas de renovación de marcas muertas, las causas que generan dicho tipo de marcas y los criterios prácticos adoptados por la autoridad en la materia. Un registro de marca bien renovado, es eterno, se trata de una consideración común en la práctica y tan cierta como nuestra propia legislación lo permite. Sin

9 embargo, el análisis realizado sobre la práctica de renovación de marcas muertas nos permite generar una crítica profunda a los criterios adoptados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que debido a la falta de motivación y fundamentación ponen en peligro la vigencia de un registro de marca. Si bien es cierto que la autoridad debe ceñir su actividad a aquello que le permite la norma, también lo es, que la práctica en numerosas ocasiones rebasa los supuestos previstos por la ley, siendo entonces necesario el ejercicio de una actividad de criterio en el que la autoridad sea capaz de proporcionar soluciones legales a situaciones fácticas que den una respuesta pronta y suficiente a aquellas lagunas legales que pueden generar un perjuicio en el particular. Es deber del abogado, en materia de propiedad industrial, exigir a la autoridad una actuación acorde a la norma, pero si ésta no responde a la necesidad actual, entonces el deber de éste se extiende a la exigencia de la modificación de dicha norma, pues de lo contrario será imposible cumplir con la labor que le ha sido encomendada. Con el afán de hacer de éste un trabajo integral, además de realizar una crítica a dichas prácticas, se encontrarán diversas soluciones planteadas desde el punto de vista de la autoridad así como del particular. Dichas soluciones no hacen más que integrar a la norma vigente la realidad que se ha derivado en el ejercicio del derecho y que hoy en día es necesario integrar al ordenamiento, o de lo contrario la protección que de la norma se debe derivar se verá truncada en la práctica.

10 CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES 1.1. CONCEPTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A nivel doctrinal, la materia de propiedad intelectual se ha dividido en Propiedad Intelectual en estricto sentido o Derechos de Autor y en Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual en estricto sentido o Derechos de Autor Propiedad Intelectual Propiedad Industrial Concentrando el presente capítulo en el rubro de Propiedad Industrial, encontramos a su vez cuatro divisiones consistentes con la opinión de la mayoría de los estudiosos de la materia, a saber Creaciones nuevas, Secretos Industriales, Represión a la competencia desleal y Signos distintivos. Propiedad Industrial Patentes, Modelos de Utilidad, Creaciones nuevas Diseños Industriales, Esquemas de trazado de Circuitos Variedades vegetales Secretos Industriales Represión a la Competencia Desleal Marcas Signos Distintivos Nombres comerciales Avisos comerciales Denominaciones de origen

11 1.1.1 Definición de Propiedad Industrial Señalado por Carlos Viñamata, los conceptos derivados de la propiedad industrial se encuentran contenidos en la Propiedad Intelectual ya que son producto de la creación intelectual, sin embargo, se les distinguen de los Derechos de autor debido a que los derechos derivados de la propiedad industrial poseen una aplicación o referencia a la industria o comercio. 1 Los derechos derivados de la propiedad industrial nacen de la necesidad del mundo competitivo en el que hoy en día se desarrollan las actividades comerciales, empresariales e industriales, y que en consecuencia han impulsado a las empresas y demás productores a una actividad creativa e inventiva de evolución en productos y servicios, no sólo en el contenido de los mismos, sino en la forma en que estos son presentados. En consecuencia, podemos considerar a la propiedad industrial como aquel conjunto de prácticas y derechos tendientes al perfeccionamiento y mejoramiento de la calidad de procesos y productos provenientes de las actividades comerciales e industriales garantizando un rango determinado de calidad, tanto al titular del proceso o producto como al consumidor del mismo, a través, de la regulación y otorgamiento de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, variedades vegetales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen Creaciones nuevas Aunque los conceptos que se incluyen bajo el rubro de creaciones nuevas puedan variar en algunas clasificaciones, podemos considerar que de manera general éstas engloban los siguientes conceptos: 1 Viñamata Paschkes, La Propiedad Intelectual, Ed. Trillas, México, 1998, pág. 123

12 Patentes: Aquel derecho en forma de título concedido por el Estado a aquellas invenciones provenientes de la creación humana que cumplan con los llamados requisitos de patentabilidad (novedad, actividad creativa y aplicación industrial), otorgando al titular de dicho título un derecho de exclusividad y otro de exclusión. Modelos de utilidad: En términos del artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), serán aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Diseños Industriales: Aquella creación que tiene por objeto la satisfacción del gusto del público, a través de la exploración en la forma y presentación de los productos. Tanto la doctrina, como la LPI en su artículo 32 reconocen que los diseños industriales incluyen dibujos industriales (combinación de figuras, líneas y colores incorporados a un producto con fin de ornamentación) y los modelos industriales (aquella forma tridimensional que constituye un patrón para la fabricación de un producto). Esquemas de trazado de Circuitos Integrados: Llamados también topografía de un circuito integrado, y en términos del artículo 2 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los circuitos integrados, se entiende por esquema de trazado (topografía) la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales por lo menos uno, sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. Variedades Vegetales. En términos de la Ley Federal de Variedades Vegetales, éstas protegen los derechos de propiedad de aquellos obtentores que desarrollen

13 una nueva variedad distinta, estable y homogénea como consecuencia de una técnica, conjunto de técnicas o procedimientos Secretos Industriales En términos del artículo 82 de la LPI, se trata de toda información conformada por procesos, técnicas, fórmulas e incluso patentes de aplicación industrial o comercial que resguarde una persona física o moral con carácter de confidencial y que configure una ventaja frente a terceros Represión a la Competencia Desleal Los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pudieran engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos o servicios en cuestión; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades. Es preciso que la competencia sea honesta, proba y leal. A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. 2 De ahí, que los mecanismos tendientes a la represión de la competencia desleal sean aquellos mecanismos para la protección y conservación de los derechos de propiedad industrial e incluso, a los derechos de autor. El abogado en este rubro tendrá una doble actividad, la práctica preventiva y la práctica defensiva. En la primera deberá: 2 Rangel, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, pág. 105

14 - Obtener derechos de propiedad industrial para sus clientes. - Conservar dichos derechos. - Otorgar asesoría respecto a la obtención y conservación de dichos derechos. - Representar a sus clientes en aquellos asuntos que involucren dichos derechos. Por otro lado, la práctica defensiva implica la protección de los derechos de propiedad industrial frente a terceros, a través de acciones administrativas, penales y civiles Signos Distintivos Aún considerando las variantes entre las legislaciones, por lo general son considerados como signos distintivos los siguientes: marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales. Los Signos Distintivos son utilizados con el propósito de proteger, afirmar y extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público. Los derechos exclusivos de reproducción de signos distintivos son menos completos que los de las creaciones nuevas, ya que éstos no aseguran a su titular un monopolio, sino que otorgan a un productor el uso exclusivo de su marca, de su nombre comercial o del nombre del lugar de su fabricación y procuran la conservación de su clientela. 3 Estos se analizarán a fondo en un epígrafe independiente. 3 Ladas, Stephen, The International Protection of Industrial Property, Harvard University Press, Cambridge, 1930, pág. 6

15 1.2. INSTITUTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Con anterioridad a la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la autoridad competente en materia de propiedad industrial era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin embargo, por decreto publicado el 10 de diciembre de 1993 se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuya naturaleza jurídica es la de un organismo descentralizado 4, con personalidad jurídica y patrimonio propio que cuenta con la autoridad legal para administrar el sistema y la regulación de la propiedad industrial en México. Como lo explica el Doctor Mauricio Jalife, las facultades que posee este organismo le permite realizar funciones de naturaleza jurisdiccional, por poder pronunciarse sobre la validez de derechos e intervenir en la imposición de infracciones. 5 Entre las primordiales atribuciones de dicho instituto podemos mencionar: a. Otorga protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas, avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, autoriza el uso de denominaciones de origen y protege los secretos industriales. 4 Como es señalado por Miguel Acosta Romero, en su libro Teoría General del Derecho Administrativo, la descentralización como forma de organización de la autoridad implica la existencia de un órgano que dependa indirectamente del ejecutivo federal, pero que invariablemente posee personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que en consecuencia le otorga facultades en mayor grado autónomas. 5 Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, México, 1998, pág. 13.

16 b. Evita y lucha contra los actos que afecten los derechos derivados de la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, además de aplicar las sanciones adecuadas. c. Promueve, fomenta y motiva la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos mediante la transferencia de tecnología, y d. Promueve la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países. El IMPI tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad industrial así como promover y difundir los beneficios que ésta ofrece para apoyar la actividad inventiva y comercial de nuestro país, impulsando la creación y desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de toda la sociedad Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Se trata de uno de los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1967 por medio del Convenio de la OMPI. Dicho organismo nació teniendo como objetivo primordial la creación de un sistema internacional de propiedad intelectual cuyo funcionamiento estuviera determinado por los lineamientos generales establecidos por los Estados miembros de la OMPI, tomando en cuenta que al día de hoy el número de países miembros que le integran asciende a 184 Estados. En términos del Presupuesto por Programas revisado del bienio 2008/09 aprobado por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI el 12 de diciembre de 2008, las metas primordiales de este organismo son:

17 -Evolución equilibrada del marco normativo internacional de la Propiedad Intelectual (P.I.); -Suministro de servicios mundiales de calidad en la esfera de la P.I.; -Facilitar el uso de la P.I. en aras del desarrollo sostenible; -Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de P.I.; -Fuente de referencia en el mundo de información y análisis en materia de P.I.; -Cooperación internacional para vigorizar el respeto por la P.I.; -Abordar la P.I. en el contexto de los problemas mundiales de política pública; -Comunicación eficaz entre la OMPI, sus Estados miembros y todas la partes interesadas; y -Estructura eficiente de apoyo administrativo y financiero que favorezca la ejecución de los programas de la OMPI SIGNOS DISTINTIVOS Un signo distintivo permite identificar y distinguir una entidad de otras del mismo género, permitiendo que a través de ciertas características que le son propias se pueda realizar una actividad de discernimiento, son instrumentos que utiliza una persona, generalmente un empresario, para distinguir su propia actividad, los locales o los productos o servicios de otras personas, habitualmente competidores 6. En ellos encontraremos los siguientes: marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales. 6 García, Vidal Ángel, El uso descriptivo de la marca ajena, Edit. Marcial Pons, España, 2000, Pág. 19.

18 Nombres comerciales Entendiendo al nombre comercial como aquel signo distintivo que tiene por objeto dar a conocer o identificar a una empresa o establecimiento de otras del mismo giro, encontramos que la LPI en su artículo 89 fracción tercera contempla la posibilidad de que los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales puedan constituir una marca. La legislación, correctamente, no define al nombre comercial pero contempla diversas disposiciones al respecto que nos permiten delimitar sus características. Acudiendo al Derecho Mercantil, Joaquín Garrigues, define al nombre comercial como la denominación que toma forma de rótulo o signo exterior de los locales o negociaciones. 7 A esta definición, sumamos la de David Rangel, quien acertadamente define al nombre comercial como el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial y mercantil. 8 Estas definiciones nos permiten dilucidar las diferencias existentes entre la marca y el nombre comercial, pues el nombre comercial tiene como finalidad distinguir establecimientos, negociaciones o empresas, mientras que la marca nos permite distinguir servicios o productos. Por otro lado, como es mencionado por David Rangel Medina las marcas pueden ser otorgadas a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, en tanto que los nombres comerciales no deben otorgarse a prestadores de servicios que no sean comerciantes. 9 Finalmente, en cuanto a las diferencias, es posible tener la protección sobre el uso de un nombre comercial aún cuando no se tenga registro alguno, en términos del artículo 105 de la LPI: 7 Garrigues, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Porrúa, México, 1981, pág Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1992, pág Ibídem, 293.

19 El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la república si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Paralelamente, los artículos 106, 107, 108 y 109 del mismo ordenamiento establecen un sistema de publicación del nombre comercial que tendrá como efecto la presunción del uso y adopción del mismo. Es importante considerar que es posible que el sujeto obtenga derechos de utilización exclusiva sobre una denominación o razón social bajo la figura de nombre comercial, sin embargo, también es posible ampliar el rango de protección bajo la figura de registro de marca Avisos comerciales Podemos considerar que los avisos comerciales son aquellos signos distintivos que se materializan en el texto publicitario, conocido también como eslogan comercial, por medio del cual se dan a conocer al público los signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales con la finalidad de ser promocionados. Con el anuncio o aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen Rangel, David, Derecho intelectual, Ed. McGraw-Hill, México, 1998, pág. 90

20 David Rangel realiza una acertada clasificación de los avisos comerciales, atendiendo a los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial 11 : Fachadas Atendiendo al lugar Escaparates de colocación Marquesinas Carácter transitorio (Propaganda impresa) Atendiendo a su duración Carácter permanente (pintados en predios, muros, bardas) Atendiendo a su finalidad Denominativos (Contienen el nombre o razón social, o identifican una negociación o producto) De propaganda (Se refieren a marcas, productos o servicios con el objeto de promover su venta) Mixtos (comprende los elementos de los avisos denominativos y de propaganda) 11 Op. Cit. Rangel Medina, David, pág. 72

21 Denominaciones de origen Como lo menciona David Rangel Medina, la denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra, agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas. 12 Por otro lado, en términos del artículo 156 de la Ley LPI, se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en este los factores naturales y los humanos. En consecuencia, podemos considerar que una denominación de origen es aquel nombre que se identifica con el de una zona geográfica, para referirse a un producto cuya distintividad radica en ciertas cualidades o características proporcionadas por dicha zona, siendo el titular de dicha denominación de origen el país en el que se encuentra la zona geográfica. Finalmente, la declaración de protección por la que se le otorga la denominación de origen debe ser hecha por el IMPI, de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico, dejando de surtir efectos únicamente cuando otra declaración, emitida por dicha autoridad, la revoque Ibid, pág Un ejemplo del acto de revocación lo encontramos en la declaración de insubsistencia de las condiciones que motivaron la declaratoria general de protección de la denominación de origen "chile habanero de Yucatán, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 28 de abril de 2010.

22 MARCAS Definición Constituye una marca todo signo materializado que permita al público en general distinguir un producto o servicio de otro. Una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado. 14 De ahí, que a la marca se le identifique con el nombre y/o servicio que particularice un bien o un servicio. Otra definición es proporcionada por Pedro Carrillo, al considerar a la marca como todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el marcado. 15 La definición legal sobre marca la encontraremos en el artículo 88 de la Ley de la materia, sin embargo, dicha definición incluye elementos similares a las definiciones doctrinales. El elemento primordial que encontramos en estas definiciones lo configura la relación existente entre la marca, el producto o servicio, el titular y el consumidor, es decir, la existencia de una marca ampara a su vez la existencia de un producto o servicio que se identifica con una determinada calidad por ser un servicio prestado o un bien producido por un determinado productor o vendedor, asegurando una cadena de comercialización que a su vez generará una relación 14 Op. Cit., Viñamata, pág Carrillo, Toral Pedro. El derecho intelectual en México, 2da ed., Edit. Plaza y Valdés Editores, México 2003, Pág. 153.

23 entre el producto o servicio y el consumidor, quien accede a dicho producto o servicio por la calidad que reconoce e identifica por la marca Funciones Las definiciones arriba expuestas, nos permiten determinar las principales funciones de las marcas: a. Distinción. Toda marca permite la individualización de un producto o servicio. Esta función implica la individualización del producto o servicio pues la marca permitirá diferenciar los productos o servicios prestados de otros semejantes evitando con ello confusiones entre unos y otros. 16 b. Protección al empresario. Se considera una función de la marca porque permite que el titular de la misma distinga sus productos o servicios de otros. Además es privativo para la persona que lo usa, de lo contrario configuraría una práctica de competencia desleal. c. Protección al consumidor. Debido a que el consumidor relaciona los productos o servicios con una marca, éste podrá valorar el servicio o producto por medio de su marca. Lo anterior, porque la marca es un indicador de procedencia, que permite al consumidor poseer garantía sobre la proveniencia del producto o servicio consumido. d. Función social o de garantía de calidad. Le facilita al consumidor comprar con toda seguridad un objeto o producto del que ya ha apreciado su calidad por una compra previa. 16 Op. Cit. Viñamata, pág. 235

24 e. Función de propaganda. La marca al tener la finalidad de individualizar la mercancía, configura un medio de propaganda y posicionamiento entre el público consumidor, pues al identificar un producto o servicio con una marca de determinada calidad o titular, genera confianza en el consumidor. f. Medio de control para el Estado. Esta última función es mencionada por Carlos Viñamata, al considerar que la comercialización de diferentes marcas en nuestro país permite al Estado tener conocimiento sobre el desarrollo económico, industrial y comercial Caracteres Los siguientes caracteres deben estar presentes en toda marca, y encontramos su desarrollo en la doctrina, además de un sustento legal: a. Distintiva. La definición de marca nos permite determinar que este carácter es esencial en toda marca, pues indica que permitirá la individualización del producto o servicio a través de un signo visible, asimismo el artículo 88 de la LPI, al definir el concepto de marca establece la necesidad para que ésta distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. La distinción implica la individualización. Tomando en cuenta que la actividad jurisdiccional ha definido al consumidor promedio como aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria 18, la distinción que una marca otorga a un producto o 17 Ibid, pág , T.A., Registro No , 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág

25 servicio es primordial en la relación comercial entablada entre el proveedor del producto o servicio y el consumidor. b. Novedosa. La primordial finalidad de una marca es la individualización de los productos o servicios que ampara, de ahí que el carácter novedoso de una marca sea inherente a la existencia de la misma, pues la novedad implica que el signo debe ser distinto de cualquier otra marca que ampare los mismos productos o servicios. Al respecto, el artículo 90 Fracción XVI de la LPI establece la no registrabilidad para aquellas marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro o ya registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, a menos que la solicitud o registro existente pertenezca al mismo titular. La actividad jurisdiccional también se ha pronunciado a ese respecto, como lo demuestra la Tesis Aislada No del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al señalar que la similitud y la asociación, a fin de sancionar tales prácticas de competencia desleal, especialmente orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, donde se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio que los signos acreditados tienen para el consumidor. En consecuencia, para calificar a las prácticas comerciales como desleales, basta que haya riesgo de confusión, que opera subjetivamente en los consumidores. 19 De ahí que las marcas en comparación tienen que ser, necesariamente, diversas y no idénticas. De modo que deben, según el espíritu del ordenamiento en cita, evitarse fundamentalmente, todas las posibilidades de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esas marcas pueden presentar diferencias y parecer distintas (dado que en el uso común y a la primera impresión no se tendrán siempre a la 19 T.A. Registro No ; 9ª época; T.C.C.; S.J.F. 4o.A.614 A; Enero 2008, Pág

26 vista tales diferencias), si apreciadas en conjunto se prestarán a confusión debe negarse el registro de una de ellas. 20 c. Veraz. La veracidad de una marca se refiere a la identidad entre el producto o servicio anunciado o promocionado por la marca y el contenido del producto o servicio mismo. Una marca puede contener indicaciones contrarias a la verdad que en consecuencia inducirían al error a los consumidores, tal como lo señala el artículo 90 en su fracción XIV, pues si una denominación, figura o forma tridimensional es susceptible de engañar al público o inducir a error no se otorgará el registro. La propia ley determina que se considera que una marca induce al error cuando constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que la marca pretende amparar. Lo anterior, siguiendo la lógica de combatir la competencia desleal. d. Lícita. La licitud no es más que la concordia con la ley, moral y buenas costumbres. Al respecto los artículos 4 y 87 de la LPI delimitan el principio de licitud que rige en la materia: Artículo 4o.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto. 20 T.A.;8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990; Pág. 291.

27 e. Especial. La especialidad es una consecuencia natural de la originalidad, es decir, por su naturaleza no es posible que se confunda con otra, por el contrario deberá ser reconocida fácilmente al ser diferente a otras marcas, siendo en consecuencia un elemento que logre captar la atención del consumidor. f. Exclusiva. La marca otorga al titular un derecho personal y exclusivo, ya que es un derecho privativo de quien lo usa al no permitir que otros productos o servicios de la misma clase utilicen la misma marca Principios a. Principio de Territorialidad. En términos del artículo 128 de la LPI, la marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Es por ello, que la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en el que haya sido registrada. La exclusividad deriva a favor del titular del registro sobre el territorio nacional. b. Principio de Especialidad. Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos por la clase en la que fueron registrados. Tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares así como respecto del diseño o denominación que fue registrado. 21 c. Principio de vigencia. Como lo menciona el Doctor Mauricio Jalife, todo registro de marca posee una vigencia, la cual variará dependiendo de cada país, sin embargo al concluir dicha vigencia se genera la caducidad del registro, por lo que será necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente T.A.,7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Sexta Parte; Pág Op. Cit. Jalife, pág. 85.

28 Clasificación Existen diversas formas de clasificar las marcas, a saber: a. Por su objeto Productos Servicios Esta clasificación es reconocida por el artículo 93 de la LPI, al mencionar que las marcas se registrarán en relación con los productos o servicios determinados, atendiendo a la clasificación señalada por el Reglamento. En cuanto a la clasificación, ésta se regula en los artículos 56 fracción primera, 57, 58, y 59 del citado ordenamiento. Como es de suponerse, las marcas que protegen productos tienen por objeto bienes tangibles, a diferencia de las marcas que amparan servicios que en caso contrario se refieren a intangibles. 23 Como es mencionado en la Guía del Usuario de signos distintivos publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 24, se entenderá como clase al conjunto de productos o servicios que tienen un denominador común, y en consecuencia se agrupan de acuerdo a la clasificación adoptada internacionalmente, la Clasificación de Niza. En dicha clasificación se reconocen 45 clases, de las cuales 34 se refieren a productos y 11 a servicios. Industriales b. Por el sujeto De comercio Agricultura 23 Op. Cit., Viñamata, pág pdf, visitado el 31 de enero de 2010.

29 Las marcas industriales permiten reconocer la fábrica de que proviene. 25, mientras que las marcas de comercio distinguen con respecto al producto la casa comercial que lo vende. 26, es decir, tienen relación respecto al vendedor o comerciante, y no al productor o fabricante. Finalmente, las marcas de agricultura permiten distinguir productos agrícolas naturales como frutas y verduras que ostentan la marca directamente en el producto. Nominativas Figurativas c. Por su composición Tridimensionales Mixtas Las marcas nominativas implican que están integradas por una o varias palabras, o números que puedan ser pronunciadas y leídas 27, con exclusión de diseño alguno. El Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito ha considerado que las marcas nominativas son aquellas que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias. 28 El sustento legal de las marcas nominativas lo encontraremos en el artículo 89 fracción primera de la LPI. 25 Aine, Armengaud, Traité Practique des Marques de Fabrique et de Commerce, París, 1898, p.3, citado por David Rangel Medina en Tratado de Derecho Marcario, pág Ibidem. 27 Op. Cit. Viñamata, pág T.A. Registro No ;9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Febrero de 2008; Pág

30 Por otro lado, las marcas figurativas, innominadas o gráficas son aquellas que están configuradas sólo por un diseño sin palabra alguna, es decir, el signo visible es una figura, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Al respecto, el Tribunal antes citado se refiere a las marcas innominadas como aquellas figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. 29 En cuanto a las marcas tridimensionales, a pesar de ser un diseño, a diferencia de las marcas figurativas, poseen una forma tridimensional como es el caso de los envases o frascos que, protegen los envoltorios, empaques, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase. 30 Finalmente, las marcas mixtas resultan de una o varias combinaciones de las tres modalidades anteriores, combinando palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo. Colectivas Individuales d. Por su propiedad En copropiedad Ligadas Nacionales Extranjeras Las marcas individuales por su propiedad se refieren a aquéllas en las que el titular es una sola persona, sea física o moral. Por el contrario, las marcas colectivas son aquéllas en las que a pesar de corresponder en forma unitaria a 29 Ibidem. 30 Ibidem.

31 una sociedad o asociación el uso es compartido entre los miembros, socios o integrantes de las mismas implica una licencia de uso de la marca que se constituye a favor de quien ostenta la calidad de miembro de la asociación o sociedad titular del registro de la marca como consecuencia de la existencia de la marca colectiva y de ser miembro de la persona moral titular de la misma 31. Al respecto el capítulo segundo del título cuarto de la LPI dedica tres artículos a este tipo de marcas, y en términos del artículo 96 los sujetos legitimados para solicitar el registro de una marca colectiva son las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas. En la opinión del Doctor Mauricio Jalife, toda sociedad mercantil se apega a dicho precepto, siempre y cuando reúna productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. 32 Por otro lado, uno de los requisitos que en términos del artículo 97 de la ley se debe sumar a la solicitud, son las reglas de uso, mismas que determinarán el empleo compartido de la marca. Finalmente el artículo 98 establece la no transmisibilidad a terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la sociedad o asociación, disposición que según el Doctor Mauricio Jalife pretende restringir el uso de la marca colectiva sólo a los miembros de una asociación ya que la marca colectiva tienen como función ser una marca de certificación y al permitirse la transmisión de la misma se generaría una violación al compromiso contraído con los usuarios de la misma. 33 Las marcas en copropiedad, a diferencia de las colectivas, pertenecen a dos o más copropietarios, por lo que su uso deberá delimitarse a las reglas definidas por ellos mismos. En cuanto a las marcas ligadas, Carlos Viñamata menciona que éstas pertenecen a un mismo titular, pero además son idénticas o similares en grado de confusión y se refieren a similares productos o servicios 34, por lo que en términos del artículo 31 Op. Cit. Jalife, pág Ibid, pág Ibid, pág Op. Cit., Viñamata, pág. 244.

32 147 de la Ley de Propiedad Industrial la transmisión de alguna marca ligada sólo operará cuando se transfieran todas ellas a la misma persona, a menos que el titular solicite la disolución de la liga impuesta en términos del artículo 146 de la ley. Por último, en cuanto a las marcas por su propiedad, encontramos a las marcas nacionales e internacionales. Las primeras son registradas en México, sin importar que su titular sea nacional o extranjero, en caso de no hacerse valer la prioridad que señala el artículo 4 del Convenio de París y los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, y no tratándose de marcas que se hayan hecho notoriamente conocidas en México. 35 Mientras que las marcas extranjeras serán aquéllas que: - Se encuentren registradas en otro país pero circulen en México, estando o no registradas, siempre que la entrada al mercado en el país haya generado notoriedad; o - Cuando se trate de marcas registradas en su país de origen y en México, pero al momento de registrarse en el país se haya hecho valer el derecho de prioridad que es señalado por el Convenio de París, garantizando así que la marca no será otorgada a un tercero. e. Por el registro Registradas No registradas A nivel internacional se reconocen tres sistemas de adquisición del derecho: por el uso, por el registro y el sistema mixto. El sistema de adquisición en México y en 35 Ibid, pág. 238

33 el derecho comparado será analizado en un numeral posterior, sin embargo, al respecto baste decir que a fin de obtener un registro de marca es necesario cumplir con los requisitos esenciales y formales establecidos por cada legislación. Ahora bien, si una marca no se encuentra registrada no implica per se que no esté reservado el uso a su titular o que no exista medio de defensa alguno. De ahí la necesidad de analizar los sistemas de adquisición del derecho que más adelante se estudiarán. Notorias f. Por declaratoria Famosas Obligatorias Al analizar el artículo 98 bis de la LPI se determina que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca, en México o en el extranjero como consecuencia de la promoción o publicidad de las mismas. Mientras que una marca será famosa cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor en México. La consecuencia de ser una marca notoria o famosa es la de configurar un impedimento para registrar marcas similares o idénticas. Así lo establece la fracción XV del artículo 90 de la LPI al negar el registro de una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México siempre que la persona que lo solicite: - Quiera registrar una marca igual o una que pudiera crear confusión por las similitudes. - Quiera aprovechar sin autorización del titular el nombre o fama de la marca notoriamente conocida.

34 - Pudiera ocasionar desprestigio o atacar el nombre o fama de la marca notoriamente conocida. - Pudiera diluir la marca notoriamente conocida. El carácter notorio o famoso de una marca no está condicionado a que la misma se encuentre registrada, como lo establece el artículo 98 Bis-1, por lo que la protección que una marca pueda poseer dependerá de la declaratoria de notoria o famosa misma que será dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Finalmente, las marcas obligatorias conforme al artículo 129 de la LPI, establece que en algunos casos es obligatorio usar las marcas en artículos de consumo necesario, materias primas del país, efectos de la industria nacional, productos farmacéuticos y en general, en todos aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen estrechamente con la economía del país y las necesidades públicas, facultando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a declarar el registro y uso obligatorio en este tipo de marcas.

35 CAPÍTULO 2. PRÁCTICA DE SOLICITUD Y RENOVACIÓN DE REGISTROS MARCARIOS EN DERECHO COMPARADO 2.1. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DEL DERECHO Habiendo analizado los conceptos rectores del derecho de marcas, en este capítulo se procede a realizar un análisis sobre los sistemas en derecho comparado por los que se obtiene el derecho sobre una marca, así como los pasos necesarios para su conservación, con la finalidad de obtener un marco general sobre los distintos sistemas y las consecuencias ante la falta de renovación del derecho. Como fue señalado en el capítulo anterior, la marca como signo distintivo tiene entre sus funciones primordiales generar un vínculo entre el producto o servicio ofrecido, a través, de dicho signo y el consumidor. En consecuencia, es posible afirmar que una marca existe en el momento en que se vincula un producto o servicio con un signo distintivo de otro producto o servicio de la misma naturaleza. Sin embargo, otra de las funciones de la marca es la de ser un medio de control del Estado, por lo que la autoridad en ejercicio de sus facultades otorga protección mediante del registro de una marca, sin que éste último configure como tal un elemento existencial de la misma, pero sí un derecho exclusivo que deriva de la ley. Del párrafo anterior podemos determinar que el nacimiento de una marca puede ser anterior al registro de la misma, razón por la cual la mayoría de los sistemas jurídicos en el mundo han adoptado cuatro mecanismos de adquisición del derecho: 1. Uso. Se puede considerar que la fuente del derecho de una marca se ubica en el uso en casos excepcionales, ya que éste no siempre tendrá efectos jurídicos. Se trata de un supuesto contemplado en la legislación mexicana, en el cual el

36 acusado de infractor, en términos del artículo 92 fracción I de la LPI, configurándose como un tercero que de buena fe explotaba ininterrumpidamente la misma marca o una similar en grado de confusión para los mismos productos o servicios, antes de que se presentara la solicitud o antes de la fecha de primer uso declarada en tal solicitud tiene derecho de excepción y derecho de solicitar el registro de la marca, la cual se le otorgará después de resolver la nulidad del registro existente Registro. Sin necesidad de considerar al registro como un elemento constitutivo de una marca, se considera como efecto primordial del mismo el derecho a un uso exclusivo y protección marcaria, misma que según David Rangel Medina se puede dividir en cuatro grandes derechos 37 : - En relación con el uso y conservación del registro. Como lo menciona Carlos Correa, 38 en algunas legislaciones Latinoamericanas, el uso de un registro marcario configura una prerrogativa y no una obligación, aunque la falta de éste puede configurarse en consecuencias negativas para el titular de un registro, como la caducidad. El derecho de uso permite al titular del registro disponer sobre el mismo de tal forma que será éste quien determine la forma de explotación de su registro de marca, pudiendo incluso celebrar contratos de licencia de uso. En cuanto al derecho que confiere sobre la conservación del registro, no sólo se refiere al proceso de renovación contemplado en las legislaciones, sino a los mecanismos que el titular de un registro puede utilizar para defenderlo, como medios procesales de defensa en caso de acciones de nulidad por parte de terceros visitado el 15 de enero de Ibidem, págs Correa, Carlos. El derecho de marcas en América Latina, pág. 42. Visitado el 15 de febrero de 2010.