SUMARIO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Transcripción

1 Año XXI - Número 1081 Lima, 15 de junio de 2004 SUMARIO Proceso 16-IP Proceso 28-IP Proceso 38-IP Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 56, 69, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso Interno N 9334-LY. Actor: BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION. Marca: MUSTANG... Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA. Marca: LA CHISPA (mixta). Proceso interno N (8454)... Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 7435-LY. Actor: FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ. Marca: DOLOXEN... Pág PROCESO Nº 16-IP-2004 Interpretación Prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 56, 69, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso Interno N 9334-LY. Actor: BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION. Marca: MUSTANG. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 028-TDCA-2S-9334-LY, de fecha 22 de enero de 2004, del Tribunal de lo Contencioso Admi- Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 15/06/ nistrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, de la República de Ecuador, con motivo del Proceso Interno N 9334-LY. Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de marzo de Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La actora es la sociedad BROWN & WILLIAM- SON TOBACCO CORPORATION Los demandados son el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Procurador General del Estado y como tercero beneficiario la PRODUCTORA TABACALERA DE COLOM- BIA S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 17 de agosto de 1989, BROWN & WILLIAM- SON TOBACCO CORPORATION, obtuvo el registro de la marca MUSTANG (ETIQUETA), destinado a proteger los productos de la Clase Internacional 34 (Tabaco; artículos para fumadores; cerillas). El 27 de diciembre de 1995, PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., PROTA- BACO S.A., solicitó el registro del signo MUS- TANG para proteger productos de la clase 34, solicitud a la cual presentó oposición BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, con base en su marca MUSTANG. El 9 de enero de 1996, PRODUCTORA TABA- CALERA DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de cancelación del Registro de la marca MUSTANG de BROWN & WILLIAMSON TOBA- CCO CORPORATION por falta de uso. Similar demanda se presentó el 10 de enero de 1996 en Venezuela. Como consecuencia de esto, el 14 de febrero de 2001, se notifica a BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, de la resolución que cancela la marca MUSTANG, por falta de uso de la marca. Contra esta resolución se presentó recurso de reposición. El 28 de agosto de 1996 la sociedad actora presentó pruebas de que la marca MUSTANG se encontraba en uso en Venezuela. Finalmente, el Comité de Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada el 29 de noviembre de 2001, declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución que cancela el registro de MUSTANG Fundamentos de la demanda BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORA- TION, demandante en el presente proceso; a través de apoderado, manifiesta mi demanda va dirigida a que se revise el acto administrativo emitido por la Autoridad Administrativa, aceptando mi pretensión de que se rechace la acción de cancelación planteada por PRODUCTO- RA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., PRO- TOBACO S.A., (sic) en contra del registro No de la marca MUSTANG de titularidad de mi mandante y consecuentemente se declare sin lugar la acción de cancelación planteada, por encontrarse esta marca en uso en Venezuela. Para lo cual interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción. La demandante argumenta que dentro de la acción de cancelación planteada, se demostró que la marca MUSTANG se encontraba en uso en Venezuela en 1995, para lo cual se presentó como prueba las facturas comerciales emitidas por C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., que datan de 1995; de las ventas de cigarrillos marca MUSTANG a diferentes comercios; así como también el contrato de licencia celebrado el 18 de mayo de 1994 entre BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION y C.A. CIGARRE- RA BIGOTT SUCESORES, para la fabricación y venta de los productos de la marca MUSTANG en el territorio de Venezuela, País Miembro de la Comunidad Andina; y que sin embargo estas pruebas fueron rechazadas por el Comité de Propiedad Industrial.

3 GACETA OFICIAL 15/06/ Contestación a la demanda Del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. El Presidente del Comité manifiesta que: El Comité se ratifica en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional ; niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y concluye solicitando que se rechace la demanda Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Contesta la demanda arguyendo: Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa; Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente ; impugna la prueba que presente la contraparte y pide se reproduzca todo lo que de autos le sea favorable Del Procurador General del Estado. La Dra. Ruth Seni Pinargote, delegada del Procurador General del Estado al contestar la demanda manifiesta: Corresponde a los representantes legales de las entidades con personalidad jurídica representarlas civil y penalmente, por lo tanto, corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio, y con el fin de supervisar las actuaciones judiciales señala casillero judicial De la SOCIEDAD TABACALERA DE CO- LOMBIA PROTABACO S.A. Contesta la demanda manifestando En lo principal, niego, pura y simplemente, todos los fundamentos, tanto de hecho como de derecho, en que se basa la demanda de impugnación. CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que en el presente caso, se solicita la interpretación del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, a la fecha de solicitud y registro del signo en controversia la Decisión vigente era la 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 56, 69, 72, y 74 de la Decisión 85 y la Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 Artículo 56 Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. Artículo 69 El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. Artículo 72 El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 74 El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales.

4 GACETA OFICIAL 15/06/ DECISIÓN 344 Artículo 108 La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO A fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria no surte efectos retroactivos; así pues, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, al señalar que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. Entonces será aplicable, desde su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. En el caso de autos, el registro de la marca MUSTANG de BROWN & WILLIAMSOM, fue otorgado el 17 de agosto de 1989; bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión, mientras que encontrándose en vigencia la Decisión 344, se intentó el registro por PROTABACO de un signo idéntico y se solicitó la cancelación de la marca de BROWN & WILLIAMSOM.

5 GACETA OFICIAL 15/06/ II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISI- TOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El Tribunal al referirse al artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos. Esto se ha afirmado en los procesos 1-IP-87, G.O. Nº 28, de 15 de febrero de 1988; 4-IP-88, G.O. Nº 39, de 24 de enero de 1989; 3-IP-90; y, 6-IP-93 en los que se destaca que: El Artículo 56 de la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que solo pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros. Asimismo, ha señalado que: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial. La inexistencia dentro de un signo marcario de esa capacidad distintiva, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado... (Proceso 04-IP-95. Marca: EDEN FOR MEN). Un signo será novedoso si incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados. La novedad y la originalidad exigidas para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina,... que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24). III. DE LA DURACION DEL REGISTRO DE LA MARCA El artículo 69 de la Decisión 85 establece que el registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, y que el citado registro podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. Una vez transcurrido este plazo y no habiéndose solicitado la renovación, el derecho sobre la marca se extinguirá. Según el Tribunal, La marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia (5 años en la Decisión 85)... (Sentencia dictada en el expediente 13-IP-95, MAR- CA GAMBRO). En el presente caso, el 17 de agosto de 1989, BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORA- TION, obtuvo el registro de la marca MUSTANG (ETIQUETA), por lo que el juez solicitante deberá determinar el periodo de vigencia de la marca y si la misma se extinguió con el tiempo y por falta de renovación o si por el contrario al momento de intentarse el registro como marca de un signo similar, la ya registrada aún permanecía vigente. IV. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGIS- TRO. USO EXCLUSIVO. CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO Se ha reiterado en diversas ocasiones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, al registrarse la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de

6 GACETA OFICIAL 15/06/ confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas. Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen. Como ya lo ha señalado este Tribunal, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria. (Marca: LA BELLA. PROCESO 109-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 660 del 10 de abril de 2001) Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados (Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP- 87, Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena Tomo I.) La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantizaba en el artículo 72 de la Decisión 85 ese derecho, al disponer que el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. Asimismo, el artículo 74 de esa Decisión regulaba la manera de proteger los derechos conferidos por la marca derivados del registro, remitiendo al derecho interno el empleo de las medidas preventivas y correctivas que defiendan ese derecho. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. (Marca: CERVITAN. Vista en el PROCESO 54-IP-2000) Sobre el requisito del uso de la marca, el Tribunal ha precisado que la utilización de la marca de que trata el artículo 70 de la Decisión 85, debe relacionarse directamente con la función propia del signo marcario, que no es otra que la de distinguir, en la práctica, un determinado producto o servicio que está en el mercado, frente a los consumidores. Que se ha cumplido dicha función es algo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos, indicando circunstancias de tiempo y lugar, tal como se desprende del texto del artículo 70 (Sentencia dictada en el expediente 01-IP-91, de 8 de febrero de 1991, publicada en la G.O.A.C. N 78, del 10 de marzo del mismo año, caso SASONED ). En fin, el derecho al uso, cesión, concesión, y el derecho de prohibir el uso de la marca por terceros, a su vez conlleva la obligación de hacer uso de la marca, pues no puede mantenerse el monopolio del registro de una marca sin explotarla, quitando así el derecho a terceros a utilizarla. La cancelación de la marca por falta de uso, que se prevé en el primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344 del a Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma. Para evitar la cancelación de la marca, como lo exige el artículo 108 de la Decisión 344, el interesado deberá probar que en al menos en uno de los Países Miembros la misma está siendo utilizada. Los medios probatorios serán aquellos enumerados en el artículo mencionado. Con relación al uso de una marca en una zona geográfica determinada, es válido señalar lo sentenciado por este Tribunal:...en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra importancia relevante, puesto que,

7 GACETA OFICIAL 15/06/ para efectos del uso marcario, se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones que comportan el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros surte efectos en toda aquella. A este respecto la evolución legislativa supranacional no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la Decisión 311 se refería a la marca no utilizada en alguno de los Países Miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al no uso en la Subregión que, a juicio de este Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica obviamente compatible con la finalidad de un Derecho marcario común. De esta manera es como debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos en toda la Subregión (Proceso 15-IP-99, marca BELMONT, G.O.A.C. N 528 de 26 de enero de 2000). Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En el presente caso, el Tribunal consultante deberá determinar, si las facturas presentadas por BROWN & WILLIAMSOM configuran prueba suficiente del uso de la marca MUSTANG en uno de los Países Miembros. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI- CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Segundo: Tercero: Cuarto: Quinto: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con las condiciones de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos. El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo en la respectiva Oficina Nacional Competente. La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma, acto que deberá reunir además, para que ésta surta la plenitud de sus efectos, y especialmente frente a terceros, todas las otras formalidades posteriores a su emisión, consagradas por la normativa comunitaria. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se en-

8 GACETA OFICIAL 15/06/ cuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado. Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 28-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA. Marca: LA CHISPA (mixta). Proceso interno N (8454). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, Quito a los doce días del mes de mayo del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero. VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 13 de abril del año 2004 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue decidida su admisión a trámite por medio de auto emitido el 5 de mayo del año 2004.

9 GACETA OFICIAL 15/06/ ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma INVERSIO- NES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 20084, de 15 de junio del 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia, declaró fundadas las oposiciones presentadas por las firmas THE COCA-COLA COMPANY LTDA., COMPAÑÍA INVERSORA EL CON- DOR S.A., THE EAST ASIATIC Co. Ltd. A/S, y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y, negó el registro como marca para la denominación LA CHISPA (mixta), requerida por la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LIMITADA, para amparar productos de la Clase Internacional Nº 95791, de 26 de febrero del 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 16834, de 30 de mayo del mismo año, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 20084, declarando así agotada la vía gubernativa. Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de la sociedad IN- VERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., se declare infundadas las oposiciones formuladas por los terceros interesados y se ordene el registro requerido, por el lapso de diez (10) años, además de condenar en costas y agencias en derecho a la Superintendencia de Industrias y Comercio y a los terceros interesados, disponiendo también la publicación de la sentencia que decida el asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3 Hechos relevantes. Del expediente remitido por el Consejo de Estado, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 29 de diciembre de 1997, la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMA- NOS LTDA. presentó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación mixta LA CHISPA como marca, para amparar productos de la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza 1. - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 458; solicitud en contra de la cual presentaron observaciones las firmas THE COCA-COLA COMPANY LTDA., COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., THE EAST ASIATIC Co. Ltd. A/S, y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHO- COLATES S.A., con base en las marcas de su propiedad identificadas en los respectivos escritos presentados, los cuales obran en el expediente El 15 de junio del 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20084, por medio de la cual declaró fundadas las oposiciones presentadas y, negó el registro de la denominación solicitada. - El 4 de septiembre del mismo año, el apoderado de la firma INVERSIONES CASTRO PIN- ZON HERMANOS LTDA., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. - El 26 de febrero del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución que confirmó la número El 30 de mayo de ese mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Indus- 1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

10 GACETA OFICIAL 15/06/ trial de esa Dependencia, al resolver esta vez el recurso de apelación, emitió la Resolución Nº a través de la cual confirmó también la Resolución inicial. b) Escrito de demanda La sociedad comercial INVERSIONES CAS- TRO PINZON HERMANOS LTDA., por medio de apoderado, manifiesta que presentó solicitud para el registro de la denominación LA CHISPA (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 29, respecto de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, declarando fundadas las oposiciones presentadas por terceros interesados, negó el registro solicitado, por medio de la Resolución Nº de 15 de junio del Sostiene, en lo fundamental, que la mencionada Dependencia ha violado el artículo 134 de la Decisión 486, pues la marca mixta LA CHISPA es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Señala, que desde el punto de vista nominativo, se tiene que gramatical, fonética y gráficamente, los signos LA CHISPA + FIGURA, y LA CHIS- PA DE LA VIDA no se prestan a confusión. Relieva que en la marca LA CHISPA, al ser mixta, se tiene que analizar en su conjunto, con su figura, estilo de letra y reivindicación de colores. Argumenta la violación, además, del artículo 135 literal e) de la misma Decisión, al manifestar que las semejanzas que proyectan estas dos marcas se dan por el solo aspecto denominativo de la terminación, pero, al apreciarlas en su conjunto, se debe concluir que existe una gran distintividad de la marca mixta LA CHIS- PA, en donde el color amarillo es el más sobresaliente, y el magenta, como color moderno, de mayor distintividad. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. Defiende la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, concluye que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Fundamenta sus actuaciones refiriendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 14-IP-98, relacionada con el concepto de marca y sus requisitos. Sostiene que es evidente que, las palabras LA CHISPA, si bien son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante, carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados LA CHISPA DE LA VIDA, CHIS- PORRITO, CHISPAS-CHIPS (registradas) y LA CHISPA (solicitada), resulta indudable que presentan similitudes fonéticas, que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Al referir la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, manifiesta que efectuada la comparación en conjunto de los signos en controversia resulta evidente que la identidad de las expresiones puede conllevar (sic) confundir al público consumidor, dado que la (sic) expresiones citadas comparten una expresión que fonética y auditivamente es igual. Acerca de la relación de productos, expresa que la marca solicitada LA CHISPA comprende productos similares a los prestados (sic) por la (sic) marcas registradas LA CHISPA DE LA VIDA, CHISPORRITO, CHISPA-CHIPS, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización. Concluye afirmando que los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros. En cuanto a los terceros interesados en los resultados del proceso, no aparece en el expediente recibido por este Tribunal, constancias

11 GACETA OFICIAL 15/06/ de contestaciones que hayan sido presentadas a la demanda. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, cabe anotar que la Instancia Consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal y de manera expresa, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales este Organo Comunitario ha debido extraer de la documentación aparejada al expediente recibido. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0461, de 29 de marzo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal ha podido verificar, que la solicitud relativa al registro de la marca LA CHISPA (mixta) fue presentada el 29 de diciembre del año 1997, conforme ha podido constatar en la reproducción del respectivo formulario de solicitud presentado a la Oficina Nacional Competente y el que se encuentra incorporado al expediente remitido por el Consejo de Estado. En consecuencia, concluye el Organismo que dicha solicitud ha sido presentada en vigencia plena de la Decisión 344. Los actos posteriores a ese depósito como son, la expedición de la Resolución Nº 20084, el 15 de junio del 2001, por medio de la cual se declaró fundadas las oposiciones planteadas y se negó el registro solicitado; la Resolución Nº 95791, de 26 de febrero del 2002, que resuelve el recurso de reposición interpuesto confirmando esa Resolución y, la Resolución Nº 16834, de 30 de mayo también del 2002, que resuelve a su vez la apelación deducida y confirma igualmente la resolución inicial, han sido estos sí, realizados en vigencia ya de la Decisión 486. Por lo expuesto, según así lo ha venido determinando este Tribunal, se considera que el ámbito de la interpretación prejudicial debe cubrir lo referente a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, concordantes con los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; estimando conveniente extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera esta vez sí, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicable al caso controvertido. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Consecuentemente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en

12 GACETA OFICIAL 15/06/ relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; DECISION 486 Disposición Transitoria Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. 4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNI- TARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de diciembre de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar. 5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISI- TOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

13 GACETA OFICIAL 15/06/ Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAM- PO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA. para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

14 GACETA OFICIAL 15/06/ Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 7. COMPARACIÓN DE MARCAS EN CONFLIC- TO Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito. Debido a que la controversia en análisis comprende marcas mixtas, en el cotejo de ellas se tomará en cuenta lo que este Tribunal ha manifestado al respecto: Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión. 3 3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca DEVICE, etiqueta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Realizada la comparación entre estas marcas, corresponderá concluir que si predomina la denominación o la expresión verbal, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito han determinado la doctrina y la jurisprudencia; si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico respecto del denominativo, no habría lugar, en principio, a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.