GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. v.s. WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. Trámite No AC - 1S Signo Distintivo: GENOMIKA

Transcripción

1 Resolución Nº CPI - 1S Tribunal: Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI Magistrado Ponente: Ana Patricia Vintimilla Vintimilla Quito, 26 de Febrero de dos mil trece GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. v.s. WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. Trámite No AC - 1S Signo Distintivo: GENOMIKA En la ciudad de Quito, D.M., a los 26 días del mes de febrero del año dos mil trece, a las 16h30 minutos, se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, nombrados mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual N CD-IEPI , de 20 de marzo de 2012 y posesionados por éste, el 18 de abril del mismo año, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben. Dentro del trámite de Acción de Cancelación por falta de uso No AC - 1S, de la marca GENOMIKA, título de registro No , clase internacional No. 3, de propiedad de WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., la Sala dispone: 1.- Se agrega al expediente el escrito presentado por GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., el 07 de febrero de (Fojas 19-21). 2.- Se agrega al proceso de oficio, copia certificada del título de registro No , correspondiente a la marca GENOMIKA (Foja 22). 3.- Se agrega al proceso copia del poder otorgado por GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., a favor del estudio BUSTAMANTE & BUSTAMANTE. (Fojas 23-31). 4.- Se agrega al proceso copia del poder otorgado por BUSTAMANTE & BUSTAMANTE a favor del Ab. Sebastián Donoso Bustamante. (Fojas 32-41). Siendo el momento procesal para resolver, esta Sala declara: En virtud de lo previsto en el artículo 182 del ERJAFE, en este mismo acto se dispone y da por cumplido el paso de los autos para resolver. VISTOS: 1.- El 21 de abril de 2005, WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., solicitó el registro de la marca GENOMIKA, para proteger productos de la Clase Internacional No. 3. (Fojas 1-2). Mediante resolución No , del 27 de octubre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, concedió la marca GENOMIKA, de propiedad de WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., para proteger los productos de la clase internacional No. 3, descritos en la solicitud. (Foja 3) 2. El 19 de diciembre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, emitió el título de registro No , correspondiente a la marca GENOMIKA, para proteger productos de la clase internacional No. 3, de propiedad de WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. vigente hasta el 27 de octubre de (Foja 6). 3. El 11 de octubre de 2011, GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., solicitó la cancelación por falta de uso del registro No , correspondiente a la marca de producto GENOMIKA, registrada para proteger productos de la clase internacional No. 3, siendo su titular WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. Fundamentó su legítimo interés en la intención de usar el signo que se pretende cancelar, y en el registro de las siguientes marcas: G GENOMMA LAB Y DISEÑO y GENOMMA LAB INTERNACIONAL, clase internacional No. 3. Así como también, en la denegatoria de oficio de su marca TECNOLOGÍA GENOMMICA, como consecuencia del registro previo de la denominación que se pretende cancelar. Finalmente, afirmó que los productos protegidos con la denominación 1

2 GENOMIKA, no han sido utilizados en ninguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones, dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación por falta de uso -período de relevancia-. (Fojas 7-14). 4. Mediante providencia del 23 de julio de 2012, notificada el 24 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, previo avocar conocimiento de la acción de cancelación por falta de uso, solicitó se señale con claridad el domicilio del accionado. (Foja 15). 5. Mediante escrito presentado el 6 de agosto de 2012, el accionante manifiesta que según se desprende del título de registro de la marca cuya cancelación se solicita, el apoderado especial de la compañía WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., es el Dr. Iñigo Salvador Crespo, a quien se deberá citar con la presente acción en la casilla IEPI Quito No. 52 del mencionado profesional (Foja 16). 6. Mediante providencia del 26 de septiembre de 2012, notificada legalmente a las partes el 03 de octubre del mismo año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, avocó conocimiento de la acción de cancelación por falta de uso; y, en unidad de acto, concedió a las partes el término de sesenta días para que presenten alegaciones y documentos probatorios. (Foja 17). 7. Mediante providencia del 25 de enero de 2013, notificada el 28 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, al considerar que existen suficientes elementos de juicio, prescindió de la diligencia de Audiencia, concediendo a las partes el término de diez días para que presenten alegaciones, concluido el mencionado término pasan autos para resolver. (Foja 18). 8. El 07 de febrero de 2013, GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., presentó alegato final, ratificando los fundamentos de hecho y derecho de la acción de cancelación por falta de uso, presentada el 11 de octubre de (Fojas 19-21). Con tales antecedentes, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, CONSIDERA: PRIMERO.- Conforme a las normas de los Arts. 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones; 364 literal c) de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con los Art. 84 y 85 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual es competente para resolver la presente acción de cancelación de marca por falta de uso. SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite de la presente acción, por lo que se declara su validez. TERCERO.- La Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 165, en concordancia con el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece: " La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada...". (El subrayado pertenece a la Sala). De conformidad con lo transcrito anteriormente, podemos notar que la condición sine qua non para que una acción de cancelación por falta de uso prospere, es que el actor pruebe el legítimo interés para cancelarla; lo cual, a criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina "significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial". 2

3 Consecuentemente, el análisis del presente caso debe empezar por definir si existe o no legítimo interés en el solicitante de la acción de cancelación por falta de uso, ante lo cual la Sala considera que, conforme se desprende de autos, la accionante 1, GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.AB. DE C.V. manifestó que, en virtud de ser titular de las marcas G GENOMMA LAB Y DISEÑO y GENOMMA LAB INTERNACIONAL, clase internacional No. 3., así como también de la marca denegada TECNOLOGÍA GENOMMICA, como consecuencia del registro previo de la denominación que se pretende cancelar, posee legítimo interés en la cancelación por falta de uso de la marca GENOMIKA, de titularidad de WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., título de registro No , clase internacional No. 3. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó dentro del Proceso No. 17-IP-95, que: "Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada o no usada". (Negritas pertenecen a esta Sala). Por lo dicho, la Sala concluye que GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., poseía legítimo interés para presentar la acción de cancelación por falta de uso al momento en que esta fue interpuesta, debido a que el signo de la accionada podría constituir un obstáculo para el registro de la marca mencionada en el párrafo anterior, TECNOLOGÍA GENOMICA. CUARTO.- El Art. 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que la prueba de uso de la marca corresponde al accionado: "(...) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías con la marca, entre otros". En este sentido, el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: "Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca; b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y/c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca - (las negritas pertenecen a la Sala) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca cuya cancelación se pretende, está obligado a probar el uso de la misma durante los tres años precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación por falta de uso; así, en el presente caso, al haberse presentado la acción el 11 de octubre de 2011, WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., debió probar el uso de la marca GENOMIKA. entre el 11 de octubre de 2008 y el 11 de octubre de período de relevancia-. Consecuentemente, luego de que esta Sala ha procedido a analizar el expediente, ha podido constatar que la accionada, quien fue legalmente notificada a través de su apoderado especial, el Dr. Iñigo Salvador Crespo, según obra de autos, no ha presentado ninguna prueba de uso de la marca GENOMIKA. Es menester recordar que es obligación del titular utilizar de manera adecuada el signo que le fue concedido. Adicionalmente, es deber del accionado demostrar la utilización de su marca según dispone la legislación comunitaria y nacional, pues si no se comprueba dicho uso, el signo deberá ser cancelado: criterio respaldado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, dentro del proceso 101-IP-2012 manifestó: "El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA- Proceso No. 149-IP

4 produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas". En definitiva, esta Sala considera que la no utilización de la marca objeto de la Acción de Cancelación por falta de uso en ninguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones, no fue debidamente justificada; si a esto le sumamos la no presentación de material probatorio pertinente (dentro del periodo de relevancia), concluiremos que la pretensión del accionante es legal y pertinente. Sobre el asunto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su Art. 165 dispone "(...) sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación." (Las negrillas pertenecen a esta Sala). De igual manera, se puede apreciar que la titular del registro marcario no alegó ninguna imposibilidad de uso de la marca, y que no ha sobrevenido un caso fortuito o de fuerza mayor que haya imposibilitado el uso de la marca para identificar dichos productos. Consecuentemente, se concluye que la marca no fue usada, y no existió ningún motivo que exima de la obligación del uso en el mercado de la marca GENOMIKA, para/identificar productos comprendidos dentro de la Clase Internacional No. 3 de la Clasificación Internacional de Niza. QUINTO.- El Art. 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en plena concordancia con el artículo 225 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: " La persona que tenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede en firme en la vía administrativa" En este sentido, le asiste a la accionante el ejercicio de este derecho. Por lo expuesto, habiendo corroborado el no uso de la marca GENOMIKA, para productos de la ciase internacional No. 3, así como todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas a lo largo de la presente resolución, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual RESUELVE: 1.- Aceptar la Acción de Cancelación por falta de uso, deducida por GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., contra el registro de la marca GENOMIKA, registrada con el número de título , para proteger productos dentro de la Clase Internacional No. 3, de propiedad de WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., y ordenar su correspondiente cancelación. 2.- Conceder a GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. el derecho preferente de registro, de conformidad con los artículos 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y 225 de la Ley de Propiedad Intelectual. 3.-Devolver el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta resolución cause estado, para los fines legales pertinentes. 4.- El presente Acto Administrativo, es susceptible del Recurso de Reposición, ante el mismo Comité en el término de quince días y una vez que haya causado estado, por vía jurisdiccional, ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifíquese.- Abg. Ana Patricia Vintimilla Vintimilla PRESIDENTA VOCAL PRINCIPAL Abg. Ana María Hidalgo Concha VOCAL PRINCIPAL Abg. Cartón 16erto Cabezas Delgado VOCAL PRINCIPAL PONENTE En Quito D. M., a los 27 días del mes de febrero de 2013, notifiqué con la resolución que antecede a GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., en la casilla IEPI Quito No. 11; y a WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., en la persona de su apoderado especial, el 4

5 Dr. Iñigo Salvador Crespo, en la Avenida Orellana E y San Ignacio, Edificio Orellana Real, Quito-Ecuador, y en la casilla del IEPI Quito No. 52. CERTIFICO.- Dra. Lucía Yépez Villota Secretaria del Comité de la Primera Sala (E) 5