CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

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1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. REF.: Expediente núm Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Actor: TOTAL GAS S.A La sociedad TOTAL GAS S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 2594 de 5 de febrero de 2007 mediante la cual la División de Signos Distintivos revocó la Resolución de 30 de noviembre de 2006, declarando fundada la oposición y negando el registro de la marca "TOTAL GAS" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y de 26 de octubre de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en la que se resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 2594 de 5 de febrero de Que como restablecimiento del derecho se le conceda el registro de la marca "TOTAL GAS". I. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 28 de octubre de 2005, la sociedad TOTAL GAS S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta "TOTAL GAS" para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 558 de 30 de noviembre de I.1.2. La sociedad TOTAL S.A., formuló oposición con fundamento en sus marcas mixtas registradas según Certificados números ; ; ; ; ; , y , que distinguen productos de las clases 4ª y 5ª 17, y los servicios de las clases 37, 40 y 42 Internacional, así como en las solicitudes anteriores de registro, radicadas con lo expedientes números ; , y , para distinguir productos de las clases 1 a y 3 a y servicios de la clase 39 Internacional. I.1.3. Mediante Resolución núm de 30 de noviembre de 2006, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta "TOTAL GAS" para distinguir servicios de la clase 35 Internacional. I.1.4. La parte opositora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. I.1.5. Mediante Resolución núm de 5 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos revocó la decisión anterior y negó el registro de la marca "TOTAL GAS". I.1.6. A través de la Resolución de 26 de octubre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución núm de 5 de febrero de I.2. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 literales a]), b, d) e) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que fueron vulneradas dichas normas, por cuanto en la marca mixta que se pretende registrar no existen similitudes al grado de producir confusión o error en el consumidor frente a :Las marcas previamente registradas, ni existe conexión competitiva entre las mismas. I.2.2. Estima que si bien la marca mixta "TOTAL" fue registrada con anterioridad, el signo "TOTAL GAS" tiene características suficientes que le imprimen la distintividad que exigen las normas comunitarias. Recuerda que cualquier similitud no configura causal de irregistrabilidad, toda vez que las semejanzas deben ser tales, que de coexistir las dos marcas en el mercado, el consumidor no logre diferenciarlas y llegue a confundirlas. I.2.3. Sostiene que del examen en conjunto de registrabilidad y confundibilidad entre los dos signos, se deduce que los elementos visuales, conceptuales, gráficos, ortográficos y fonéticos del signo solicitado, lo hacen suficientemente distintivo.

2 Aduce que existe distintividad no solo porque "TOTAL GAS" es diferente, sino porque los servicios que pretende distinguir están comprendidos dentro de una clase diversa a la de la marca opositora, es decir, que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas frente a los productos o servicios que amparan. Como fundamento de lo anterior, precisa que el signo "TOTAL GAS" + GRÁFICA es solicitado para distinguir los servicios contenidos en la clase 35 Internacional, tales como publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, eliminando toda posibilidad de confusión con la marca opositora, toda vez que contiene diferente naturaleza, presenta distinta clase de nomenclador, tiene canales de comercialización diversos, y utiliza medios de publicidad disímil, de manera que no existe conexión competitiva entre uno y otro signo. Finalmente, considera que la marca solicitada y negada cuenta con una expresión adicional -GASque la hace perfectamente diferenciable de la ya registrada, como quiera que este elemento no puede excluirse de la expresión TOTAL al momento de hacer la comparación y valoración de cada signo, porque las dos palabras al ser escuchadas difieren de la opositora, pues constituyen una unidad impidiendo que se confundan. En consecuencia, una y otra gozan de distintividad, posibilitando su coexistencia en el mercado. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA. II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda: Aduce que para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado. Indica que el signo mixto solicitado "TOTAL GAS", Clase 35, presenta semejanzas con la marca mixta "TOTAL", clases 04, 05, 17, 40 y 42, " existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generarla confusión en el público consumidor" (folio 87). Sostiene que el signo solicitado "TOTAL GAS" presenta similitudes en los aspectos fonético y ortográfico que imposibilitan su identificación e individualización y que son susceptibles de generar confusión al consumidor con la marca registrada "TOTAL", habida cuenta que el signo, solicitado incorpora la totalidad del elemento denominativo de la marca registrada "TOTAL", sin que la inclusión de la expresión GAS sea suficiente para alejar el riesgo de confusión El señor JORGE ALBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, tercero interesado en el proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia: Que las dos marcas son idénticas desde el punto de vista nominativo, toda vez que la expresión GAS es de uso común o inapropiable para identificar servicios relacionados con el sector o la industria del gas. A su vez, las marcas en cuestión identifican productos y servicios similares, aunque pertenecen a distintas clases. Expresa que la expresión GAS es descriptiva por cuanto indica el sector al cual se dirigirán los servicios que se pretenden amparar con la marca. Por ende, la expresión GAS, por ser una expresión común, no es apropiable y no es capaz de imprimirle suficiente distintividad y fuerza diferenciadora al signo compuesto. Sostiene que visual y ortográficamente, se puede observar que el elemento denominativo del signo solicitado "TOTAL GAS" es idéntico al elemento denominativo de la marca registrada "TOTAL". Adicionalmente, las gráficas en uno y otro son similares. Así, desde el punto de vista visual y ortográfico, el signo solicitado es confundible con la marca mixta "TOTAL". Arguye que fonéticamente al pronunciar los signos en conflicto, es indudable que se genera confusión en el público consumidor. Ideológicamente el signo solicitado y la marca registrada son confundibles, pues significan lo mismo. Por último, manifiesta que al analizar los servicios que se pretenden amparar bajo el signo solicitado frente a los servicios y productos amparados por la marca registrada "TOTAL", se advierte una relación competitiva susceptible de generar riesgo de confusión. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, presentó los siguientes alegatos de conclusión:

3 Afirma que el elemento predominante del signo mixto "TOTAL GAS", es el denominativo. Encuentra que visual, ortográfica y fonéticamente, el signo objeto de los actos acusados es compuesto, mientras que el previamente registrado es simple, siendo la primera palabra de los signos comparados idéntica, esto es, reproduce en su totalidad la marca registrada, y el vocablo GAS no le da la suficiente distintividad. Señala que de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad TOTAL GAS S.A., el objeto social de la sociedad es "( ) LA VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS, LUBRICANTES Y TODA CLASE DE INSUMOS O REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; REPUESTOS PARA COMPRESORES DE GAS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TALES COMO LAVADO, ENGRASE, ALINEACIÓN, ETC., ( )". Que de acuerdo con la anterior precisión, la palabra GAS es un signo de uso común y descriptivo en relación con los productos de la clase 4ª ("Petróleo crudo o refinado; combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; lubricantes; aceites y grasas industriales; parafinas y ceras; iluminantes; aditivos no químicos para combustible de motor, combustibles y lubricantes"), tornándose débil, en el presente caso, para distinguir los servicios de la clase 35 y puede generar riesgo de confusión, toda vez que si bien la marca solicitada pretende distinguir "publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; asesores para la organización y dirección de negocios; estudios de mercados; dirección de mercados, investigaciones para. negocios; búsquedas de mercados; y en general servicios afines a los aquí descritos.", pertenecientes a la clase 35 Internacional, lo cierto es que el objeto social de la sociedad peticionaria del registro, es precisamente la venta de combustibles (líquidos y gaseosos) y lubricantes de todos los productos de la clase 4, por lo que dichos servicios estarán circunscritos a la actividad propia de la citada sociedad. Expresa que "no obstante y si se sigue el argumento presentado por el demandante, que afirma que los servicios que pretende distinguir están comprendidos dentro de clases diferentes a las que se ha registrado la marca opositora, cierto es, como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución No de 2007, que "(...) incluir en el signo la expresión GAS engañaría al consumidor y a los medios comerciales respecto de la finalidad del servicio mismo, indicando equivocadamente el sector al que en palabras del opositor, no va dirigido el signo" (folios 165 a 166). Advierte, que la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que busca distinguir con cada uno de ellos. Por ello han de considerarse, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Agrega, que la marca opositora "TOTAL" se encuentra registrada para las clases 4', 5', 17, 37, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Mientras que el signo "TOTAL GAS" fue solicitado para registro, en la clase 35 Internacional. Indica que si bien en principio se podría afirmar que la conexión competitiva entre los productos y servicios reivindicados por una y otra marcas, podría darse en el mercado, existe una relación inescindible entre los servicios sujetos a registro, la actividad comercial de la sociedad peticionaria y la expresión "GAS", que sugiere el sector al cual estarían dirigidos, lo cual, sumado a la confundibilidad que presentan los signos, puede llevar a que el consumidor crea equivocadamente que la marca identifica una nueva gama de servicios con un origen empresarial común, lo que hace improcedente el registro solicitado. Por último, considera que por todo lo expuesto el demandante no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: "PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado TOTAL GAS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: No son registrables corno marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. TERCERO: En la comparación entre signos mixtos si el elemento determinante en un signo mixto

4 es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, uno de ellos o del concepto elemento. Y si en ambos casos el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos y compuestos. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo solicitado TOTAL GAS (mixto) y la marca registrada TOTAL (mixta). CUARTO: Deberá tenerse en cuenta que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar sí existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que íntegra el signo. QUINTO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras adicionales que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases de productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial" (folios 201 a 202). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 080-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que únicamente interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio los artículos 134, en su integridad, y 135 literales e) y f) de la misma Decisión. DECISIÓN 486 "Artículo A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b ) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c ) los sonidos y los olores; d ) las letras y los números; e ) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f ) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". "Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ); e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; ( )". "Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los

5 cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)". El Tribunal de Justicia Andino teniendo en cuenta que la marca solicitada es mixta y compuesta, y la opositora es simple y mixta, adujo lo siguiente: "Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". 1 En relación con la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto, el Juez Consultante deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que la conforman, para establecer si hay vocablos que dotan al signo que se solícita registrar como marca de una especial eficacia particularizada y, posteriormente, proceder al cotejo de las marcas en conflicto. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para la comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto TOTAL GAS y la marca mixta TOTAL, analizando si existen semejanzas suficientes o identidad, capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca" (folios 196 a 197). En el caso sub examine el signo mixto compuesto de la sociedad actora, y el signo mixto simple registrado, están conformados de la siguiente manera: Marca cuestionada: Marca registrada 1 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Como puede apreciarse, en el signo mixto cuestionado predomina el elemento denominativo, al igual que en la marca previamente registrada, por cuanto, en este caso, las palabras son más accesibles a la vista del consumidor que las figuras de dichos signos y, por lo tanto, más fácil de recepcionarlas mentalmente. En tal sentido, la Sala efectuará el cotejo entre las marcas en Conflicto teniendo en cuenta las reglas aplicables a las denominaciones de las mismas. De manera que la regla general, para efectos de analizar si existe confusión entre los signos en disputa, es tener en cuenta los criterios elaborados por la Doctrina (en este caso por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno) que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y esta Corporación, y que son los siguientes: "1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el

6 método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya, que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robles, Buenos Aíres, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga. el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica" (folios. 194 a 195). Respecto a la identidad o similitud entre marcas, el Tribunal de Justicia Andino, ha sostenido sobre el particular lo siguiente: t r "Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios". Anota el Tribunal que "La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión (folio 193). Al respecto la marca mixta "TOTAL", es una marca simple que contiene cinco letras, empieza con la raíz TO y termina en TAL, tiene dos sílabas. Mientras el signo mixto "TOTAL GAS", es una marca compuesta que contiene ocho letras, cinco en la primera y tres en la segunda; la primera palabra empieza con la raíz TO y termina en TAL y posee dos sílabas; el segundo vocablo está compuesta de una sola sílaba. De manera que ortográficamente, son idénticas en la primera voz: TOTAL, y difieren en que la marca cuestionada tiene una segunda partícula: GAS. Sobre la similitud fonética, el Tribunal indica: "...se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética" folios 193 a 194). El acento prosódico de TOTAL se encuentra en la sílaba TAL, al igual que en la primera palabra del signo cuestionado TOTAL GAS. En idéntica forma la raíz y desinencia de este vocablo en ambas marcas. De manera que la única diferencia es que el signo controvertido contiene adicionalmente el término GAS. En cuanto a la similitud ideológica el Tribunal señala que: "se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra" (folio 194). Las marcas en conflicto, en sentir de la Salas, no son similares ideológicamente, pues si bien es cierto comparten identidad en el vocablo TOTAL 2, conceptualmente 2 Total, del. latín Lotus, es algo que comprende todo en Su especie. El término se utiliza. para designar lo universal o general. Por ejemplo: "El corte de luz dejó a miles de personas en la oscuridad total", "El total de los niños de este curso se ha contagiado varicela", "Un total de ocho personas resultaron heridas por la explosión de una garrafa". La. totalidad es una. noción filosófica que refiere al conjunto universalista que acapara todos los aspectos de una realidad. Dentro de un determinado contexto, lo total no deja nada afuera e incluye todos los elementos. Puede decirse, en este sentido, que el total de los jugadores titulares o iniciales de un equipo de fútbol es once. No existe ningún otro jugador que pueda sumarse (no hay equipos de fútbol con doce jugadores) y, por reglamento, tampoco un equipo empieza un partido con menos jugadores. En un sentido similar, una familia compuesta por el padre, la madre y dos hijos tiene cuatro integrantes. El total de integrantes, por lo tanto, es igual a cuatro personas. Si se dice que el total de los miembros de la familia ha sufrido un resfriado en el último mes, se está haciendo referencia a que las cuatros no es lo mismo que TOTAL GAS, ya que esta última expresión contiene una destinación específica, es decir, está predispuesta a un sector, producto o servicio determinado que es el GAS.

7 En síntesis, para la Sala existen similitudes ortográficas y fonéticas significativas entre ambas marcas, ya que la identidad en la voz TOTAL, hace que la marca solicitada "TOTAL GAS", no pueda ser objeto de registro, pues el vocablo GAS, no es un elemento individualizador ni distintivo como marca. Aunado a lo anterior, se tiene que según listado de registro de marcas, de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron las siguientes, de la sociedad TOTAL S.A., empresa que fue opositora del registro del signo "TOTAL GAS": Signo Expresión Titulares Expediente Niza Clases(s) Tipo Certificado Vigencia Estado No. personas experimentaron dicho trastorno de salud. Para la matemática, el total es el resultado de una operación. El total de dos más dos es igual a cuatro (2+2.4), mientras que el total de des por ocho es dieciséis (2x8=16).La palabra. total, por último, puede utilizarse como sinónimo de resumen o conclusión: "Mejor nos quedamos en casa: total, afuera hace mucho frío", "Vamos al Caribe, total por más que ahorremos no podremos comprarnos la casa Del anterior listado se evidencia que las marcas "TOTAL", previamente registradas, si bien no distinguen los servicios de la clase 35 Internacional, se encuentran, en este caso, relacionadas con la clase 4', tal como se explicará más adelante, donde la marca mixta de la sociedad opositora, distingue "Petróleo crudo o refinado; combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; lubricantes; aceites y grasas industriales; parafinas y ceras; iluminantes; aditivos no químicos para combustible de motor, combustibles y lubricantes". Ahora bien, teniendo en cuenta los argumentos del tercero interesado en las resultas del proceso, el Tribunal considera pertinente analizar el tema de los signos conformados por palabras genéricas o descriptivas. Para tales efectos conviene traer a colación lo expuesto en la Interpretación Prejudicial en análisis: "Al respecto, este Tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearla una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios" (folio 199). En el caso sub examine, se observa que el signo cuestionado no es genérico, cano tampoco alguno de sus elementos, ya que ante la pregunta Qué es?, la respuesta no designa algún servicio de la clase 35 Internacional. Acerca de la descriptividad del signo TOTA GAS, el Tribunal de Justicia Andino, se refiere en los siguientes términos: "El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a

8 identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. (...) El Tribunal sobre la base de la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de "como es" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación... La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios" (folio 198). Al respecto, se aclara que el signo visto en su conjunto, sí es descriptivo de uno de los servicios que distingue, pues ante la pregunta cómo es?, la respuesta propiamente recae en la destinación del servicio, esto es recae en el sector del GAS. Adicionalmente, se alega que los signos están conformados por palabras de uso común. Al respecto, el Tribunal anota: "Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcarlo. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo" (folio 197). A juicio de la Sala, no puede afirmarse que el signo "TOTAL GAS", esté conformado por una expresión de uso común, ya que si bien es cierto la partícula GAS es corriente en nuestro lenguaje para nominar un producto de combustión, sin embargo, en su conjunto no constituye una designación usual de los servicios de la clase 35 que pretende distinguir. No obstante lo anterior, revisado el certificado de existencia y representación Legal de la sociedad TOTAL GAS S.A., titular del signo mixto cuestionado, clase 35 Internacional, se encontró que su actividad, de acuerdo a su objeto social, es "(...) LA VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS, LUBRICANTES Y TODA CLASE DE INSUMOS O REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; REPUESTOS PARA COMPRESORES DE GAS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TALES COMO LAVADO, ENGRASE, ALINEACIÓN, ETC." (folio 4), productos todos ellos circunscritos en la clase 4 a de la Clasificación Internacional de Niza 3, lo cual indefectiblemente afectaría a las empresas competentes, en especial a la sociedad opositora, por tener ésta registrada previamente la marca mixta TOTAL, para la citada clase 4ª, que indudablemente se relaciona con la actividad de la actora y con los servicios de la clase 35 4 que 3 CLASE 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas. 4 CLASE 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. pretende distinguir, particularmente, con la gestión de negocios de gas, en este caso. En este orden de ideas se presentaría confusión indirecta, ya que el consumidor podría pensar que el titular de la marca "TOTAL GAS", además de la dedicación a la actividad de venta de combustibles como son los líquidos y gaseosos, entre ellos el GAS, productos comprendidos en la clase 4 a Internacional en la que tiene su registro la marca opositora, también Nota explicativa Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuya finalidad principal es: 1. La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o 2. La ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de

9 comunicaciones al público, de las declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios. Esta clase comprende principalmente: Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos ( con excepción. de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; los servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correa o la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la. publicidad relativa a otros servicios, tales como los concernientes a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio. Esta clase no comprende, en particular: la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial; los servicios tales como las evaluaciones y los informes de ingenieros que no estén en relación directa con la explotación o dirección de los negocios de una empresa comercial o industrial (consultar la. lista alfabética de servicios); las consultas profesionales y el establecimiento de planes sin relación con la dirección de los negocios (cl. 42). podría realizar gestión de negocios (clase 35) de los mismos productos. Lo anterior, lleva a concluir que tales marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues inducirían a error al público consumidor y, por ende, generaría riesgo de confusión o de asociación, entre los servicios y productos que ambas marcas distinguen. Por otra parte, como bien lo sostiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y confirma el Agente del Ministerio Público, si la partícula GAS del signo "TOTAL GAS", no fuera destinado para la realización de algún servicio de la clase 35 Internacional, entonces incluir dicho vocablo en su marca, podría generar un engaño al consumidor y a los demás competidores respecto de la finalidad y disposición del servicio, al comprender un sector al que no va destinado dicho signo. En consecuencia, no son de recibo los argumentos expuestos por la parte demandante, pues los mismos carecen de fuerza jurídica que pueda atentar contra la legalidad de los actos administrativos impugnados. Por las razones, anteriormente expuestas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. FALLA: Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Presidente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA