DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Transcripción

1 DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CLÍNICAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL LIC. JOSÉ JUAN MÉNDEZ OCTUBRE 09, 2018

2 Objetivo de la plática El tema que nos ocupa es la procedencia, acreditación y reparación de daños y perjuicios por violar las leyes de la Propiedad Intelectual. Los temas que abordaremos son: I. Derechos de propiedad industrial II. Derechos de autor III. Derecho comparado

3 Introducción Los daños y perjuicios nacen de la comisión de actos ilícitos o del incumplimiento de las obligaciones. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.* Son fuente generadora de obligaciones. Su reclamo es mediante la acción civil de daños y perjuicios. *Artículo1830 Código Civil Federal

4 Daños y perjuicios Daño: Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación (Artículo 2108 del Código Civil Federal). Perjuicio: Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación (Artículo 2109 del Código Civil Federal).

5 Nexo causal Artículo 2110 del Código Civil Federal Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.

6 Tipos de daño que se pueden generar Derivado de la comisión de un daño se desprenden dos tipos de daño: Daño patrimonial: Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación (Artículo 2108 del Código Civil Federal). Daño moral o extrapatrimonial: Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas (Artículo 1916 del Código Civil Federal).

7 Acción de daños y perjuicios Quién puede solicitar la indemnización? La persona que hubiere sufrido algún daño o perjuicio podrá reclamar la indemnización o reparación del daño. Su plazo para exigir la reparación de los daños causados es de 2 años a partir del día en que se haya causado el daño (Artículo 1934 del Código Civil Federal.) A raíz del cambio de paradigma generado por las reformas constitucionales del año 2011, surgió el criterio de daños punitivos proveniente del derecho anglosajón. Qué es la indemnización? Debe entenderse por indemnización la cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de daños o perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus bienes (o en su persona y bienes, a la vez).* *Pina Vara, Rafael de. Diccionario de derecho. Ed. Porrúa, México 1991, pág. 316.

8 Daños punitivos (tesis aislada emitida por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea) DAÑOS PUNITIVOS. ENCUENTRAN SU FUNDAMENTACIÓN LEGAL EN EL ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.* El carácter punitivo de la reparación del daño se deriva de una interpretación literal y teleológica del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Dicho artículo dispone que en la determinación de la "indemnización", se valoren, entre otras circunstancias, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la situación económica de la responsable. De esta forma, el juez no debe solamente considerar en su condena aquellos aspectos necesarios para borrar, en la medida de lo posible, el daño sufrido por la víctima, sino que existen agravantes que deberán ponderarse en el quántum de la indemnización. Como se puede observar, este concepto no busca únicamente reparar el daño en los afectos de la víctima, sino que permite valorar el grado de responsabilidad de quien causó el daño. Tal conclusión también se deriva de los antecedentes legislativos que dieron lugar a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. CCLXXI/2014 (10a.), página 143, décima época, registro

9 Derecho a la reparación integral o justa indemnización Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social (*1). Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley (*2). Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora (*3). *1. Artículo 21.1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). *2. Artículo 63.1 Idem anterior. *3. Artículo 27.2 Declaración Universal de Derechos Humanos.

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11 Ley Federal del Derecho de Autor Artículo Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal. Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común. Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

12 Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la SCJN DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL SÓLO ESTÁ CONDICIONADA A LA DECLARACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO LA CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O EN MATERIA DE COMERCIO REGULADA POR LOS ARTÍCULOS 229 Y 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.* La Ley Federal del Derecho de Autor prevé que la aplicación administrativa de la ley corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se cometan las infracciones administrativas establecidas en su artículo 229, las cuales atentan contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando se cometan las infracciones en materia de comercio reguladas por el numeral 231 de la citada ley, las cuales constituyen violaciones de derechos a escala comercial, industrial o prácticas desleales de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos órganos se limita al conocimiento y sanción de infracciones administrativas y en materia de comercio respecto de derechos de autor y, por tanto, no se hace extensiva a controversias de naturaleza civil o penal -que no deriven de infracciones administrativas o de comercio- de cuyo conocimiento son competentes los tribunales de la Federación y de las entidades federativas en términos de los artículos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. De ahí que la procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios en la vía jurisdiccional sólo está condicionada a la declaración previa de la autoridad administrativa cuando la controversia deriva de una infracción administrativa o en materia de comercio regulada por los artículos 229 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en caso contrario, la acción de indemnización por daños y perjuicios puede ejercerse directamente ante la autoridad jurisdiccional, sin necesidad de declaración previa. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Tesis: 1a. XXIX/2011, página 613, novena época, registro:

13 Determinación de los daños y perjuicios Artículo 216 bis.- La reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley. El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior. Para los efectos de este Artículo se entiende por daño moral el que ocasione la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y VI del Artículo 21 de esta Ley.

14 Derecho de Autor

15 RECUPERACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Estudio del caso Von Dutch, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

16 Qué ganamos? La usurpación de la marca fue eliminada. Blindaje y potencialización de la marca en otras clases. Pago de regalías por parte de terceros. Estudio relevante y resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia.

17 Algunos antecedentes Previo al análisis del estudio del caso Von Dutch, se hablará brevemente de dos casos derivados de la violación a derechos marcarios, que fueron resueltos por arreglo entre las partes.

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20 Caso: Von Dutch PREÁMBULO La indemnización por los daños y perjuicios generados por la comisión de una conducta ilícita en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

21 Antecedentes Primera Etapa Etapa administrativa, iniciada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, seguida ante el entonces denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y concluida ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Segunda Etapa Inició con la acción en la vía civil iniciada ante el Poder Judicial de la Federación y concluida con el dictado de la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

22 Instancia Administrativa 5 de julio de 1996 Se concedió el registro de marca No DUTCH propiedad del actor para amparar los productos de ropa. 11 de marzo de 2005 El titular de la marca, demandó la declaración administrativa de infracción, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la comisión de las conductas previstas en las fracciones I, IV, IX, incisos a), b), c), y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

23 Instancia Administrativa 31 de mayo de de abril de de marzo de de junio de 2009 La autoridad administrativa dictó resolución en donde determinó la comisión de las conductas citadas en las fracciones I, IV y IX, incisos a) y c) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, imponiendo una multa y ordenando a la infractora se abstuviera de seguir comercializando productos protegidos por la marca del actor. Derivado del Juicio de Nulidad promovido por la empresa demandada, la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideró acertado la comisión de las infracciones previstas en las fracciones I y IX, incisos a) y c), del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo sostuvo que no se actualizaba la conducta prevista en el artículo 213 fracción IV de dicha ley. El Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito dictó sentencia en el Juicio de Amparo Directo promovido por la parte actora contra la sentencia emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana. En dicha resolución confirmó el fallo del tribunal fiscal. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la subdirectora de División de Cumplimiento de Ejecutorias del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial resolvió declarar administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y IX, incisos a) y c), del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

24 Instancia Civil 29 de diciembre de de octubre de 2013 El titular demandó en la vía ordinaria civil a la empresa infractora, el pago de daños y perjuicios derivados de la comercialización o puesta en circulación de prendas de vestir con la marca DUTCH en determinadas tiendas. Dicha demanda fue turnada al Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil. La jueza Séptimo de Distrito en materia civil emitió resolución en la cual determinó absolver a la empresa demandada de las prestaciones reclamadas. 30 de abril de 2014 La parte actora promovió recurso de apelación, del cual conoció y resolvió el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. En dicha resolución determinó confirmar el fallo impugnado. 27 de mayo de 2014 El titular promovió Juicio de Amparo Directo en contra de la sentencia del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. 01 de julio de 2014 El titular solicitó la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del presente asunto.

25 Instancia Civil 19 de noviembre de 2014 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de atracción para conocer del amparo directo promovido por el titular de la marca Dutch. 04 de febrero de 2015 Se turna para el estudio de dicho asunto a la ponencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. 18 de noviembre de 2015 Se sesionó el asunto en comento, de la cual se obtuvo una mayoría de 3 votos en contra de dicho proyecto de resolución, por lo que se ordenó turnar nuevamente el asunto para estudio con otro ministro. 19 de noviembre de 2015 Se ordenó turnar el asunto a la ponencia del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 15 de noviembre de 2017 Sentido del fallo: Mediante sesión de la Primera Sala, por mayoría de 3 votos a favor del proyecto de sentencia, se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso

26 Conceptos de Violación 1. Examen deficiente sobre los elementos constitutivos de la acción 2. Indebida interpretación del daño 3. Violación del artículo 2110 del Código Civil Federal 4. Indebida valoración de la resolución administrativa 5. Incorrecta valoración probatoria

27 CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PS. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA. Tema de la posible contradicción de criterios: Se trata de dilucidar si es necesaria una previa declaración en el procedimiento administrativo, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la existencia de infracciones, para la procedencia en la vía jurisdiccional de la acción de indemnización por daños y perjuicios, y si el Juez que conozca de la demanda respectiva, aun sin la tramitación del aludido procedimiento, puede determinar la existencia de la violación a los derechos de propiedad industrial, tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial. c Resolución: ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. Para que prospere la indemnización debe acreditarse: 1. La comisión de un hecho ilícito 2. La producción de un daño en perjuicio de otra persona 3. La relación de causa-efecto, entre el hecho ilícito y el daño.

28 Qué aprendimos? La inaplicabilidad del artículo 221bis como excepción a la regla del nexo causal. La vigencia de la jurisprudencia 31/2003. La determinación de que el artículo 221 dicta que las indemnezaciones por daños y perjuicios serán en los términos de la legislación común. a. Hecho ilícito b. Materialización del daño y perjuicio consecuencia de la infracción c. Existencia del nexo causal inmediata y directa entre el hecho ilícito y el daño Aplicación erronea y limitada de la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual.

29 Derecho Comparado (caso Alemania) Objetivo: Restablecer la situación del titular de derechos tal como era antes de que se cometiera la violación a un derecho de propiedad intelectual. Debe demostrarse la conducta infractora. Los daños y perjuicios deben evaluarse de manera tal que no quede beneficio alguno para el infractor

30 Evaluación de los daños y perjuicios *: A) Pérdida real: reparación pecuniaria al titular de los derechos con la finalidad de volver a la situación anterior a la infracción, es decir, tal como si ésta no se hubiera cometido. B) Liquidación de beneficios: Pago de regalía razonable, derivada de una reparación equitativa del derecho común anglosajón. C) Analogía con las licencias: La manera más común de medir los daños y perjuicios causados por la infracción de derechos de propiedad intelectual es por analogía con las licencias. El demandante puede solicitar una regalía razonable por cada infracción * Bornkamm Joachim, Los procesos sobre propiedad intelectual en el sistema de derecho codificado; la experiencia de Alemania. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 04 de junio de 2004, págs

31 Otros medios de reparación Orden para la entrega o destrucción de artículos infractores. Destrucción de máquinas o herramientas que reproduzcan o plasmen marcas sin consentimiento del titular.

32 Derecho comparado (caso Estados Unidos) Se divide en dos: Daños compensatorios: compensación monetaria por un daño en el incumplimiento de un deber Daños punitivos: su objetivo es disuadir a quien cometió la conducta infractora, con la finalidad de no volver a cometer la conducta. Son una forma de valorar el monto del daño sin probar los perjuicios y/o establecer el monto de los mismos.*

33 Reparación del daño conforme a derechos de autor* Actual damages: Los perjuicios sufridos por el titular del derecho cuando ha sido víctima de una infracción. Demandant s profits: tasa la indemnización a partir de la presunta ganancia que obtuvo el infractor por la fabricación y venta de la obra, o la divulgación de la misma. Statutory damages: Forma de valorar el monto del daño sin probar los perjuicios y/o establecer el monto de los mismos. *Cabrera Peña, Karen Isabel. Consideraciones sobre la determinación del monto del daño por infracciones al derecho de autor en entornos digitales. Revista Ius et Praxis, Año 21, Nº 1, 2015, pp Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

34 Daños Triples (Treble Damages) Derivado de la comisión de una conducta particularmente grave, que produzca un daño o perjuicio, se impondrá una condena triple. La finalidad es disuadir al infractor de reincidir en la comisión de un ilícito. Queda a criterio del juzgador imponer la condena triple. Generalmente se imponen a: asuntos antimonopolio, violaciones de patentes, juicios por lesiones personales, entre otros.

35 Muchas Gracias