LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

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1 LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Por: Miguel Ángel Arroyo Lozano INTRODUCCIÓN Hoy en día la protección a los derechos de propiedad juegan un importante papel dentro del campo del derecho mexicano, en este caso dentro de la propiedad industrial específicamente refiriéndonos a las marcas y su importancia tanto económica, como jurídica. La marca puede ser definida como el nombre o símbolo que identifica o particulariza un bien o servicio. Para la ley puede constituir una marca las denominaciones y los signos visibles suficientemente distintivos, así como cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase en el mercado. Es muy importante conocer las formas de protección de estas figuras jurídicas por lo que hemos decidido abundar más ampliamente sobre este aspecto a manera de dar a conocer las reglas generales y las limitaciones que se deben considerar al momento de registrar una marca, para que en el futuro sea una marca registrada la que identifique a un producto y lo haga distinguirse de los demás por su calidad, características, diseño e importancia y que a su vez, provea a su propietario de bienes económicos con el uso de la marca. El registro de una marca concede a su titular el uso exclusivo de la misma y la posibilidad de perseguir ante los tribunales a los terceros que la empleen sin su autorización. Uno de nuestros objetivos principales es mostrar por medio de este artículo los diferentes tipos de marcas y algunas de sus clases, así como algunas características particulares de cada una, y ejemplos notoriamente conocidos incluso a nivel mundial. También citaremos algunos ejemplos de grandes empresas y de litigios que han llevado éstas respecto de las marcas. El marco jurídico que regula a las marcas es la Ley de Propiedad Industrial donde se encuentra todo lo relativo a las Marcas, Lemas y Denominaciones Comerciales, cuando se establece en su artículo 1 que dicha Ley rige los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad. CONCEPTO DE MARCA Pedro Carrillo 1 define a la marca como todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado. El concepto de marca juega un papel muy importante en la rama del derecho que nos ocupa y en la aplicación de la legislación en cuestiones de marcas aplicadas a casos concretos. De ahí partimos para tratar de establecer el concepto de lo que significa la palabra Marca de la cual se 1 CARRILLO TORAL, Pedro. El Derecho Intelectual en México 2da Ed. Edit. Plaza y Valdés Editores. México Pág

2 desprenden varios conceptos que se fueron encontrando como parte de nuestra investigación y de los cuales citaremos los siguientes: Marca puede ser definida como: Signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. Son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ( IMPI ) define a la marca como Una denominación, una figura visible, una forma tridimensional o la combinación de éstas, suficientemente distintivas que sirve para identificar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. 2 Como podemos apreciar, el IMPI realiza una conceptualización enfocada principalmente al objetivo del registro que se realiza ante este organismo, más que a la definición propia de lo que es una marca. DEFINICIÓN LEGAL DE MARCA La actual Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 88 define a las marcas como sigue: Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. 3 Expuesto esto, encontramos que esta es la definición legal de marca dentro del derecho mexicano, que sin ser muy extensa define el concepto de manera clara y precisa. El artículo que le sigue, es decir, el 89 de la misma ley establece los signos que pueden constituir una marca: I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; II.- Las formas tridimensionales; III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente y IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. 4 Con ello nuestra legislación relativa a las marcas precisa claramente cómo y de qué forma se puede constituir una marca. La función distintiva hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Sin algún sistema de identificación del producto, la elección informada del consumidor, y por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no podrían existir 5. TIPOS DE MARCAS EXISTENTES EN MÉXICO Existen 4 tipos de marcas en nuestro país, las nominativas, las innominadas, las mixtas y las tridimensionales. También existen las llamadas marcas colectivas, mismas que veremos más adelante. Por lo pronto comenzaré analizando cada uno de los tipos de marcas que existen 2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Marcas consultada el día 29 de julio de 2006 en: 3 Ley de la Propiedad Industrial Artículo 88 5 KOTLER, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia 1era Ed. Edit. Prentice-Hall Hispanoamericana, México

3 haciendo a su vez comentarios y mencionando ejemplos de cada uno, para que de esta manera quede más clara la diferencia entre cada una de ellas. NOMINATIVAS Las marcas nominativas las define el IMPI como: Aquéllas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de palabras. Su importancia radica en que se deben distinguir fonéticamente, es decir, deberán de ser suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase. Los nombres propios de las personas físicas pueden registrarse como marca, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado. 6 Estas marcas principalmente se refieren al juego de palabras que pueden constituir una marca. Este tipo se encuentra regulado en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial fracción I. Como ejemplo podemos citar: Muebles Troncoso Hermanos Vázquez Raigosa Consultores INNOMINADAS Las marcas innominadas son precisamente las que se reconocen visualmente, por símbolos o figuras. El IMPI la define como Aquélla que puede reconocerse visualmente y no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en que se trata de símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. 7 Por ello su característica principal es el símbolo, diseño o logotipo que la forma. Como podemos observar basta con poner estas figuras, logotipos o símbolos para que la gente conozca de qué marca se trata, ya que son fácilmente reconocibles. MIXTAS Las marcas mixtas son aquellas que combinan los dos tipos de marcas que señalamos anteriormente, es decir, es la conjugación de una palabra o conjunto de palabras con una figura o dibujo. El IMPI la viene definiendo de la siguiente forma: Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo. 8. Algunos ejemplos pueden ser: 6 Ibídem 8 7 Ibídem 8 8 Ibídem 8 3

4 TRIDIMENSIONALES Las marcas tridimensionales son aquellas que protegen la forma de los envases, o las presentaciones de los productos. Al respecto Pedro Carrillo comenta que son las que protegen los envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase. 9 Como ejemplo, la gran mayoría de los frascos de perfume se encuentran registrados como marcas tridimensionales. Este tipo de marca también es definido por el IMPI como Las marcas que principalmente protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de su misma especie o clase. 10 Como ejemplo de este tipo de marca podemos citar a: MARCAS COLECTIVAS Las marcas colectivas se encuentran reguladas por el artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial 11 el cual menciona lo siguiente: Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros. Por su parte el IMPI menciona al respecto que la marca colectiva viene siendo Cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes comerciantes o prestadores se servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades. Cabe destacar de este tipo de marca que se presentan determinadas reglas para su uso, dentro de las cuales encontramos que la marca colectiva no puede ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado para los miembros de la asociación. Como ejemplo: ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RÍO DE CULIACÁN CLASES DE MARCAS La clase es un conjunto de productos o servicios que guardan relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo a una clasificación aceptada internacionalmente. Actualmente existen 45 diferentes clases distintas. 9 Ibídem 7 10 Ibídem 8 11 Ibídem 9 4

5 Por mencionar algunas tenemos a la clase 9 que engloba todos aquellos aparatos científicos, eléctricos, fotográficos o cinematográficos como podría ser una cámara especial. Otro ejemplo podría ser la clase 38 que engloba a las telecomunicaciones en general, dentro de las cuales podemos mencionar los siguientes ejemplos de marcas que se encuentran en esta clase: EL REGISTRO DE UNA MARCA Por qué con el registro de una marca el Estado le otorga al titular, el derecho exclusivo de su uso en la República Mexicana? Aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos o servicios y puesto que los derechos sobre la marca se inician con su uso, sí es recomendable el registro ya que se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, así como también recibir el derecho a ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado por el titular del registro. Se debe plasmar la leyenda que indica cuando una marca es marca registrada. Las siglas M.R. o el símbolo, solo podrán utilizarse en el caso de los productos o servicios cuya marca se encuentre registrada ante el IMPI. Para saber si una marca está registrada, se tiene que solicitar el servicio de búsqueda de anterioridades, mediante un oficio en el cual se establezca claramente el signo para el que se solicita la búsqueda, clase y descripción del producto o servicio, sin pasar por alto la tarifa correspondiente que deberá cubrirse. Existen ciertas restricciones que señala la Ley de la Propiedad Industrial en la que se indican las características que no podrán ser registrables como marca, tal y como lo indica el artículo 90 de la mencionada ley que menciona que no serán registrables: Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles. Con esto queda demostrado que existen ciertas restricciones que se deben considerar al momento en que se registra una marca. Los requisitos de una solicitud de registro de marca se encuentran contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, la cual analizaremos a continuación. En una solicitud de registro de marca, encontramos que las partes que intervienen son: los solicitantes, apoderado, objeto, etiquetas de la marca, ubicación, lo no reservable y por último la prioridad reclamada. De éstas las únicas que nos interesan vienen siendo las tres primeras, ya que dentro de dicha solicitud son las más importantes y que deberán estar claras al momento de su presentación. De acuerdo con Pedro Carrillo 12 el solicitante deberá en la solicitud de marca correspondiente: Poner el nombre del o de los solicitantes; en caso de marca colectiva sería señalar el nombre de la asociación. Nacionalidad de los solicitantes Domicilio del primer solicitante; si son varios deberán actuar por medio de un representante, en caso contrario, el domicilio será el del primer solicitante. 12 Ibídem 7 Pág

6 De los requisitos que se tienen que estipular en dicha solicitud tratándose del apoderado podemos mencionar los siguientes: Nombre del o de los apoderados Establecer su domicilio para notificaciones. En cuanto a los requisitos de la marca a registrar se pide lo siguiente: Señalar el tipo de marca que se solicita, ya sea nominativa, innominada, mixta o tridimensional. Mencionar la fecha de primer uso de la marca. Posteriormente al ser recibida la solicitud correspondiente se deberá emitir un oficio para llevar a cabo los exámenes de forma y fondo, esto quiere decir, que se procede a efectuar un exámen administrativo o de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar que se cumplen los requisitos que previenen la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento. Si en el momento de presentarse la solicitud se satisface lo requerido por ley, esa constituirá su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La fecha de presentación determina la prelación entre las solicitudes. El IMPI podrá determinar por otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones. Es muy importante destacar la duración del registro de una marca porque de ahí deriva su importancia económica para un producto o servicio. Precisamente esta figura jurídica de gran importancia denominada marca, por su registro otorga al propietario de la misma una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva que además resultan ser prorrogables por tiempo indefinido lo que la hace permanente, siempre y cuando se esté constantemente prorrogando. A este respecto el artículo de la multicitada ley establece lo siguiente: El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Con ello queda demostrado cómo las marcas están perfectamente reguladas y constituyen la más segura forma de protección a un producto o servicio. MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA La regulación de la marca notoriamente conocida, como excepción a las reglas de registro señaladas en los párrafos anteriores, proviene de la reforma realizada a La Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994 y la más reciente realizada el 16 de junio de Dicha reforma pretendía proteger a las marcas que ya contaban con un prestigio en el mercado mexicano o en el extranjero y evitaba que terceros abusaran principalmente de su falta de registro para crear confusión en el consumidor, originando así la práctica de competencias desleales. Actualmente es la fracción XV del artículo 90 de la mencionada ley la que prevé esta figura jurídica que a continuación se analizará, la cual dice lo siguiente: 13 Ibídem 7 6

7 Artículo 90.- No serán registrables como marca: XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o b) pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida. Como se puede observar en la cita del mencionado artículo, la ley faculta al IMPI a que de manera discrecional decida cuándo una marca es notoriamente conocida y cuándo no lo es basándose únicamente para su determinación, en los incisos del mencionado artículo. Esto provoca una falta de certeza jurídica para los propietarios de una marca que se puede considerar conocida en determinada región o zona comercial. La protección de la marca notoriamente conocida está principalmente dirigida para aquellas empresas como Coca Cola, LG, Gucci, entre otras, y precisamente hablando de la marca Gucci en México existió una controversia respecto a esta marca, la cual narramos a continuación. El caso de la marca Gucci surge, cuando un comerciante decide sacar a la venta diversos productos en pieles, como cinturones, carteras, bolsas, y otros, con un monograma muy similar al que utiliza la marca internacional Gucci, además de aprovechar que dicha marca no contaba con un registro ante las autoridades administrativas correspondientes. El comerciante decide registrarlo para adquirir la titularidad de los derechos, con ello el público consumidor estaría siendo inducido a error, respecto del origen y/o calidad de los productos que estaba adquiriendo. Las autoridades correspondientes negaron el registro al comerciante, pues de haberlo aceptado se pudo haber creado confusión entre el público consumidor, pues al adquirir determinado producto del comerciante, se estaría pensando que el producto se encontraba respaldado por la marca internacional en cuestión, sin ser esto realidad. Por ello, es muy importante tomar en cuenta que la marca notoriamente conocida es como una excepción a las reglas de registro de las marcas. No obstante que los principales beneficiarios de este tipo de marca son las empresas reconocidas mundialmente, si una empresa, por muy pequeña que sea quisiera proteger su marca y volverla notoriamente conocida, pudiera darse el caso y para ello hay diversos autores que han propuesto que se le de mucha publicidad a la marca, para considerarla en cierta zona comercial como marca notoriamente conocida, es decir, posicionar la marca en determinado territorio, así mismo registrar la marca en una o en varias de las 45 clasificaciones, las que más se ajusten al producto o servicio de que se trate y por último registrar dicha marca como una obra de arte, para que se regule ésta por la Ley Federal de los Derechos de Autor, además de ser esta última la más económica, no necesita de un registro previo, pues queda protegida desde que se plasma la idea en un soporte material. Con estas recomendaciones la marca quedaría muy protegida y el arma de la marca notoriamente conocida, pudiera utilizarse solo si surgiera algún litigio sobre la misma. 7

8 CONCLUSIÓN Hemos tratado de presentar la importancia y relevancia económica del registro de marcas. Como se pudo apreciar en este artículo, tratamos de manera muy resumida presentarles, algunos aspectos generales sobre un tema tan importante y de mucha significación económica también para todo el que busca registrar una marca. Marca es toda denominación, figura visible, forma tridimensional o la combinación de éstas, suficientemente distintivas que sirve para identificar un producto o un orden de ideas. Se mencionó la existencia de 45 clases diferentes que engloban cada tipo de producto o servicio para diferenciarlo de los demás. También analizamos de manera corta el procedimiento para el registro de una marca; comentamos también los requisitos que se deben contener en una solicitud de marca y que el trámite se realiza ante el IMPI. Por último conocimos las excepciones a las reglas de registro, la marca notoriamente conocida y citamos un ejemplo de ello a fin de que el lector pueda tener una idea de lo importante que es el registro y conocimiento de las marcas en general. 8