CIRCULAR 1/2016 (Marzo 2016)

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1 CIRCULAR 1/2016 (Marzo 2016) REFORMAS EN MATERIA DE MARCAS COMUNITARIAS. (REGLAMENTO 2015/2424 DE 16/11/2015) CONTENIDO GENERAL E IMPLICACIONES PRÁCTICAS. Informamos a continuación a nuestros clientes y asociados de las modificaciones que se han introducido en la legislación comunitaria en materia de marcas, que han sido publicadas el pasado mes de diciembre y entrarán en vigor el próximo 23 de marzo de 2016, salvo algunas excepciones. Estos cambios implican importantes novedades prácticas que comentamos a continuación y que afectan, entre otros aspectos, al nombre de la propia oficina de marcas comunitarias, al nombre de las marcas que tramita dicha oficina, a los precios de las tasas oficiales, a algunas fechas límite de pago, a la representación de determinado tipo de marcas y a posibles correcciones en las listas de productos y servicios de registros ya existentes durante un corto periodo transitorio. Si desean acceder al texto completo que implementa estas reformas, el nuevo reglamento No. 2015/2424 que modifica el reglamento No. 207/2009 está disponible en el siguiente enlace: Cuándo entra en vigor la nueva normativa? Los cambios entrarán en vigor el próximo día 23 de marzo de 2016, salvo unas pocas excepciones, como la no obligatoriedad de aportar una representación gráfica de la marca o la nueva figura de la marca de certificación de la Unión, según les explicaremos más adelante. Cambio en el nombre de la oficina de marcas comunitarias y de las marcas comunitarias. Uno de los cambios más llamativos que ha tenido lugar es la propia modificación del nombre de la oficina de marcas comunitarias y de las marcas que tramita este organismo. La OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) se llamará en lo sucesivo Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las marcas comunitarias se denominarán en adelante marcas de la Unión Europea o simplemente marcas de la Unión. Circular 1/2016 Página 1 de 5

2 Cambios en la estructura e importe de las tasas. El sistema existente hasta el momento, según el cual se pagaba una sola tasa por hasta tres clases de productos o servicios se ha extinguido. En lo sucesivo, cada clase conllevará el pago de una tasa por separado. Este cambio se aplicará tanto a nuevas solicitudes como a solicitudes de renovación. Las nuevas tasas oficiales para nuevas solicitudes y renovaciones tendrán los siguientes importes: Tipo de tasa Tasa de solicitud Tasa de renovación (en plazo) Primera clase Segunda clase Tercera clase y siguientes Siempre que las tasas se paguen electrónicamente y excluyendo las marcas colectivas y de certificación. A efectos comparativos, las tasas que se han venido abonando hasta ahora para una solicitud que comprendiese hasta tres clases de productos/servicios son de 900 y para una renovación Con los nuevos precios se aprecia una significativa reducción del importe de las tasas de renovación para solicitudes en una sola clase, de 1350 a 850. Las tasas de solicitud para una sola clase se reducen asimismo de 900 a 850. Si la solicitud se efectúa en dos clases el precio es el mismo con el antiguo y el nuevo sistema (900 ) y las tasas de renovación se reducen de 1350 a 900. Para marcas en tres clases, sin embargo, las tasas de solicitud se incrementan de 900 a 1050, pero las de renovación se reducirían de 1350 a Como consejo práctico, si normalmente Uds. registran sus marcas en 3 o más clases, puede que necesiten revisar sus planes para 2016 y presentar ya (antes del 23 de marzo) tantas solicitudes como tuviesen planeado efectuar durante este año, para evitar pagar el incremento previsto en las tasas para solicitudes en 3 o más clases. Cambios en la fecha límite de pago de la tasa de renovación. La fecha límite para pagar las tasas de renovación será la fecha exacta en que se cumpla el décimo aniversario de la fecha de solicitud de la marca, en lugar del último día del mes en que se cumple dicho aniversario. Si el periodo de renovación está abierto cuando estas modificaciones tengan efecto, el borrador de directrices la EUIPO/OHIM establece que se aplicarán las normas antiguas, lo que significaría que dichos registros podrían ser renovados abonando la tasa al final del mes de vencimiento. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que estas directrices finalmente cambien o que la validez de esta práctica se vea alterada, de modo que nuestra recomendación sería pagar todas las tasas de renovación antes de la fecha en que se cumpla el décimo aniversario, una vez que los cambios entren en vigor el 23 de marzo próximo. Eliminación del requisito de aportar una representación gráfica de la marca a partir de No será necesario presentar una representación gráfica de la marca en lo sucesivo (obviamente sí para marcas denominativas (con tipografía especial), marcas mixtas (logotipos con denominación) o meramente gráficas (símbolos o dibujos)). Esto quiere decir que aparentemente será más sencillo presentar marcas no tradicionales, tales como marcas sonoras (melodías) o marcas con movimiento (animadas). Será necesario, no obstante, indicar con precisión qué es lo que se desea proteger en este tipo de marcas y aquí la ayuda y experiencia de un despacho profesional como el nuestro puede ser Circular 1/2016 Página 2 de 5

3 imprescindible. Este cambio entrará en vigor el 24 de septiembre de 2017 (21 meses después de la publicación del nuevo reglamento). Cambio en el periodo de presentación de las pruebas de uso en oposiciones. Actualmente a cualquier titular que posea un registro de marca comunitaria (marca de la Unión a partir del 23 de marzo), o una marca internacional con efectos en la UE, o una marca nacional con efectos en la UE, que tenga más de cinco años de antigüedad y que sirva como base para un procedimiento de oposición, se le puede requerir para que presente evidencias de uso de la marca oponente durante los cinco años previos a la publicación de la marca impugnada. La forma de computar este periodo cambia, y ahora se extenderá únicamente hasta al día de presentación o la fecha de prioridad de la marca impugnada. Las oposiciones presentadas antes del 23 de marzo continuarán rigiéndose por las disposiciones antiguas. Cambio del periodo para oponerse a registros internacionales. La fecha de comienzo del periodo de tres meses para oposiciones a marcas internacionales que designen la Unión Europea pasa a ser de un mes desde la fecha de publicación, en lugar de los seis meses actuales. Las marcas de certificación podrán presentarse como marcas de certificación de la Unión a partir de Se va a introducir una tercera figura de marca a partir del 24 de septiembre de 2017, además de las marcas de la Unión (las marcas ordinarias de productos o servicios) y de las marcas colectivas de la Unión (la marca que diferencia a los miembros de una asociación de fabricantes o prestadores de servicios). La figura de la marca de certificación la Unión (que ya existía en el ordenamiento español, aunque aquí se denomina marca de garantía) se establece para proteger marcas que certifican las características de los productos o de los servicios y precisan de un reglamento de uso. Ejemplos de marcas de certificación (o de garantía) son AENOR, GALICIA CALIDADE, MADRID EXCELENTE etc. Se podrán formular oposiciones basadas en denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas. Será posible formular oposición basada en las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas, tales como denominaciones protegidas de los vinos o de productos o especialidades tradicionales de una región. El borrador de las directrices EUIPO/OHIM que incorpora los cambios establece que no hay disposiciones transitorias, de modo que esta novedad se aplica a todas las marcas Comunitarias, o marcas de la Unión, sin importar si se presentaron antes o después de que la nueva normativa entre en vigor. Periodo transitorio para posibles cambios/modificaciones en las listas de productos/servicios para registros anteriores al 22/06/2012 Artículo 28(8). Mención aparte merece este periodo transitorio establecido por el nuevo reglamento. Circular 1/2016 Página 3 de 5

4 El fondo del asunto. En uno de los casos más importantes a nivel jurisprudencial de los últimos años, IP TRANSLATOR, la OAMI sostuvo la opinión de que la protección otorgada por una marca que cubra los títulos de la clasificación de Niza se limita al significado literal de los términos utilizados. Es decir, no se obtiene protección para todos los productos de la clase si solamente se usa el título o enunciado general de dicha clase. Esta interpretación ha sido estrictamente aplicada para todas las marcas presentadas a partir de 22 de junio de 2012, que es cuando se emitió la mencionada resolución. Esto significa que, si es necesario, habría que utilizar términos precisos o concretos para describir cada uno de los productos o servicios de interés en cada caso, además de los títulos o enunciados generales de las clases. En cualquier caso, esta circunstancia provoca que muchas marcas solicitadas antes de la decisión de IP TRANSLATOR puedan poseer ahora una cierta indefinición e indefensión en la protección otorgada. La Oficina de Marcas Comunitarias (OAMI) y las Oficinas Nacionales emitieron una comunicación conjunta en la que se establecían las directrices generales según las cuales deberían ser tratadas estas marcas. Sin embargo, esto no parecía ser enteramente satisfactorio dado que el ámbito de protección para una Marca Comunitaria podría variar según los países, dado que cada oficina nacional puede hacer su propia interpretación del alcance de la protección cuando una marca está registrada para el título o enunciado general de una clase. La solución que se ha propuesto ha tomado forma en el artículo 28(8) de la reforma del Reglamento, según el cual se dispondrá de un estrecho margen de seis meses durante el cual los propietarios de marcas comunitarias anteriores al 22 de junio de 2012 y que cubran títulos de clase completos tendrán la oportunidad de modificar dichos listados, incluyendo aquellos productos o servicios en los que estén realmente interesados, además de los propios títulos de las clases. Después de que este periodo finalice, la interpretación volverá a ser estrictamente la de que no hay protección adicional para ningún producto o servicio si no se menciona específicamente en los listados. Qué registros resultan afectados? Todas aquellas marcas comunitarias vigentes presentadas antes del 22 de junio de 2012 que contengan el título completo de una clase de la Clasificación de Niza, incluyendo los registros internacionales que designen la Unión Europea que estén actualmente vigentes y sean anteriores al 22 de junio de 2012, según comunicación aclaratoria del Presidente de la OAMI de fecha 08/02/2016. Cuál es la fecha límite para presentar una declaración conforme al artículo 28(8)? El plazo finaliza el próximo 23 de septiembre de Qué ocurre si decido no presentar una declaración conforme al artículo 28(8)? Si su marca comunitaria fue presentada antes del 22 de junio de 2012 y decide usted no presentar esta declaración, se considerará que su solicitud cubre exclusivamente los productos o servicios mencionados en el título de la clase en su significado literal. Qué pasa si mi marca comunitaria fue presentada el día 22 de junio de 2012 o posteriormente? En tal caso no es posible presentar una declaración conforme al artículo 28(8) para su marca comunitaria. Se considerará en consecuencia que la marca cubre solamente los productos o servicios mencionados específicamente en los listados de las clases. Si piensa que su marca comunitaria puede no estar cubriendo productos o servicios que son de su interés le recomendamos que contacte con nosotros para recibir asesoría más específica. Circular 1/2016 Página 4 de 5

5 Es posible modificar la marca comunitaria de modo que cubra cualquier producto o servicio dentro de la clase afectada? Se puede modificar la marca comunitaria para cubrir cualquier artículo o actividad dentro de la lista alfabética de la edición de la Clasificación de Niza que estuviese en vigor en la fecha de solicitud, siempre y cuando no estén claramente incluidos en el significado literal de los términos del título de la clase. Si no está seguro acerca de los productos o servicios incluidos en la lista alfabética en la fecha de solicitud puede contactarnos para que le enviemos un listado o, como alternativa, puede informarnos de qué producto o servicio le interesa para que podamos comprobar si se encuentra en la lista. Qué ocurre si mi marca comunitaria incluye otros productos o servicios, aparte de los mencionados en el título de la clase? Los productos o servicios adicionales no impiden que se pueda presentar una declaración conforme al artículo 28(8), siempre y cuando la redacción de los listados no limite o des-reivindique términos del título de la clase. Qué pasa con los registros nacionales? Las marcas nacionales no se ven afectadas, de momento, por esta disposición. Las oficinas nacionales de los estados miembros de la UE emitieron una comunicación conjunta acerca de la implementación de la sentencia IP TRANSLATOR, que establece lo que consideran que cubrirían sus propios registros nacionales que incluyesen títulos de clases. Qué pasa si mi marca comunitaria contiene algunos términos del título de la clase pero no todos? En tal caso no es posible presentar una declaración conforme al artículo 28(8). Si piensa que su marca puede estar cubriendo menos productos o servicios de los que le interesan, póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento más detallado. Se puede presentar oposición contra una declaración conforme al artículo 28(8)? No. Pero la declaración será examinada por la EUIPO/OAMI para comprobar que cumple con los requisitos legales y el registro corregido aún está sujeto a la posibilidad de tener que probar su uso. Qué ocurre en caso de conflicto con productos o servicios añadidos tras una declaración conforme al artículo 28(8)? Los productos o servicios añadidos en declaraciones de este tipo no facultan al titular de la marca para impedir su uso por parte de terceros en el supuesto de que dicho uso fuese anterior a la presentación de la declaración y no infringiese la redacción original de la marca. De modo similar, no puede presentarse oposición contra solicitudes de ese tipo ni pedir su nulidad. Si tienen cualquier clase de duda acerca de estos cambios, o si desean que efectuemos en su nombre una declaración conforme al artículo 28(8), o si precisan de un asesoramiento más específico en cualquier sentido, no duden en contactar con nosotros. Circular 1/2016 Página 5 de 5