Prohibición de registro de símbolos de Estado en la legislación vigente Registro de nombre geográfico como marca Examen de Registrabilidad

Transcripción

1 SOLICITANTE : HELADERÍA HOLANDA S.R.L. OPOSITOR : ARCOR S.A.I.C. Prohibición de registro de símbolos de Estado en la legislación vigente Registro de nombre geográfico como marca Examen de Registrabilidad Lima, trece de marzo de dos mil dos I. ANTECEDENTES Con fecha 6 de diciembre del 2000, Heladería Holanda S.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HELADOS HOLANDA y la figura estilizada de un cono de helado con tres bolas en la combinación de colores amarillo, anaranjado, azul, rojo y blanco al extremo izquierdo se aprecian tres franjas verticales en los colores, rojo, blanco y azul; conforme al modelo, para distinguir helados de crema, tortas de helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 19 de marzo del 2001, Arcor S.A.I.C. (Argentina) formuló oposición manifestando tener legitimidad para ello al fabricar y comercializar productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, además de ser titular de diversas marcas registradas. Señaló que el término HOLANDA es irregistrable ya que de otorgarse se estaría confundiendo a los consumidores acerca del origen del producto, puesto que se permite el registro de términos de similar naturaleza siempre y cuando indiquen el origen del producto correspondiente, sin embargo, dicha denominación aparece en el signo solicitado como marca, siendo el nombre de un país (Holanda) por lo que constituye un símbolo del estado holandés (sic). Invocó la aplicación del artículo

2 incisos l) y m) de la Decisión 486. Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Con fecha 9 de mayo del 2001, Heladería Holanda S.R.L. absolvió el traslado de la oposición manifestando que la denominación HOLANDA es accesoria a la denominación HELADOS, que además no hace referencia a ningún nombre oficial ya que la denominación oficial del país o Estado es Reino Unido de los Países Bajos. Señaló que el signo solicitado no utiliza signos que oficialmente utiliza un Estado o que sean identificados como pertenecientes al mismo. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente: Dado que Arcor S.A.I.C. es titular del registro de diversas marcas de producto de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (tales como: BONIBON, BIOMINT y BON BON ARCOR EL MES DE LA DULZURA), siendo una empresa competidora de la solicitante, queda acreditado su legítimo interés para formular oposición a la presente solicitud de registro. Si bien la denominación HOLANDA que incluye el signo solicitado en su conformación constituye la denominación de un Estado de Europa Occidental, no existe relación alguna entre la expresión HOLANDA y los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado. En tal sentido, el signo solicitado, no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso l) de la Decisión 486, en la medida que no proporciona una información errónea a la generalidad de consumidores, sobre los productos a distinguir que pueda determinar la decisión de compra de los consumidores. Si bien el signo solicitado incluye la denominación HOLANDA en su conformación, no resulta aplicable la prohibición alegada por el opositor contenida en el artículo 135 inciso m) de la Decisión 486, puesto que la misma no incluye a las denominaciones de los Estados. Con fecha 27 de diciembre del 2001, Arcor S.A.I.C. interpuso recurso de apelación manifestando que el signo solicitado contraviene lo establecido en el artículo 135 incisos b) e i) de la Decisión 486. Señaló que el signo solicitado de manera clara y directa evoca un país: Holanda, siendo una denominación falsa y engañosa ya que la empresa no es holandesa, por lo que la denominación HOLANDA engañará al público respecto al origen o procedencia del producto que pretende distinguir, careciendo además de distintividad por el hecho de estar conformado por la figura de un cono y tres bolas que es la figura clásica de un helado de barquillo, resultando dicha figura genérica, al no poder aludir en el mercado un origen empresarial determinado, encontrándose incursa en la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. Indicó que la denominación HOLANDA confundirá a los consumidores no por ser una denominación de origen (de acuerdo a la Decisión 486) o una indicación geográfica (de acuerdo a las normas del ADPIC), sino por ser una 2-11

3 indicación de procedencia engañosa. Precisó que si bien la Decisión a diferencia de la Decisión sí permite el registro de nombres de países, sólo debe otorgarse el registro de nombres de países sin autorización del Estado respectivo, siempre que la empresa solicitante sea de ese país, a fin de que los consumidores no sean engañados. No obstante haber sido debidamente notificada, Heladería Holanda S.R.L. no absolvió el traslado de la apelación interpuesta. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado se encuentra incurso dentro de alguna prohibición de registro. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Arcor S.A.I.C. (Argentina) es titular de las siguientes marcas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Marca Certif. N Vigencia BON BON ARCOR EL MES DE LA DULZURA de febrero del 2011 BONIBON de febrero del 2011 BIOMINT 20 de febrero del b) Existen en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación el término HELADOS, tales como: HELADOS ALPHA, HELADOS OASIS (mixta), HELADOS RICO RICO (mixta), HELADOS SUNNY (mixta), HELADOS YETTY (mixta), HELADOS NESTLE (mixta), DIYAMBO HELADOS (mixta), HELADOS GLACIAL (mixta), entre otras. c) Existen en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la figura estilizada de un helado en cono, tal como se aprecia a continuación: 3-11

4 Certificado N Certificado N 8817 Certificado N Certificado N Certificado N Certificado N 2346 Certif. N 7962 Certif. N Certif. N Certif. N d) Asimismo, la Sala ha verificado la existencia de las siguientes marcas de producto en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Titular Marca Certif. N Vigencia BELLA de febrero del 2009 Friesland Brand B.V. HOLANDESA de diciembre del de abril del

5 de abril del de abril del de agosto del de marzo del 2004 Carlos A. Lau Yook HOLANDINA de febrero del 2002 Roger S. Manosalva MOLINO de abril del 2010 C. HOLANDES 2. Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. La Sala advierte que la Decisión a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j) 1 - y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París 2 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente. 1 El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal. 2 El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada. 5-11

6 La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo - las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales. En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado. 3. Registro de un nombre geográfico como marca 3.1 Limitaciones relativas a estos signos La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). 6-11

7 Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 3 y éstos no provienen de dicha zona. iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 4 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 5 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 6 o BREMEN 7 para distinguir cerveza, ALASKA 8 para helados o CUZCO 9 para distinguir chocolate, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. 3 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, Certificado Nº Certificado Nº Certificado Nº Certificados Nºs 12009, Certificado Nº

8 En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión y del artículo 170 del Decreto Legislativo ). 3.2 Aplicación al caso concreto La Sala conviene en precisar que el término HOLANDA 12, no obstante constituir el nombre de un país sí es susceptible, en principio, de ser registrado como parte del signo solicitado HELADOS HOLANDA y logotipo, puesto que no consiste exclusivamente en una indicación que describa la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir, ni induce a engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir; no reproduce, contiene ni imita una denominación de origen protegida; ni una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos a los que se pretende aplicar. 4. Examen de registrabilidad del signo solicitado Realizado el examen de registrabilidad, la Sala determina que el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde su acceso a registro. Sin perjuicio de lo expresado, la Sala conviene en precisar el grado de distintividad del signo solicitado a fin de establecer su ámbito de protección. 10 Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios ( ). 11 Artículo Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (.). 12 Holanda.- (Reino de), Estado de Europa Occidental, a orillas del mar del Norte. Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p El Reino de los Países Bajos consta de tres partes: Holanda en Europa occidental y las Antillas Neerlandesas y Aruba en el mar Caribe. Holanda, la parte situada en Europa, tiene una superficie de km². Limita al norte y al oeste con el Mar del Norte, al este con Alemania y al sur con Bélgica. Holanda es un país muy llano y la cuarta parte de su territorio se halla situada bajo el nivel del mar. De ahí el nombre Países Bajos (Nederland) (neder=bajo; land=país), aunque el país es más conocido en español por el nombre de Holanda. Originalmente éste es el nombre que se ha dado a las dos provincias occidentales, Holanda Septentrional y Holanda Meridional, que desempeñaron un papel importante en la historia del país. Información extraída de Internet en la página web de la Embajada de Holanda en Venezuela:

9 La doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo 13 entre: a) signos normales que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada. b) signos débiles que poseen una fuerza distintiva menor a la normal. c) signos fuertes que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal. En tal orden de ideas, la Sala determina que si bien todas las marcas registradas gozan de la misma protección legal, dependiendo de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura o por haber adquirido una implantación en el tráfico mercantil) el ámbito de protección de la misma puede variar. La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido. Antes al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes. En el presente caso, el signo solicitado está conformado por la denominación HELADOS HOLANDA y la figura estilizada de un cono de helado con tres bolas en la combinación de colores amarillo, anaranjado, azul, rojo y blanco, al extremo izquierdo se aprecian tres franjas verticales en los colores rojo, blanco y azul, tal como se aprecia a continuación: Al respecto, la Sala conviene en precisar lo siguiente: La figura de un helado en cono es frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas registradas, conforme se desprende del Informe de antecedentes. 13 Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Munich 1985, p

10 La denominación HELADOS, al designar uno de los productos que el signo solicitado pretende distinguir resulta ser una denominación genérica, lo que explica su utilización en diversas marcas registradas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. La denominación HOLANDA - si bien no será asociada por el público consumidor con ciertas características del producto que se pretende distinguir con el signo solicitado (helados de crema, tortas de helados), tales como la calidad o el sabor - dicha denominación hará referencia a dicho país. En consecuencia, la Sala considera que el signo solicitado HELADOS HOLANDA y logotipo constituye un signo débil respecto a su elemento figurativo como denominativo, por lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan figuras similares o que incluyan términos derivados de la denominación HOLANDA, siempre que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen la suficiente eficacia distintiva. Asimismo, la Sala considera necesario precisar que la protección del signo solicitado HELADOS HOLANDA y logotipo no se extiende a tal punto que su titular pueda impedir la comercialización de productos que utilicen dicha indicación geográfica (HOLANDA) cuando ésta tenga un carácter informativo con respecto a un determinado producto y sea usada como tal en las etiquetas, envolturas o envases de dichos productos. Así, resulta necesario precisar que, conforme se desprende del literal d) del Informe de antecedentes, existen registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial otras marcas de producto que incluyen en su conformación términos derivados de la denominación HOLANDA, tales como HOLANDINA, BELLA HOLANDESA, MOLINO HOLANDES, entre otras. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2001 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HELADOS HOLANDA y la figura estilizada de un cono de helado con tres bolas en la combinación de colores amarillo, anaranjado, azul, rojo y blanco al extremo izquierdo se aprecian tres franjas verticales en los colores, rojo, blanco y azul; conforme al modelo, para distinguir helados de crema, tortas de helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Carmen Padrón Freundt

11 /lt LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 11-11