ANEXO DE LA DECLARACIÓN DE INVENCIÓN DEL CSIC

Transcripción

1 PROPIEDAD, TITULARIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS INVENCIONES U OTROS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC PREÁMBULO El presente documento pretende ser una guía interna del CSIC para informar sobre las responsabilidades y derechos de todas las personas y entidades implicadas en la generación, evaluación, protección y/o comercialización de resultados de investigación en el CSIC. Hay que indicar que la comercialización de un resultado de investigación no precisa siempre que se proteja, puede que no sea posible protegerlo por alguna de las formas disponibles o que se decida mantenerlo en secreto. La protección de los resultados de investigación incrementa su valor de cara a la negociación de acuerdos con empresas (por ejemplo, resultados de aplicación en salud humana no protegidos mediante patentes tienen interés nulo para las empresas farmacéuticas) por lo que debe ser considerada como un instrumento para la obtención y financiación de colaboraciones con empresas y no un fin en sí misma. El CSIC como organismo público de investigación estatal español es el titular de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por su personal investigador, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados al mismo (Ley de Economía Sostenible 2/2011, art 53). Además, el CSIC tiene el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para la protección jurídica de dichos resultados a su nombre (Ley de Patentes 11/1986, art. 20 y RD55/2002) y le corresponden los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual cuando los autores hayan desarrollado en el CSIC una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual (Ley de Economía Sostenible 2/2011, art 54), todo ello sin perjuicio de los acuerdos que se suscriban cuando en la investigación participen otras Instituciones (por ejemplo, en un contrato de I+D previo entre el CSIC y una empresa se puede decidir la cesión de los derechos con respecto a los resultados obtenidos en dichos contratos a la empresa). Las invenciones del personal contratado del CSIC se consideran invenciones laborales por lo que si no hay un acuerdo previo las patentes o cualquier otro resultado pertenece al CSIC. 1.- COMUNICACIONES DE INVENCIONES SOLICITUDES DE PATENTES U OTROS TIPOS DE TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 1.- Comunicación de las invenciones Con objeto de cumplir con las responsabilidades y compromisos relacionados con la propiedad industrial o intelectual, las invenciones u otros resultados de investigación susceptibles de protección o no obtenidos como resultado de su actividad investigadora o técnica en proyectos de investigación con financiación pública o privada, incluidos las obtenidas en el marco de un contrato de I+D con un tercero, deben ser comunicadas por escrito al CSIC, a través de la VATC, por el personal investigador implicado, mediante un formulario Actualizado: 31/07/13 página 1 de 12

2 interno denominado Declaración de Invención. Hay que tener en cuenta que cualquier resultado de investigación del CSIC puede ser licenciado a un tercero. Así, con dicha comunicación la VATC puede llevar a cabo el inicio de la gestión de las responsabilidades que le competen para la correcta protección de resultados de investigación y de la explotación comercial de los derechos de la institución y de los trabajadores del CSIC, así como el seguimiento de los compromisos adquiridos por parte de la empresa (respeto de los derechos morales e intelectuales de los investigadores, notificación del inicio de explotación de los resultados, pago de regalías, etc.) en caso de relaciones contractuales previas con empresas como origen de dichos resultados. La comunicación de invención incluye una descripción general de algo nuevo y no obvio hecha de tal forma que alguien con una experiencia normal en un campo determinado del arte pueda reproducir la invención. Esta descripción completa y suficiente en una memoria de la invención representa el primer registro de la invención y llevada a cabo de forma correcta puede ayudar a establecer la fecha y alcance de la invención generada, de especial importancia frente a terceros. Recordad, sólo las invenciones pueden ser patentadas, no las ideas. En la Declaración de Invención los inventores proporcionarán toda la información y datos necesarios solicitados por escrito (nombre y direcciones de los inventores, grupos de investigación implicados, fecha de comunicación, proyecto o contrato que ha generado los resultados, responsable(s) del grupo de investigación implicado, si hay o no cotitularidad y en caso de haberla, porcentaje que corresponde a la entidad y al cotitular/es y datos de contacto en esta/s entidad/es, resumen descriptivo de la invención, la distribución porcentual de los inventores sobre la autoría de la invención, etc.) para que la VATC pueda ejercitar los derechos y obligaciones siguientes, y les sean aplicables los criterios establecidos por el CSIC. Dicha Declaración de Invención tiene naturaleza obligatoria e inmediata desde el primer momento de la obtención de los resultados para el personal investigador que realice cualquier invención en el CSIC. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al personal investigador en el RD 55/2002. Tiene la consideración de personal investigador, a efectos de lo establecido en la presente normativa del CSIC: a) Los funcionarios vinculados al CSIC por una relación de servicios de carácter estatutario, y b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por el CSIC. 2.- Evaluación, redacción de memoria y presentación de títulos El registro oficial de una comunicación de una solicitud de una invención en la VATC se lleva a cabo por la Unidad de Protección de Resultados (UPR) una vez recibidos el formulario de Declaración de Invención completa, revisada y firmada y una descripción suficiente de dicho resultado de investigación (invención) para realizar un estudio de protección (patentabilidad). La suficiencia de la descripción de la invención recibida en la UPR será evaluada por el técnico de la UPR asignado a cada Declaración de Invención a partir del/los documento/s que se reciba/n, por ejemplo: - la descripción general de la invención incluida en la Declaración de Invención, - un borrador muy acabado de una publicación antes de su envío a una revista (español o inglés), o Actualizado: 31/07/13 página 2 de 12

3 - una memoria de invención elaborada a partir de la Guía de Recomendaciones para redacción de una invención de la VATC. Una vez finalizada la evaluación el CSIC comunicará a través de la UPR de la VATC al autor o autores implicados si considera que existe materia patentable o protegible de otra forma y que esta posee un mínimo de valor para su comercialización posterior, y por tanto si se compromete a mantener los derechos sobre dichos resultados. En el caso de que el CSIC se comprometiera a mantener tales derechos, el técnico de la UPR asignado preparará con los inventores la memoria definitiva y estará obligado a presentar una solicitud de patente prioritaria o de otro título de propiedad industrial o intelectual apropiado si lo hubiera. La solicitud de prioridad solicitada por el CSIC es una prioridad española (solo excepcionalmente se podrá valorar la presentación de la solicitud prioritaria en otro país diferente de España o acogernos a los procedimientos establecidos por los tratados de PCT o Patente Europea). Las anteriores acciones de evaluación y redacción de la memoria definitiva se realizarán conjuntamente entre el técnico de la UPR asignado a cada resultado de investigación y los autores del mismo. En ocasiones, desde la VATC se podrá trasladar total o parcialmente estas acciones a un agente de propiedad industrial privado con el que se contrate dicha prestación de servicio. Por todo ello, y puesto que cualquier tipo de divulgación previa acaba con la novedad de la invención y por tanto con la posibilidad de protegerla mediante patente, no podrá publicarse o divulgarse por ningún medio (oral, escrito, ejecución de la invención, etc.) ya sea de forma total o parcial - como artículos, publicaciones online, charlas, pósteres en congresos, clases, depósito de la tesis en el departamento/biblioteca de la universidad, etc.- el resultado susceptible de ser patentado o protegido hasta la fecha en que se presente la solicitud de patente en la OEPM o registro. En todo caso, el CSIC y el autor o autores de la invención estarán obligados a cumplir con las exigencias establecidas en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, de tal forma que deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de la protección de los resultados, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos. A partir de la fecha de registro oficial de una comunicación de una solicitud de invención la VATC dispone de cuatro meses para la presentación de una solicitud de patente de prioridad en la OEPM, concretamente tres meses para decidir sobre su presentación y un mes adicional para preparar la solicitud. Cuando el CSIC opte por no mantener los derechos de protección del resultado de investigación evaluado, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente u otro título correspondiente como titulares únicos de la misma, siendo a partir de ese momento los autores responsables de su gestión y de los costes que esta pudiera incurrir a título privado. En todo caso, el CSIC, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 55/2002, tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación. Asimismo, cuando se obtengan beneficios de la explotación de los derechos citados, corresponderá al CSIC una participación del 20 por 100 sobre los mismos. Actualizado: 31/07/13 página 3 de 12

4 2.- PERSONAS IMPLICADAS EN UNA INVENCIÓN El CSIC reconoce dos tipos de personas implicadas en una invención: inventores y colaboradores necesarios (CNs). La consideración de inventor o colaborador necesario no tiene relación con su relación laboral/contractual o no con el CSIC ni con el nivel jerárquico dentro del grupo de investigación. Por otro lado, la definición de la naturaleza de las personas implicadas en una invención debe referirse a la que poseía cada persona en el momento en que participó en la generación de los resultados de investigación que son la base de la invención y no debe referenciarse a la que puede tener en el momento de la comunicación a la VATC. La información con respecto a los inventores y colaboradores necesarios debe incluirse de forma completa y correcta en la Declaración de Invención que se envía a la VATC de acuerdo a las siguientes explicaciones Inventores Identificación de inventores La definición de inventor de una patente no es en ocasiones una tarea fácil. Inventor es el individuo que idea, crea o concibe algo que no existía antes y siempre bajo las premisas de patentabilidad de acuerdo a las distintas leyes sobre patentes existentes en cada país. Así, en la ley americana un inventor es la persona o personas que contribuyen intelectualmente a las reivindicaciones de una invención patentable, al menos a una de las reivindicaciones. Sin embargo, en la normativa europea o española no existe una definición precisa y explícita de lo que se considera un inventor, por lo que se recomienda utilizar de partida la definición americana, atendiendo también a los siguientes comentarios. La inventoría se restringe a un concepto intelectual, y no se extiende a las personas que llevan únicamente a la práctica la invención o proporciona muestras para el análisis o material de partida, lo cual crea en ocasiones confusiones o interpretaciones equivocadas al respecto. Con respecto a la identificación de los inventores hay que indicar que no todos los autores de una publicación científica tienen por qué tener la consideración de inventores de la invención descrita en la misma. La identificación de todos los autores de una publicación como inventores no debe ser una regla a aplicar de forma absoluta a la hora de identificar a los inventores de la invención. Normalmente, la investigación la llevan a cabo un equipo de investigadores y fruto de esa labor y discusión científica y técnica puede surgir un resultado, a partir de la cual una invención puede ser descrita. Así, también pueden producirse desencuentros cuando un investigador/trabajador (autor) no es incluido como inventor y cree que su trabajo le confiere el derecho a ser considerado inventor de una solicitud de patente. En este sentido, aquellas personas que reproducen tareas que otros indican, por ejemplo, instrucciones concretas recibidas por escrito para reproducir o llevar a la práctica la invención, y que un tercero podría realizar con las mismas indicaciones y obtener los mismos resultados, no se deben considerar como inventores, aunque pudieran considerarse como autores de la publicación, independientemente de su nivel profesional (becario o profesor de investigación). Así, es tan grave incluir como inventor en una solicitud de patente a una persona que no lo es como excluir a uno que lo sea; en ambos casos pueden derivarse acciones judiciales por parte de los que sientan perjudicados en sus derechos (en USA se puede anular una solicitud de patente porque se incluyan inventores que realmente no lo son). Incluir inventores a posteriori, una vez solicitada una patente, es posible; eliminar es siempre objeto de conflicto. Actualizado: 31/07/13 página 4 de 12

5 El grupo de inventores deberá establecer de forma consensuada el porcentaje de participación de cada inventor, de tal forma que la suma de los porcentajes de autoría intelectual de los inventores sea el 100%. Es responsabilidad de los potenciales inventores actuar con la máxima buena fe y transparencia entre ellos y con toda aquella persona que esté relacionada con la invención para determinar los inventores correctos de una invención y el distinto papel de cada persona implicada. En caso de no especificarse porcentaje se considerará a partes iguales entre los distintos inventores. En caso de conflicto cada inventor debería ser capaz de describir su participación en la invención por escrito de tal forma que pueda identificarse sus aportaciones a cada una de las reivindicaciones, al menos a una de ellas. En todo caso, si se produjeran conflictos entre las personas implicadas en una invención con respecto a la consideración de sus derechos, podrá ser la VATC quien arbitre las acciones a seguir para determinar los derechos de cada uno, por ejemplo solicitando a cada potencial inventor la descripción por escrito y firmada de su descripción, el análisis de los libros de laboratorio y su posterior comparación de todas las contribuciones con respecto a las reivindicaciones. El CSIC como titular podrá plantearse la presentación de una solicitud de patente en la OEPM a pesar de la falta de acuerdo entre los inventores como salvaguarda de los derechos de la Institución y de los verdaderos inventores Inventores sin relación contractual con el CSIC Por otro lado, los inventores sin relación contractual con el CSIC (visitantes, estudiantes, becarios, etc.) pasan a ser cotitulares de la invención ya que en España no se considera su participación como invención laboral, ya que dichas situaciones no se consideran relaciones laborales con el CSIC. De esta forma un inventor sin relación laboral/contractual con el CSIC además del derecho a ser considerado como titular de la invención tiene la obligación de contribuir a los gastos económicos que conlleve su evaluación, solicitud, extensión y mantenimiento y comercialización posterior en proporción con su titularidad de la invención (por ejemplo, a un becario inventor en un 25% le correspondería sufragar el 25% de todos los gastos que conllevara la gestión de la patente desde su inicio hasta su abandono). Así, el CSIC propone de forma sistemática a los inventores sin relación contractual con el CSIC la firma de un contrato de cesión de derechos de titularidad del inventor al CSIC (ver Anexo II), que no de renuncia, mientras estos mantienen sus derechos intelectuales y sus derechos sobre los beneficios por la explotación comercial de la invención. En contrapartida, el CSIC cubre todos los gastos de protección y comercialización que les pudiera corresponder. Los beneficios económicos de estos inventores se gestionan y se reconocen por el CSIC de la misma manera que a los inventores con relación laboral con el CSIC (ver más adelante). Este contrato de cesión de titularidad obliga a la persona a realizar todos aquellos actos y proporcionar toda aquella información y datos que sean necesarios para satisfacer todos los compromisos de protección y comercialización de una invención al igual que el resto de inventores Personal colaborador necesario El personal que haya participado activamente en la consecución de la invención, y que no se considere como inventor por el resto de los inventores, podrá ser considerado colaborador necesario (CN). La figura del CN se describe únicamente a efectos de la normativa interna del CSIC, sin que sea indicativo de las normativas de otras potenciales Actualizado: 31/07/13 página 5 de 12

6 entidades cotitulares, y tampoco obliga al CSIC de cara a otras personas de otras instituciones que no tuvieran dicha figura (el CSIC no se encontrará por ello obligado respecto a la notificación de CN que pertenezcan a otras Instituciones). El CN no tiene derechos de propiedad intelectual pero es reconocido por los inventores y por el CSIC como personas que han ayudado a obtener los resultados de la invención, pej. Ayuda técnica, y participará en los beneficios de acuerdo con la fórmula indicada más adelante. Para ello, se fijará un porcentaje de la contribución de los distintos CN lo que permitirá definirla cantidad a percibir por cada colaborador de los futuros beneficios por la explotación comercial de la invención. El porcentaje atribuido a los CNs no precisa sumar el 100% en la tabla de la Declaración de Invención y representa el porcentaje de la tercera parte que se reserva del tercio c) del punto siguiente 5.1 para la distribución de los beneficios entre los CNs. Esta relación de inventores deberá ir acompañada con el visto bueno de los propios inventores, mediante la firma de la Declaración de Invención (bolígrafo azul) por todos los inventores y, en el caso que hubiese CNs de la firma del Director como aceptación común de lo allí indicado (en el caso que sólo haya inventores no es necesaria la firma del director del instituto). Dicha Declaración de Invención firmada queda en custodia en la VATC (UPR) para futuras consultas de cara a la distribución de regalías, gastos entre titulares, o para resolver potenciales conflictos futuros entre los implicados. Finalmente, hay que resaltar que los datos de identificación de los inventores y colaboradores necesarios incluidos en la Declaración de Invención deben ser completos y coincidentes con sus documentos de identidad (DNI o pasaporte) con el objeto de evitar futuras confusiones sobre la identidad de las personas. 3.- PARÁMETROS DE PATENTABILIDAD DE UNA INVENCIÓN La mayoría de los resultados de investigación se protegen mediante una solicitud de patente por lo que es importante tener en cuenta los parámetros de patentabilidad que debe cumplir previamente a su primera solicitud. Hay una serie de requisitos que una patente debe cumplir desde el momento en que se solicita y que son constantemente evaluados por los distintos agentes implicados: los propios inventores, los técnicos de la UPR y UC de la VATC, los técnicos de la agencia privada de propiedad industrial que trabaje para el CSIC, los examinadores de las distintas oficinas de patentes donde se solicite y finalmente la potencial empresa interesada en dicha patente con la que se contacte. Recordad nada relacionado con la potencial patente, totalmente o parcialmente, debe ser accesible al estado de la técnica. Estos requisitos son los siguientes: Novedad: la invención no puede estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no debe haberse hecho accesible al público, ni en España ni en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de solicitar la patente. Esto afecta también a los propios inventores. La evaluación de la novedad sólo requiere un único documento del estado de la técnica para ser cuestionada. Actividad inventiva: Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. La actividad inventiva requiere al menos dos documento del estado de la técnica Actualizado: 31/07/13 página 6 de 12

7 para ser cuestionada y suele ser el requisito más complejo de determinar dado la carga subjetiva que en ocasiones conlleva su evaluación. Deben ser tenidos en cuenta de forma especial artículos previos de los mismos inventores. Aplicación industrial: el objeto de la invención debe ser susceptible de explotación industrial. Suficiencia de la Descripción de la invención: la invención debe estar redactada de manera que se pueda llevar a efecto con la información que contiene la memoria descriptiva por parte de un tercero. El incumplimiento de uno cualquiera de estos requisitos es causa de desestimación de su solicitud, abandono de la solicitud una vez presentada, suspenso de la solicitud por las oficinas de patentes o rechazo de la empresa con la que se contacte. Es por ello de vital importancia una evaluación lo más detallada posible de la patentabilidad de una invención y de ahí la clave de contar con una descripción suficiente lo más completa y ordenada de la invención posible desde el primer momento de la comunicación al CSIC. No son patentables, al negárseles el carácter de invención, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico comerciales, así como los programas de ordenador (que se protegen por otras vías) Un caso especial: las patentes biotecnológicas Cuando una solicitud de patente se refiera a un material biológico en el que la base de la invención sea un microorganismo o célula (hibridoma) no accesible al público, además de las normas generales de procedimiento de tramitación, deberán cumplirse con los siguientes requisitos: La descripción deberá contener toda la información de que se disponga sobre las características de dicho material biológico. Se deberá realizar previamente a la solicitud de patente un depósito de muestra del cultivo del material biológico (microorganismo, hibridoma, etc.) en una Institución autorizada. En España la Institución autorizada es la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), en la Universidad de Valencia, aunque puede ser necesario acudir a otra entidad extranjera para ciertos materiales biológicos, por ejemplo, un hibridoma. Además, la descripción de las secuencias de nucleótidos y de aminoácidos se debe regularizar de acuerdo a las normas de una solicitud de patente. En este momento para cumplir con estas normas y facilitar la redacción de la descripción se utiliza el programa informático BISSAP de la EPO. En algunos casos es común, antes de registrar la patente, el hacer un depósito de las secuencias en alguna base de datos, como el GenBank. Esto anula la novedad de la patente y por tanto invalida la protección. Como en el caso de las publicaciones, el depósito se deberá hacer una vez que se haya presentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de patente. Actualizado: 31/07/13 página 7 de 12

8 4.- ORIGEN DE LA INVENCIÓN, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y ENTIDADES TITULARES DE DERECHOS DE LA INVENCIÓN Como se ha comentado anteriormente, en el impreso de Declaración de la Invención interno del CSIC deberá especificarse aquellas personas constitutivas del grupo(s) de investigación en cuyo seno se ha desarrollado la invención y que hayan colaborado activamente en el desarrollo de la misma, y su relación laboral, ya sean pertenecientes al CSIC u otra institución, público o privada, o ya sean inventores o colaboradores necesarios. De acuerdo con la Ley de Patentes las entidades empleadoras de los inventores son titulares o propietarios de la invención, excepto que existieran acuerdos contractuales previos que modificasen dicha situación, mientras que los autores intelectuales siempre son inventores. Así, cuando los resultados objeto de la invención se hubiesen obtenido únicamente mediante fondos públicos obtenidos de convocatorias competitivas la titularidad o propiedad de la invención corresponde a la entidad que solicita la ayuda pública, en este caso el CSIC o al CSIC y la universidad con la que colabora. Además, mediante la firma de un contrato de I+D del CSIC con un tercero, por ejemplo, con una empresa, puede acordarse una modificación de la titularidad que le pudiera corresponder al CSIC inicialmente, de tal forma que la titularidad se define como perteneciente a la empresa por si sola o conjuntamente empresa y CSIC. Para aclarar esto último, se debe identificar en la Declaración de Invención la convocatoria del proyecto o el contrato origen de la invención, para analizar en detalle lo establecido en los mismos si fuera menester. En el caso que hubiera más de un grupo de investigación del CSIC se indicará la pertenencia de los distintos inventores en cada uno de ellos. En el caso que existiera más de un cotitular, por ejemplo, a través de un grupo de investigación del CSIC y otro de una universidad, se deberá indicar el porcentaje de titularidad (propiedad) que corresponde a cada una de las entidades. Como regla general, el porcentaje de titularidad de cada entidad vendrá determinado por la suma de los porcentajes de los distintos inventores pertenecientes a cada entidad. Los cotitulares de una invención deberán firmar de forma previa a la presentación de la solicitud de patente de prioridad el correspondiente Convenio de Cotitularidad donde se establecerán los derechos y obligaciones que se reconocen las partes en relación con los porcentajes de titularidad, las responsabilidades sobre la gestión de la patente, reparto de gastos de la misma y la comercialización y negociación de una potencial licencia con un tercero. Este Convenio de Cotitularidad es gestionado directamente por el UPR que contacta con la OTRI o similar del cotitular. Se recomienda que todos los inventores de todas las entidades participantes decidan en primer lugar el porcentaje de autoría intelectual que les corresponde a cada uno de ellos y que posteriormente se calcule la autoría de cada grupo de investigación y la titularidad de cada entidad como la suma de los porcentajes de sus inventores. Por otro lado, es importante definir los grupos de investigación diferentes a los que pertenecen los inventores. Todas estas distribuciones permitirán un reparto correcto y claro de beneficios y obligaciones de las partes en el futuro. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de distribución de la autoría intelectual de una invención en la que existen 5 inventores, pertenecientes a dos instituciones (CSIC y UNIVERSIDAD), y donde existen dos grupos de investigación (GI#1 y GI#2) distintos del CSIC, correspondiendo al CSIC un 65% y a la UNIVERSIDAD un 35%. Actualizado: 31/07/13 página 8 de 12

9 Tabla 1.- Patente con CSIC y una Universidad cotitulares INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN CSIC-GI#1 CSIC-GI#1 CSIC-GI#2 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD Inventor #1 Inventor #2 Inventor #3 Inventor #4 Inventor #5 30% 20% 15% 20% 15% En la Declaración de Invención, los porcentajes de los inventores del CSIC deben sumar siempre 100% por lo que cuando el CSIC no sea el único titular habrá que prorratear los porcentajes anteriores hasta que sumen 100. Así, CSIC-GI#1 CSIC-GI#1 CSIC-GI#2 Inventor#1 Inventor #2 Inventor #3 30%= 46.15% 20%= 30.77% 15%= 23.08% 5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES Y BENEFICIOS POR LA EXPLOTACIÓN DE UNA INVENCIÓN Todos los costes derivados de la evaluación inicial, solicitud, extensión, concesión y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial (patentes) o intelectual del CSIC son cubiertos por éste, y concretamente son gestionados por la VATC que puede requerir o no la colaboración de un agente de la propiedad industrial (API). Los investigadores del CSIC no son responsables de dichos gastos mientras el CSIC sea el titular de las invenciones. En el caso que exista otra entidad cotitular, ésta es responsable de los gastos de la invención de acuerdo a su parte de titularidad. La transferencia de derechos de explotación de las patentes o cualquier otro resultado de investigación a terceros mediante un contrato de licencia permite al CSIC ingresar regalías (royalties) de empresas, cantidades que son consideradas como beneficios para el CSIC y que son cantidades no reembolsables a la empresa y adicionales a las que el CSIC pudiera recibir por contratos de I+D en colaboración con la empresa licenciataria Norma de distribución de los beneficios La siguiente fórmula de distribución se aplicará a todas las cantidades recibidas consideradas como beneficio durante la vigencia de la licencia. Los beneficios obtenidos por el CSIC por la explotación de una invención, por ejemplo mediante la licencia de la patente a una empresa, se distribuirán de la siguiente forma 1 : a) Un tercio para el organismo, b) Un tercio para el autor o autores de la invención y c) Un tercio que se distribuirá, de acuerdo con los criterios que estableció el Consejo Rector del CSIC, entre los colaboradores necesarios (como retribuciones de acuerdo con las 1 El CSIC, a través de su Junta del Gobierno en Junio de 2002, desarrolló por escrito el RD 55/2002 DE 18 DE ENERO, SOBRE EXPLOTACIÓN Y CESIÓN DE INVENCIONES REALIZADAS EN LOS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN que definió aspectos concretos de la LP con respecto a los OPIs, y autorizó a la VATC a desarrollar el procedimiento concreto para ejecutar los procesos de inscripción, gestión y reparto de ingresos por explotación de patentes. Actualizado: 31/07/13 página 9 de 12

10 participaciones establecidas en la Declaración de Invención), el Grupo de investigación y el Centro (en la proporción 60-40% si no hay colaboradores necesarios). En adelante, todo lo dicho en relación de una patente también es atribuible por defecto a otros títulos de protección industrial, es decir, modelos de utilidad, obtenciones vegetales y semiconductores, a los que se reconocen los mismos derechos descritos en el RD55/2002 para las patentes. La distribución se efectuará por tramos de acuerdo con la siguiente Figura 1: Figura 1.- Cálculo y Distribución de los beneficios de explotación de una invención el CSIC En cualquier caso, sobre las cantidades iniciales ingresadas se reduce en primer lugar los gastos de las patentes en los que se haya incurrido (costes facturados por el API como honorarios y las tasas de las oficinas de patentes) y un 5% de los ingresos como costes indirectos o gastos generales de la institución. El porcentaje de participación de cada inventor establecido en la Declaración de Invención es utilizado para la distribución del tercio de los beneficios que les corresponde a los inventores. La suma de los porcentajes de autoría intelectual de los inventores debe ser el 100%, que se corresponde con el tercio a distribuir. En caso de no especificarse porcentaje se considerará a partes iguales entre los distintos inventores. Los beneficios que correspondan al inventor o inventores de la invención serán transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce, de tal forma que sus herederos seguirán percibiendo los beneficios que pudieran Actualizado: 31/07/13 página 10 de 12

11 existir hasta la finalización del periodo de explotación de la invención (máximo de 20 años para una patente). Los derechos económicos de los inventores son independientes de su permanencia o no como trabajador del CSIC y se mantienen mientras que el CSIC reciba dichos beneficios, que en el caso de las patentes puede alcanzar un máximo de 20 años desde la solicitud de prioridad (periodo legal de la vigencia de una patente) o por ejemplo hasta que la licencia se resuelva. Para el caso de que exista un colaborador necesario se reserva un tercio del tercio destinado al Grupo de investigación y al Centro (Figura 1). A partir de esa cantidad reservada se procede al pago de acuerdo con lo establecido en la Declaración de Invención, por ejemplo, en determinado porcentaje de dicha reserva. Además, se tendrá en cuenta que en ningún caso la cuantía asignada a un colaborador necesario podrá superar el 75% de la cuantía asignada al inventor con menor participación, atribuyendo el posible excedente en los casos que hubiese al Grupo de investigación y al Centro. En caso de que no se hayan especificado colaboradores necesarios, la cuantía prevista para ellos se acumulará a la destinada al Grupo de investigación y al Centro. El CSIC estará obligado a liquidar los beneficios que correspondan con, al menos, una periodicidad anual. Desde la Vicepresidencia de Transferencia e Internacionalización (VITRI) del CSIC se lleva la correspondiente contabilidad de los costes y beneficios de cada invención procediendo a informar a los gerentes de los centros de investigación de las facturas que se deben emitir y los pagos que debe realizar en base a las regalías recibidas. Los gerentes de los Centros del CSIC se responsabilizarán de los pagos a los inventores y colaboradores necesarios del CSIC. Sin embargo, esta distribución económica que se realiza por parte de los propios Centros del CSIC a los colaboradores necesarios sólo se llevará a cabo mientras que estos presten servicios en el Organismo, pasando su parte al Centro y Grupo cuando causen baja. En el momento de procederse a la distribución anual de los beneficios, los inventores a título particular podrán ceder lo que les corresponda a finalidades de investigación dentro de sus institutos. La cesión se hará año a año y no supondrá renuncia a los derechos futuros reconocidos por el RD. Cuando el personal investigador del CSIC realice una invención, como consecuencia de un contrato o convenio suscritos con un Ente público o privado, el contrato o convenio deberá especificar a quién corresponde la titularidad y beneficios de la misma. En todo caso, los beneficios que pueda percibir el CSIC por los compromisos adquiridos por la empresa titular de la invención serán distribuidos conforme a lo establecido anteriormente. Por otro lado, en caso de las patentes que por razón de su origen tengan cotitularidad compartida, la distribución de beneficios netos que correspondan al CSIC se efectuará del modo previsto anteriormente, a partir de los ingresos que reciba el CSIC por su participación, que deberá quedar establecido en el correspondiente contrato de cotitularidad. Como se ha comentado anteriormente, esta normativa para las patentes es aplicable también a los retornos obtenidos por el CSIC por la explotación comercial de obtenciones vegetales, modelos de utilidad y semiconductores. Actualizado: 31/07/13 página 11 de 12

12 5.2.- Cálculo del beneficio en caso de renunciar el CSIC a la titularidad En caso que el CSIC decida no presentar la patente u otro título de protección industrial o intelectual a su nombre y éste se solicite a nombre de los inventores o cuando el CSIC decida abandonar dichos títulos y pase a ser titular de los inventores debe arbitrarse entre ambas partes por escrito la fórmula para que sean conocidos por el CSIC los costes e ingresos de la explotación de la patente, para aplicar el porcentaje del 20% mencionado anteriormente. Actualizado: 31/07/13 página 12 de 12