SUMARIO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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1 Año XXX - Número 2159 Lima, 4 de marzo de 2013 SUMARIO Proceso 107-IP Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Marca: IVERMEC-JB (denominativa). Actor: MERCK & CO. INC. Expediente Interno Nº LR... Proceso 95-IP Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca BONFRUIT (denominativa). Actor: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. Proceso interno Nº Proceso 98-IP Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión. Marca: NATIVA SPA O BOTICARIO (mixta). Actor: sociedad BOTICA COMERCIAL FARMACÉU- TICA LTDA. Proceso interno Nº Proceso 114-IP Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: DICAFFE (mixta). Actor: sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Proceso interno Nº Proceso 109-IP Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº Actor: TRANSPACK LTDA. Marca mixta: TRANSPACK... Pág Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 04/03/ PROCESO 107-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Marca: IVERMEC-JB (denominativa). Actor: MERCK & CO. INC. Expediente Interno Nº LR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de octubre de I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: MERCK & CO. INC. Demandado: EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PRESIDENTE DEL INSTI- TUTO ECUATORIANO DE PRO- PIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DE LA REPÚBLICA DEL ECUA- DOR. Tercero interesado: JAMES BROWN PRO- DUCTOS VETERINA- RIOS C.A. III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS. - El 29 de noviembre de 1994, la empresa JA- MES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca IVERMEC-JB (denominativa), solicitud de registro Nº 52309, destinada a proteger: productos veterinarios de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 358, puesta en circulación el 26 de abril de El 30 de junio de 1995, MERCK & CO. INC. presentó una observación en contra de la solicitud de registro de la marca IVERMEC- JB, con fundamento en su derecho exclusivo de la marca mundialmente famosa, notoria y previamente registrada IVOMEC, registrada con el Nº 1122 del año 1980, que ampara productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional. Esta denuncia tuvo por objeto, poner en conocimiento de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la irregistrabilidad del signo denominativo IVERMEC-JB, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, a fin de que al momento en que deba realizar el examen de registrabilidad, la administración rechace la solicitud presentada por la compañía JAMES BROWN PRO- DUCTOS VETERINARIOS C.A. - El 05 de junio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº , por la cual se aceptó el registro de la marca IVERMEC-JB (denominativa).

3 GACETA OFICIAL 04/03/ El 29 de agosto de 1996, MERCK & CO. INC. presentó una demanda en acción subjetiva de plena jurisdicción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución Nº , expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, con la pretensión de que se declare la ilegalidad de la resolución y, como consecuencia de lo anterior, se declare en sentencia la nulidad del registro de la marca IVERMEC-JB (denominativa), presentada por la compañía JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINA- RIOS C.A. - El 8 de septiembre de 1999, el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala dictó y notificó la sentencia mediante la cual rechazó la demanda propuesta por MERCK & CO. INC., por considerar que dicha compañía no fue parte en la instancia administrativa. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI- DOS EN LA DEMANDA. La demandante MERCK & CO. INC. manifestó lo siguiente: - La denominación IVERMEC-JB registrada por JAMES BROWN PRODUCTOS VETE- RINARIOS C.A. no es distintiva de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca IVOMEC de propiedad de MERCK & CO. INC., y además su registro está impedido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a) del artículo 83 de la Decisión 344, correspondientes a los artículos 195, literales a) y h); y, 196, literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual. - La coexistencia en el mercado de productos marcados con IVOMEC e IVERMEC- JB, de JAMES BROWN PRODUCTOS VE- TERINARIOS C.A., crea confusión respecto de la procedencia empresarial dada la semejanza capaz de inducir al público a error. - Las marcas protegen los mismos productos. La marca IVOMEC protege: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Por su parte, el signo IVERMEC-JB ampara: productos veterinarios de la Clase 05. Es decir, se trata de los mismos productos, que poseen iguales fines, se publicitan a través de semejantes medios de comunicación y se distribuyen por canales comerciales semejantes, aumentando de esta manera aún más la posibilidad de confusión por parte del público consumidor. - Si bien no se presentó observación dentro del plazo, la autoridad administrativa debe tomar nota de su marca registrada IVOMEC, toda vez que se encuentra obligada a realizar el respectivo examen de registrabilidad. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El Director Nacional de Propiedad Industrial: No contesta la demanda. El Procurador General del Estado: No contesta la demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), en la Audiencia de Conciliación manifestó lo siguiente: - Luego de analizar las denominaciones en conflicto, del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas, como son que las marcas sean vistas de un modo sucesivo, no simultáneo, en conjunto sin fraccionarlas, una después de otra, desde la óptica del consumidor medio, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, entre otras se concluyó que: no existían semejanzas que inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos. - La marca solicitada tenía caracteres de especialidad, novedad y distintividad que lo hacen registrable, conforme a las prescripciones de la norma comunitaria y la legislación nacional, de tal suerte que la mayoría de compradores podrán distinguir si se trata de la misma denominación o de dos distintas. - Que, tratándose de preparados químicos y farmacéuticos no se puede decir que haya confusión de nombres cuando éstos, si bien idénticos en su desinencia, difieren en su

4 GACETA OFICIAL 04/03/ radical. Desconocer esta conclusión llevaría a conceder la posibilidad legal de que un comerciante o fabricante adquiera el monopolio de una vasta clase de productos químicos y farmacéuticos con solo registrar el nombre técnico con una sola variante de ortografía. - La marca IVERMEC-JB cumplió con los requisitos necesarios para su registro. De esta manera, la marca es original y perfectamente distintiva, por lo que fue susceptible de registro, pues el cotejo marcario debe realizarse a primera vista, desde la totalidad de sus elementos. - El registro de la marca IVERMEC-JB no inducirá al público consumidor a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos de la marca registrada. - El registro de IVERMEC-JB otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se enmarca dentro de las disposiciones comunitarias y nacionales vigentes. D. Fundamentos del tercero interesado. JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. en la Audiencia de Conciliación señaló que: - Contestó la demanda con una negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. La ilegalidad e improcedencia de la demanda. Existencia de sentencia firme y ejecutoriada, dictada por los señores Ministros de la Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo, que declara la validez y legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº , de 5 de junio de 1996, que concede el registro de la marca IVERMEC-JB, a favor de la compañía JAMES BROWN PRODUCTOS VE- TERINARIOS C.A., falta de derecho del actor para deducir la presente acción. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el presente caso, se procederá a interpretar la Decisión 344 y no la Decisión 486, debido a que la Decisión 344 se encontraba vigente durante la fecha de presentación de la solicitud de registro el 29 de noviembre de En consecuencia, procede la interpretación solicitada de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344. De oficio, se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 ( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para

5 GACETA OFICIAL 04/03/ ( ) registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. ( ) Artículo 96 Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( ). A. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los plazos de vigencia y efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

6 GACETA OFICIAL 04/03/ Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. (Proceso Nº 114-IP Marca: EBEL INTERNA- TIONAL (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca IVERMEC-JB (denominativa) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa. De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial representado por un signo el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. La marca no sólo está constituida por el signo. Convergen a su configuración jurídica la relación directa que se establece entre el signo y el producto o servicio, elementos que influyen en la mente y en la retención que el consumidor hace del signo frente al producto. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. El artículo 81, resalta una de las funciones esenciales de la marca, como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra persona. La marca al identificar que el producto a la vez le distingue de otros productos o servicios iguales, permite que el consumidor adquiera la mercancía que quería hacerlo, diferenciándola de otra marca.

7 GACETA OFICIAL 04/03/ La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios. Las marcas no protegen en forma generalizada todos los productos. El objeto marcario no es ilimitado sino lo contrario se delimita los productos que vaya a amparar. Por último, el artículo 81 hace referencia tanto a los productos como a los servicios, es decir, que la marca diferencia un producto de otro, así como un servicio de otro, sin que la norma restrinja los servicios a ninguna clase, tipo u origen (servicios bancarios, de lavandería, tarjetas de crédito, de transporte, enseñanza, deportes, etc.). Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca. Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344). Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendidos en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83. Perceptibilidad del signo El signo debe ser perceptible, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de la inteligencia. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo perceptible como aquello que se puede comprender o percibir y percibir lo describe como el hecho de recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto : Percepción, dice es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos. (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041). Al exigir la ley comunitaria que el signo sea perceptible hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc. Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la visibilidad el que ha sido reemplazado por el de la perceptibilidad. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos. Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrínseca como una capacidad distintiva extrínseca, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre

8 GACETA OFICIAL 04/03/ el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado. La representación gráfica. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad. La representación gráfica del signo es una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca IVERMEC- JB (denominativa) cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. C. RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. En el presente caso, JAMES BROWN PRO- DUCTOS VETERINARIOS C.A. solicitó el registro de la marca IVERMEC-JB (denominativa) para distinguir productos veterinarios de la Clase 05, solicitud ante la cual MERCK & CO. INC. presentó observación con fundamento en su derecho exclusivo de la marca mundialmente famosa, notoria y previamente registrada IVOMEC. Por ello, resulta conveniente profundizar sobre el tema de riesgo de confusión con una marca anteriormente registrada. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. 1 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 2 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y 1 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUS- TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 GACETA OFICIAL 04/03/ servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 3 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. 4 Reglas para realizar el cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 5 El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: 6 a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor 3 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 6 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX- 96. Proceso 21-IP-95. Marca: AFLOX ; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96.

10 GACETA OFICIAL 04/03/ acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 7 D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO- MINATIVOS. En el presente caso, la empresa JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca IVERMEC-JB (denominativa). Asimismo, la sociedad MERCK & CO. INC. es propietaria de la marca IVOMEC (denominativa). Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 7 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de Marca: AYR. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. E. LA MARCA NOTORIA. LA PRUEBA Y SU USO. En el presente caso, MERCK & CO. INC. argumentó que posee un derecho exclusivo de la marca mundialmente famosa, notoria y previamente registrada IVOMEC. Por ello, presen-

11 GACETA OFICIAL 04/03/ tó una observación en contra de la solicitud de registro de la marca IVERMEC-JB (denominativa), efectuada el 29 de noviembre de 1994 por la empresa JAMES BROWN PRO- DUCTOS VETERINARIOS C.A. La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado. En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo artículo de la Decisión 344). Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque (...) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23-IP-96. Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, del 13 de julio de 1998). En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso 16-IP-2001, marca: PURO VA- RELA Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, del 31 de mayo del 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. ( ) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad. (ZUCCHERINO Daniel. MAR-

12 GACETA OFICIAL 04/03/ CAS Y PATENTES EN EL GATT. Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131). Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. F. PRODUCTOS DE LA CLASE 05: PRODUC- TOS VETERINARIOS. En el presente caso, MERCK & CO. INC. presentó una observación en contra de la solicitud de registro de la marca IVERMEC-JB que pretendía distinguir productos veterinarios de la Clase 05, con fundamento en su derecho exclusivo de la marca mundialmente famosa, notoria y previamente registrada IVOMEC (denominativa), registrada con el Nº 1122 del año 1980, que ampara productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional. La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase. El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido al registro de signos para productos pertenecientes a la Clase 05 que no sean farmacéuticos, manifestando que: el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 05, que no sean farmacéuticos ( ) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas. (Proceso 109- IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2021, de 21 de febrero de 2012). Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad se quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: En principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la Clase 05 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica. (Proceso 35- IP-2011, Marca: KILOL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1985, de 28 de septiembre de 2011). En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

13 GACETA OFICIAL 04/03/ Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe apreciar de manera minuciosa si la confusión o el error por parte del consumidor, respecto del producto, puede acarrear riesgo para la salud humana, animal y vegetal. G. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD (OBSER- VACIÓN PRESENTADA FUERA DE PLAZO). En el presente caso, la demandante MERCK & CO. INC. señaló que si bien no se presentó observación dentro del plazo, la autoridad administrativa debe tomar nota de su marca registrada IVOMEC (denominativa), toda vez que se encuentra obligada a realizar el respectivo examen de registrabilidad. Por ello, resulta pertinente analizar lo antes mencionado en este acápite. Calificada la solicitud por cuanto ésta ha reunido los requisitos formales (artículo 92), se procede a su publicación por parte de la oficina nacional competente. Dentro de los 30 días hábiles improrrogables, quien tenga interés legítimo podrá presentar observaciones (artículo 93). Presentadas y admitidas las observaciones, la oficina nacional competente procederá a notificar al solicitante para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos si él así creyere conveniente (artículo 95). Vencido el plazo de 30 días, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca. En el supuesto de que no se presentaran observaciones, y vencido el plazo de 30 días, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca (artículo 96). La oficina nacional competente de acuerdo con las normas señaladas tiene la obligación de proceder al examen previo de registrabilidad del signo, el que se ha de practicar tanto en los casos en que existan observaciones o cuando ellas no se presenten. Dicha oficina no puede, en consecuencia, omitir el examen de registrabilidad como requisito previo para conceder o denegar el registro marcario. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo en relación con otras decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario. La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan observaciones, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: El Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de se-

14 GACETA OFICIAL 04/03/ guridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca IVER- MEC-JB (denominativa) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. SEGUNDO: Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. CUARTO: QUINTO: SEXTO: TERCERO: Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Basta que exista riesgo de confusión para no proceder al registro solicitado. Respecto a la comparación entre signos denominativos, los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan. Un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales;