Resoluciones en materia mercantil

Transcripción

1 Jurisprudencia Resoluciones en materia mercantil Por María Luisa Sánchez Paredes, profesora de Derecho Mercantil. Universidad Antonio de Nebrija 1. Tribunal de Justicia de la Unión Europea SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA [Recurso C- 110/14] DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 [Ponente: M. Safjan] Una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor» con arreglo a la Directiva 93/13 (art. 2-b) cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. Carece de pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su condición de representante del bufet, al gravar bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional. «El Sr. Costea ejerce la abogacía, incluido el ámbito del Derecho mercantil. El 4 de abril de 2008, celebró un contrato de crédito con Volksbank. La devolución de ese préstamo se garantizó mediante una hipoteca constituida sobre un inmueble perteneciente al bufete de abogado del Sr. Costea, denominado «Ovidiu Costea'. El citado contrato de crédito fue firmado por el Sr. Costea, por una parte, como prestatario y, por otra, como representante de su bufete de abogado, habida cuenta de la condición de garante hipotecario de dicho bufete. En la misma fecha se constituyó la referida hipoteca, mediante convenio distinto ante notario entre Volksbank y dicho bufete de abogado, representado en ese acto por el Sr. Costea. El 24 de mayo de 2013, el Sr. Costea presentó ante la Judecatoria Oradea (tribunal de primera instancia de Oradea) una demanda en la que solicitaba, por una parte, la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual relativa a una comisión de riesgo y, por otra parte, la anulación de dicha cláusula y la devolución de la citada comisión, percibida por Volksbank. Dadas esas circunstancias, la Judecatoria Oradea decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «Debe interpretarse el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con la definición del concepto de "consumidor", en el sentido de que incluye o, por el contrario, de que excluye de tal definición a una persona física que ejerce la abogacía y celebra un contrato de crédito con un banco, sin que se especifique el destino del crédito, figurando expresamente, en el marco de dicho contrato, la condición de garante hipotecario del bufete de esa persona física?' Sobre la cuestión prejudicial Observaciones preliminares El órgano jurisdiccional remitente señala, en su resolución de remisión, que el contrato de crédito de que se trata en el litigio principal no menciona el destino para el que se concedió el referido crédito. En cambio, el Gobierno rumano y la Comisión Europea señalan que dicho contrato precisa, en su sección relativa al objeto del contrato, que el crédito se concede para la «cobertura de los gastos personales corrientes' del Sr. Costea. Ahora bien, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia, este último sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma de la Unión a partir de los antecedentes que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional. Por lo que se refiere, en particular, a los presuntos errores de hecho contenidos en la resolución de remisión, basta con recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia, sino al órgano jurisdiccional nacional, establecer los hechos que originaron el litigio y deducir las consecuencias de los mismos para la decisión que debe dictar (véase la sentencia Traum, C492/13, EU:C:2014:2267, apartado 19 y jurisprudencia). Sobre la cuestión prejudicial 1

2 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se especifique el destino del crédito, puede considerarse «consumidor', en el sentido de dicha disposición. Además, el referido órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia sobre la incidencia al respecto del hecho de que el crédito nacido del citado contrato esté garantizado mediante una hipoteca contratada por esa persona en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de dicha persona, como un inmueble perteneciente al citado bufete. A este respecto, cabe señalar que, según el décimo considerando de la Directiva 93/13, las normas uniformes sobre las cláusulas abusivas deben aplicarse a todos los contratos celebrados entre «un consumidor' y «un profesional', conceptos estos definidos en el artículo 2, letras b), y c), de dicha Directiva. Conforme a tales definiciones, es «consumidor» toda persona física que, en los contratos regulados por la citada Directiva, actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional. Por su parte, es «profesional» toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la Directiva 93/13, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada. Por tanto, la citada Directiva define los contratos a los que se aplica por referencia a la condición de los contratantes, según actúen o no en el marco de su actividad profesional (sentencias AsbeekBrusse y de Man Garabito, C488/11, EU:C:2013:341, apartado 30, y aiba, C537/13, EU:C:2015:14, apartado 21). Tal criterio responde a la idea que sustenta el sistema de protección establecido por dicha Directiva, a saber, que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas (sentencias AsbeekBrusse y de Man Garabito, C488/11, EU:C:2013:341, apartado 31, y aiba, C537/13, EU:C:2015:14, apartado 22). Habida cuenta de tal situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia Sánchez Morcillo y Abril García, C169/14, EU:C:2014:2099, apartado 23 y jurisprudencia citada). Procede a su vez recordar que una misma persona puede actuar en ciertas operaciones como consumidor y en otras como profesional. Como el Abogado General ha señalado en los puntos 28 a 33 de sus conclusiones, el concepto de «consumidor', en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, tiene un carácter objetivo y es independiente de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata, o de la información de que dicha persona realmente disponga. El juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede entrar dentro del ámbito de aplicación de la citada Directiva tiene la obligación, teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas y, en particular, los términos de dicho contrato, de comprobar si el prestatario puede tener la condición de «consumidor» en el sentido de dicha Directiva (véase, por analogía, la sentencia Faber, C497/13, EU:C:2015:357, apartado 48). A tal efecto, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio. Por lo que respecta a los servicios prestados por abogados en el marco de contratos de servicios jurídicos, el Tribunal de Justicia ya tuvo en cuenta la desigualdad entre los «clientesconsumidores» y los abogados, en particular por la asimetría de la información con que cuenta cada una de esas partes en los contratos (véase la sentencia aiba, C537/13, EU:C:2015:14, apartados 23 y 24). Sin embargo, tal consideración no obsta para que un abogado pueda calificarse de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva, cuando actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional (véase, por analogía, la sentencia Di Pinto, C361/89, EU:C:1991:118, apartado 15). En efecto, un abogado que celebra, con una persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad profesional, un contrato que, por no estar referido, en particular, a la actividad de su bufete, no está vinculado al ejercicio de la abogacía, se encuentra, con respecto a dicha persona, en la situación de inferioridad contemplada en el apartado 18 de la presente sentencia. 2

3 En tal caso, aunque se considere que un abogado dispone de un alto nivel de competencias técnicas (véase la sentencia aiba, C537/13, EU:C:2015:14, apartado 23), ello no permite presumir que, en relación con un profesional, no es una parte débil. En efecto, tal como se ha recordado en el apartado 18 de la presente sentencia, la situación de inferioridad del consumidor respecto del profesional, a la que pretende poner remedio el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13, afecta tanto al nivel de información del consumidor como a su poder de negociación ante condiciones contractuales redactadas de antemano por el profesional y en cuyo contenido no puede influir dicho consumidor. Por lo que respecta al hecho de que el crédito nacido del contrato de que se trata esté garantizado mediante una hipoteca contratada por un abogado en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de dicho abogado, como un inmueble perteneciente al citado bufete, procede declarar que, según ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 52 a 54 de sus conclusiones, tal hecho carece de incidencia en la apreciación realizada en los apartados 22 y 23 de la presente sentencia. En efecto, el litigio principal versa sobre la determinación de la condición de consumidor o de profesional de la persona que celebró el contrato principal, a saber, el contrato de crédito, y no sobre la condición de dicha persona en el marco del contrato accesorio, esto es, de la hipoteca que garantiza el pago de la deuda nacida del contrato principal. En consecuencia, en un asunto como el litigio principal, la calificación del abogado, como consumidor o como profesional, en el marco de su compromiso como garante hipotecario no puede determinar su condición en el contrato principal de crédito. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor' con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. Carece de pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un inmueble perteneciente al citado bufete». TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 6 DE JULIO DE 2015 [Ponente: Ignacio Sancho Gargallo] Propiedad industrial.- Ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, frente a una denominación social igual o semejante: lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en el tráfico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta. «La demandante, Autorama, S.L., en liquidación, es titular de la marca nacional , mixta, que contiene la denominación Autorama, para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos, de la clase 35 del Nomenclator. Esta marca fue concedida el 5 de diciembre de Autorama, S.L., en liquidación, es titular del nombre comercial , que consiste en la denominación "Autorama", para la clase 35 (actividad de compraventa de vehículos), que le fue concedido el 1 de agosto de También es titular del nombre comercial , mixto, que contiene la denominación "reestrenos de autorama", concedido el 16 de noviembre de Autorama, S.L., en liquidación, ha sido concesionaria oficial de vehículos de la marca Volvo y desarrollaba su actividad en Valladolid. ii) la demandada, Autoram, S.L., se constituyó con esta denominación social el 6 de octubre de Explota un concesionario de vehículos BMW en Zamora y se dedica también al negocio de venta de vehículos de segunda mano. Autorama, S.L., en liquidación, interpuso una demanda frente a Autoram, S.L. por infracción de su marca y de sus nombres comerciales, en la que pedía que la demandada fuera condenada a cesar en la utilización de la denominación "Autoram" como nombre comercial o signo distintivo; y también a indemnizar a la demandante en euros por los daños y perjuicios sufridos al no haber podido vender sus derechos sobre los reseñados signos distintivos como consecuencia de la infracción de la demandada. Subsidiariamente, pedía la condena a pagar la cantidad que la demandada hubiera tenido que abonar como precio a la demandante por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, cantidad que se determinaría en ejecución de sentencia. 3

4 El juzgado mercantil desestimó la demanda al entender que no había riesgo de confusión, porque los signos de la demandante no se usan como consecuencia de que se encuentra en liquidación, y porque cabe distinguir entre los concesionarios de cada una de las partes, uno en Zamora y otro en Valladolid, que operan con marcas de coches diferentes. La Audiencia Provincial estimó íntegramente la apelación interpuesta por la demandante frente a la sentencia dictada en primera instancia. El tribunal de apelación razona que el hecho de que Autorama, S.L. se encuentre ahora en liquidación, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo legal de 5 años sin haber hecho un uso real y efectivo de los signos distintivos, no le deslegitima para el ejercicio de las acciones de infracción. Luego, el tribunal analiza la semejanza de los signos y la de las actividades económicas para las que la demandante tenía registrados sus signos distintivos y para las que la demandada empleaba su denominación social como signo distintivo. El tribunal entiende que existe riesgo de confusión y condena a la demandada a cesar en la utilización como nombre comercial o signo distintivo de la denominación "Autoram" y a indemnizar a la demandante con el 1% de la cifra de negocio de la demandada desde el 16 de abril de 2010 y hasta que se produjera el efectivo cese definitivo en el uso de la marca, lo que debía determinarse en ejecución de sentencia. Frente a la sentencia de apelación, Autoram, S.L. interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un único motivo, y recurso de casación, basado en dos motivos. El motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal y el primer motivo de casación afectan al pronunciamiento que determina la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción de la marca en un 1% de la cifra de negocio de los productos o servicios marcados. En ambos casos se impugna que esta condena pueda dar lugar a una indemnización superior a la solicitada, aunque por razones distintas. El segundo motivo de casación afecta al pronunciamiento que aprecia la existencia de la infracción marcaria. Por ser este pronunciamiento, en un orden lógico, previo a la cuantificación de la indemnización, que requiere que se haya determinado primero la existencia de una infracción marcaria, analizaremos en primer lugar el segundo motivo de casación. Caso de ser estimado, resultará innecesario entrar a resolver el recurso extraordinario por infracción procesal y el motivo primero de casación. Motivo segundo del recurso de casación Formulación del motivo segundo de casación. El motivo se basa en la infracción del art b) LM, en relación con el art. 37 a) LM. En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida, si bien establece como indiscutiblemente probado que Autoram, S.L. actúa en el tráfico con su denominación social, no considera que utilice esta denominación como nombre comercial y menos aún como marca. Razona que, conforme a la doctrina, si el signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe existir incompatibilidad. La incompatibilidad, y la consiguiente infracción, se producen cuando se emplea la denominación social como marca o nombre comercial para productos o servicios. También se razona que el riesgo de confusión debe analizarse en función de determinados factores que integran la denominada impresión de conjunto, para el consumidor medio, que en este caso debería llevar a negar la existencia de riesgo de confusión. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. Desestimación del motivo segundo de casación. La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa. En torno a esta distinción, esta Sala ha desarrollado su jurisprudencia, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo: la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular --empresario-- a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y 4

5 obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. En este sentido, el art LM, al regular el alcance del ius prohibendi que se reconoce al titular de la marca, se dirige al uso por terceros del signo registrado en el tráfico económico. Esta limitación del ius prohibendi al uso del signo en el tráfico económico del art LM (que supone una transposición prácticamente literal del art. 5.1 de la Directiva 89/104/CEE) guarda relación con el propio concepto legal de marca, que según el art. 4 LM debe servir para identificar "en el mercado" los productos o servicios de una empresa de los de otras. Como recordábamos en la Sentencia 228/2013, de 12 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 11 de septiembre de 2007, (C- 17/2006), entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa», sino también cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]». Y en este sentido debemos entender la enumeración ejemplificativa que hacíamos de usos de la denominación social como signo distintivo en el mercado, a los efectos del art LM: «cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc.» (Sentencia 485/2004, de 27 de mayo, citada por las posteriores Sentencias 632/2008, de 4 de julio, y 228/2013, de 12 de abril). Para acabar de delimitar el ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, como los que tiene registrados la demandante, frente a una denominación social igual o semejante, también es necesario tener en cuenta el límite al derecho de marca previsto en el art. 37 a) LM. Este último precepto prescribe que «(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección; [...]». En otras ocasiones, ya nos hemos hecho eco de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida en su Sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002), y reiterada después por la sentencia 916/2011, de 21 de diciembre, de que la referencia al empleo de "su nombre", no debe quedar limitado al de la persona física, sino que puede alcanzar también al de la persona jurídica (Sentencias 916/2011, de 21 de diciembre, y 97/2012, de 6 de marzo). De este modo, en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en el tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta. La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica. Por otra parte, si la demandada pretendía acogerse al límite del art. 37 a) LM, no bastaba su invocación. Era necesario que previamente hubiera quedado acreditado en la instancia que 5

6 el uso realizado por la demandada de su denominación social en el tráfico económico lo fue conforme a las prácticas leales en materia comercial, y no tenemos constancia de ello en la sentencia. Entrar a juzgar si fue así, sin que además consten acreditados en la instancia hechos de los que pueda derivarse esa apreciación, excede de la casación. En nuestro caso, a la vista de lo que se declara probado en la instancia, que no podemos revisar en casación, como parece que pretende el recurrente, partimos del hecho de que la demandada ha utilizado con esta finalidad su denominación social, ya sea aisladamente ya sea junto al signo BMW. Por ello, siempre que se aprecie el riesgo de confusión, en los términos previstos en el art b) LM, deberemos entender correcta la estimación de la infracción marcaria. Conforme al art b) LM, «(e)l titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: [...] b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. [...]». Como hemos expuesto en otras ocasiones, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el riesgo de confusión que, como hemos hecho en otras ocasiones (Sentencias 433/2013, de 28 de junio, y 95/2014, de 11 de marzo), podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices: i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de (C- 342/97), Lloyd c. Klijsen]. ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [STJUE de 11 de noviembre de (C-251/95), Sabel c. Puma].»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de (C- 342/97 ), Lloyd c. Klijsen].»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer 6

7 la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)». El tribunal de apelación al juzgar sobre la confusión no ha contradicho estas directrices, pues no ha dejado de realizar una apreciación global, sin perjuicio de resaltar las similitudes que, en el conjunto de la valoración, generan el riesgo de confusión. El tribunal tiene en consideración que existe una identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos (clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial "Autorama" para la actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de vehículos y de venta de vehículos de segunda mano. Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la denominación ("Autorama") empleada en la marca mixta de la demandante y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la demandada, "Autoram". La semejanza fonética y gráfica es innegable. Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial. Recurso extraordinario por infracción procesal Formulación del motivo único. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. En concreto se denuncia la infracción del art LEC, por haber incurrido la sentencia en incongruencia ultra petita, porque condena a pagar una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocios de la recurrente, que es muy superior y de sentido diferente a la solicitada en la demanda. En la demanda, se pedía una indemnización de euros, en que se cuantificaba el valor de las marcas, que la demandante no pudo vender porque quien las iba a comprar se enteró de que la demandada venía usando una denominación muy parecida como nombre comercial. Subsidiariamente, la demanda pedía la condena al pago de la regalía hipotética, esto es, el importe que hubiera cobrado a la demandada por licenciarle sus marcas. Sin embargo, la sentencia condenó a pagar el 1% de la cifra de negocio de la demandada, desde el 16 de abril de 2010 y hasta que se produjera el efectivo cese definitivo en el uso de la marca. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. Estimación del motivo. Con carácter general, venimos considerando que «el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia» (Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). «De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito» (Sentencia núm. 468/2014, de 11 de septiembre). La demanda al establecer la petición indemnizatoria cuantifica la indemnización en euros, que es el precio que le ofrecían a la demandante por la venta frustrada como consecuencia de la infracción de la marca por parte de la demandada. De forma subsidiaria, pedía la regalía hipotética, el precio que por licencia hubiera tenido que abonar la demandada. Lógicamente, esta petición subsidiaria presuponía que el importe por la licencia sería inferior al precio de venta de los signos distintivos. La Audiencia, después de apreciar la infracción, no acoge la primera petición indemnizatoria, ni tampoco la segunda, solicitada subsidiariamente, y opta por condenar a pagar el 1% de la cifra de negocios de la demandada, en aplicación de la previsión contenida en el art LM. Dos son las cuestiones que debemos analizar a la hora de examinar la posible incongruencia ultra petita de la sentencia. La primera, si cabía aplicar el criterio seguido en el art LM para fijar la indemnización derivada de la infracción marcaria, en un caso en que, aunque se había pedido indemnización de daños y perjuicios, no se había solicitado la condena conforme al criterio del art LM. La segunda cuestión, si cabía condenar a la demandada a indemnizar en una cifra superior a euros. i) La primera cuestión ya fue resuelta por esta Sala en la Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre. En aquella ocasión, 7

8 en relación con la aplicación de la indemnización del 1% de la cifra de negocios en caso de infracción marcaria, prevista en el art LM, razonábamos que: (s)e podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido. Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados». En nuestro caso, desde el momento en que se había ejercitado la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, y se había pedido explícitamente como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art b) LM, cabía aplicar en defecto de la prueba necesaria para su cálculo, el criterio previsto en el art LM, sin que con ello se pueda haber incurrido en incongruencia. ii) La incongruencia en nuestro caso deriva, sin embargo, de que la propia demanda había establecido una cuantía de reclamación, en su petición primera o principal, de euros, que operaba como límite implícito respecto de la petición subsidiaria de la regalía hipotética. Es lógico que si en primer lugar se pedía una indemnización que coincidía con el valor que la demandante atribuía a los signos infringidos ( euros), por entender que la infracción de la demandada frustró la venta por este precio, la petición subsidiaria del valor que la demandada hubiera tenido que pagar por la licencia no pudiera ser superior, sino igual o inferior, de tal forma que la suma de euros cuantificaba la cifra máxima que se solicitaba. Esto es, si con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 2 del art. 43 LM se pide una suma concreta de dinero, no cabe que el tribunal condene a una cifra superior a esta mediante la aplicación del art LM. Por ello, en la medida en que la aplicación del 1% de la cifra de negocio como criterio para cuantificar la condena a indemnizar daños y perjuicios ocasionados a la demandante, pueda dar lugar a una suma superior a euros, la sentencia habría incurrido en incongruencia ultra petita, al conceder más de lo pedido. Consecuencias de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal. La estimación del recurso conlleva que dejemos sin efecto aquella parte del pronunciamiento con la que se incurre en incongruencia y sólo en la medida en que sea incongruente la sentencia. La consecuencia es reducir la condena indemnizatoria contenida en la sentencia al límite de la suma solicitada en la demanda, de euros. Además, resulta innecesario pronunciarnos sobre el motivo primero de casación que denuncia la infracción del art. 45 LM y el principio general del derecho "venire conra fatum propium nom valet". En el desarrollo motivo se razona que la indemnización del 1% de la cifra de negocios de los productos o servicios marcados es subsidiaria y paliativa de la indemnización por regalía hipotética, y que la sentencia desconoce la prueba del perjuicio que ofrece la propia demandante, al reconocer en su demanda que éste se cifra en el precio de venta de la marca dejado de obtener y fijado en euros. No es necesario resolver el motivo porque afecta al pronunciamiento que hemos dejado sin efecto como consecuencia de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal». SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO [Recurso 2312/2013] DE 15 DE JULIO DE 2015 [Ponente: Ignacio Sancho Gargallo] Obligaciones y contratos.- Contrato de gestión de pagos con cesión de créditos por el que la entidad de crédito anticipa el pago del crédito adeudado por su cliente, con el correspondiente descuento: conforme al sistema operativo convenido, la efectividad de la cesión no quedaba supeditada a la solvencia del deudor. «El 27 de julio de 2007, la entidad Uniseco, S.A. concertó con La Caixa un contrato de gestión de pagos y financiación, por medio del cual La Caixa asumía la gestión de pago de las facturas que emitieran a su cargo proveedores de Uniseco, S.A. Schüco Internacional KG, sucursal en España (en adelante, Schüco), que fabrica y comercializa cerramientos de aluminio y sus complementos, era proveedora de Uniseco. El 6 de agosto de 2008 y el 8 de septiembre de 2008, La Caixa remitió a Schüco sendas cartas, en las que le ofrecía "la posibilidad de anticipar el cobro de todo o parte de las facturas que hayan sido confirmadas a su favor". Se 8

9 adjuntaban a estas cartas las siguientes facturas: la núm , de fecha 5 de septiembre de 2008, por un importe de ,23 euros, y la núm , de fecha 4 de agosto de 2008, por importe de euros. El 26 de septiembre de 2008, Schüco concertó con La Caixa un contrato de cesión de créditos proveedor. La modalidad pactada fue "sin recurso" y el sistema operativo "a solicitud expresa". El objeto de este "contrato de cesión de créditos", que presuponía el previo contrato entre La Caixa y Uniseco de gestión de pagos, consistía en que La Caixa debía abonar al proveedor (Schüco) anticipadamente el importe de las facturas emitidas por dicho proveedor, mediante un descuento financiero sobre el importe de las facturas (condición general 1ª del contrato de cesión de créditos). La condición general 2ª preveía que, conforme al sistema operativo "a solicitud expresa" pactado en las condiciones particulares: «cada vez que "La Caixa" reciba instrucciones de pago del cliente en relación a facturas emitidas por el proveedor, se lo comunicará a este a fin de que manifieste si es de su interés obtener o no el cobro anticipado de las mismas, en cuyo caso lo comunicará a "La Caixa", por carta, fax (...). La Caixa abonará el importe de las facturas en el plazo máximo de dos días hábiles, practicando la deducción por descuento financiero que corresponda». La modalidad contractual "sin recurso" significa, según la condición general 2ª del contrato, que: «la práctica del descuento financiero implicará la efectiva cesión a favor de "La Caixa" del crédito del que el proveedor sea titular frente al cliente y de sus garantías y derechos accesorios, respondiendo dicho proveedor de la existencia y legitimidad del crédito y de la personalidad con que haya realizado la cesión, pero no de la solvencia del cliente». Ese mismo día 26 de septiembre de 2008, quedó constancia de la recepción por La Caixa de la solicitud del proveedor Schüco para que descontara las dos facturas reseñadas (núm , de fecha 5 de septiembre de 2008, por un importe de ,23 euros, y la núm , de fecha 4 de agosto de 2008, por importe de euros). El 5 de noviembre de 2008, La Caixa remitió a Schüco un comunicado en el que denegaba el pago de las dos facturas, por un importe total de ,23 euros, porque no había recibido la provisión de fondos de Uniseco. Ese mismo día, el 5 de noviembre de 2008, se dictó el auto de declaración de concurso de acreedores de Uniseco. 2. Schüco solicitó en su demanda la condena de La Caixa al pago de estas facturas, que habían sido descontadas con la modalidad de "sin recurso", lo que significaba que Schüco sólo respondía de la existencia y legitimidad del crédito pero no de la solvencia del cliente. 3. El juzgado de primera instancia entendió que la mera solicitud de anticipo de las facturas por parte de un proveedor del cliente con el que había concertado un contrato de confirming, que a su juicio fue lo que hubo, no suponía la aceptación de La Caixa, y por ello no le vinculaba al pago de las facturas, mientras no existiera la aceptación de la cesión de referencia. 4. La Audiencia, que conoció del recurso de apelación formulado por Schüco, confirma la sentencia de primera instancia, al entender que el juzgado había realizado «una correcta y acertada valoración jurídica de las relaciones existentes entre los litigantes». Para la Audiencia, del contrato de confirming que mediaba entre Uniseco y La Caixa, «se colige fácilmente que la demandada suscribió con el deudor de la actora un acuerdo de gestión de cobros, mediante el que en absoluto garantizaba al acreedor el pago de sus créditos. Simplemente estaba facultada en virtud de los contratos de confirming a ofrecer a los acreedores la posibilidad de anticipar el pago si a estos les interesaba, en cuyo caso se producía la cesión de crédito a favor de La Caixa. También razona la sentencia recurrida que no puede inferirse de la comunicación realizada por la entidad de crédito al proveedor Schüco, que la demandada garantizara automáticamente el pago antes de celebrarse el contrato con el proveedor, ni que fuera una oferta firme y vinculante. El pago debía hacerlo la entidad gestora (La Caixa) sólo si el cliente hubiera hecho la oportuna provisión de fondos para atenderlo, condición a la que se sujetaba el abono por parte de la gestora a los proveedores. 5. Frente a esta sentencia de apelación, Schüco formula recurso extraordinario por infracción procesal, que fue inadmitido, y recurso de casación, articulado en dos motivos. Recurso de casación 6. Formulación del motivo primero. En el motivo se denuncia la infracción, a sensu contrario, de la jurisprudencia sobre confirming, contenida en la Sentencia 449/2012, de 12 de julio. Se añade también que, al ser un contrato de comisión mercantil, se regula por los arts. 244 a 280 Ccom, incluyendo el art. 251, en el que se establece de forma expresa la inoponibilidad de la falta de provisión de fondos, cuando no se haya pactado otra cosa, como en el presente caso. En el desarrollo del motivo se razona que, conforme a la modalidad 9

10 de confirming pactada, y a la distinción entre la relación que se genera entre el cliente y La Caixa, y la relación derivada del contrato de cesión de créditos entre el proveedor y La Caixa, «la comunicación dirigida a la entidad de confirming de las facturas cuyo pago debe gestionar, se configura como un mandato irrevocable de pago de las deudas que cada una de ellas acredita (tras su comunicado las facturas quedan confirmadas por el empresario-cliente)». Además, el pago anticipado dependía de la voluntad del acreedor, pues el cumplimiento anticipado de las obligaciones requería de un acuerdo de anticipación entre la entidad de confirming y los acreedores. Y al haberse pactado en la modalidad "sin recurso", se trataba de un verdadero pago anticipado, por el que la entidad de confirming sólo podía, en su calidad de mandatario, dirigirse contra su mandante para que le reintegrara las cantidades adelantadas. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 7. Estimación del motivo primero. No le falta razón a la recurrente cuando imputa a la sentencia recurrida una cierta confusión entre relaciones jurídicas, la originaria de confirming o gestión de pagos entre La Caixa y su cliente (Uniseco), y la de cesión de créditos entre La Caixa y el proveedor, acreedor del cliente, por el que la entidad de crédito anticipa el pago del crédito adeudado por su cliente, con el correspondiente descuento. El primer contrato, el de confirming, está en la base o justificación del segundo, de cesión de créditos, pues este contrato se ofrece por la entidad de confirming a los acreedores que tienen facturas pendientes de pago, aunque no vencidas, para que si quieren puedan descontar las facturas. En nuestro caso, la controversia se suscita en el ámbito de la segunda relación contractual, generada con el contrato de cesión de créditos, entre La Caixa y el acreedor proveedor titular de dos créditos contra el cliente pendientes de pago. En realidad, sin perjuicio de las definiciones y categorías jurídicas comúnmente empleadas, en este caso habría que haberse centrado sobre todo en lo realmente pactado y lo acaecido. De ambas cosas hemos dejado constancia en el fundamento jurídico primero, al narrar el resumen de antecedentes. Es muy significativo que en la mecánica operada por La Caixa, firmado el contrato de gestión de pagos con Uniseco, ésta le comunica que tiene dos deudas no vencidas con el proveedor Schüco, para que se encargue de su pago. A tal efecto, La Caixa dirige dos comunicaciones a Schüco, en las que le informa de que ha recibido el encargo de su cliente de pagar sus deudas, entre las se encuentran dos concretas facturas, que se reseñan. En estas comunicaciones, La Caixa le ofrece la posibilidad de descontar las facturas y, por lo tanto, recibir anticipadamente el importe de los dos créditos, menos el correspondiente descuento. El contrato de cesión de créditos que firman La Caixa y Schüco, el 26 de septiembre de 2008, por una parte, es la constatación de que Schüco aceptó el ofrecimiento de cesión de créditos que le había realizado La Caixa y, por otra, contiene el régimen jurídico convenido al que las partes sujetaban las cesiones de créditos que se hicieran en el ámbito de dicho contrato. Al respecto, es muy significativo el "sistema operativo" y la "modalidad contractual" pactados, pues de ellos puede inferirse a qué se obligó La Caixa en relación con el pretendido descuento de efectos. En las condiciones particulares, se pactó que el sistema operativo sería el denominado "a solicitud expresa". Según la condición general 2ª, conforme a este sistema, cada vez que La Caixa recibiera instrucciones de pago del cliente en relación con facturas emitidas por el proveedor, se lo comunicaría a éste a fin de que manifestase si era de su interés obtener o no el cobro anticipado de las mismas. De tener interés, el proveedor debía comunicarlo a La Caixa para que, a continuación, La Caixa abonara el importe de las facturas en el plazo máximo de dos días hábiles, practicando la deducción por descuento financiero que correspondiera. De acuerdo con la sucesión de hechos, cuando se firmó el contrato de cesión de créditos, La Caixa ya había ofrecido el descuento de aquellas dos concretas facturas que Schüco tenía pendientes de vencimiento y de cobro, y el mismo día en que se firmó el contrato, La Caixa dejó constancia escrita de que Schüco le había entregado aquellas dos facturas para su descuento. Según la operativa pactada, La Caixa al recibir esta comunicación se obligaba a abonar el importe de las facturas en el plazo máximo de dos días hábiles, practicando la deducción por descuento financiero que correspondiera, sin que a partir de entonces pudiera oponer al cedente la insolvencia de su cliente. Dicho de otro modo, en los términos en que se pactó la cesión de créditos, recibida la comunicación del proveedor, que conllevaba la aportación de las facturas pendientes de vencimiento y pago, La Caixa se obligaba a descontarlas, con el consiguiente descuento. Al margen de lo que hubiera podido convenir La Caixa con su cliente en el contrato de gestión de pagos, confirming, sobre 10