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1 Page 1 of 10 AVISO JURÍDICO IMPORTANTE: La información que se ofrece en estas páginas está sujeta a una cláusula de exención de responsabilidad y a un aviso de Copyright SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2005 (*) «Recurso de casación Marca comunitaria Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 Marca denominativa y gráfica BioID Motivo de denegación absoluto de registro Marca carente de carácter distintivo» En el asunto C-37/03 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 3 de febrero de 2003, BioID AG, con domicilio social en Berlín (Alemania), en liquidación judicial, representada por el Sr. A. Nordemann, Rechtsanwalt, y en el que la otra parte en el procedimiento es: parte recurrente, Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider, en calidad de agentes, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), parte demandada en primera instancia, integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský y A. Ó Caoimh (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal; habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de enero de 2005; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 2 de junio de 2005; dicta la siguiente Sentencia 1 Mediante su recurso de casación, BioID AG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 2002, BioID/OAMI (BioID) (T-91/01, Rec. p. II-5159; en lo sucesivo «sentencia recurrida»), por la que dicho Tribunal desestimó su recurso contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), de 20 de febrero de 2001 (asunto R 538/1999-2) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), por la que se deniega el registro como marca comunitaria de una marca compleja que contiene el acrónimo «BioID». Marco jurídico 2 A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre

2 Page 2 of 10 la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1): «Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.» 3 El artículo 7 del mismo Reglamento dispone : «1. Se denegará el registro de: [ ] b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio; d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; [...]» Antecedentes del litigio 4 El 8 de julio de 1998, la demandante, actuando con su anterior denominación, a saber, de D.C.S. Dialog Communication Systems AG, solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria de una marca compleja (en lo sucesivo, «marca solicitada»), consistente en el signo que se reproduce a continuación: 5 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de dicha marca están comprendidos en las clases 9, 38 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Corresponden a la siguiente descripción, que figura en la solicitud de marca: Programas de ordenador, ordenadores y sus partes, equipos ópticos, acústicos y electrónicos y sus partes, todos los productos citados especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí y para la identificación o verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas, asistida por ordenador, incluidos en la clase 9; Servicios de telecomunicaciones; servicios de seguridad relacionados con la comunicación entre ordenadores, el acceso a bases de datos, los pagos electrónicos, la verificación de derechos de acceso y la identificación o verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas asistida por ordenador, incluidos en la clase 38; Facilitación de programas de ordenador a través de Internet y otras redes de comunicación, mantenimiento en línea de programas informáticos, elaboración de programas informáticos,

3 Page 3 of 10 todos los servicios anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí y para la identificación o la verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas asistida por ordenador; desarrollo técnico de sistemas para el control de autorizaciones de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí y de sistemas para la identificación o verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas asistida por ordenador, incluidos en la clase Mediante resolución de 25 de junio de 1999, el examinador desestimó la solicitud por considerar que la marca solicitada era descriptiva de los productos de que se trata y que carecía de todo carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94. Esta resolución fue objeto de un recurso por parte de la demandante. 7 Mediante la resolución controvertida, la Sala Segunda de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso por considerar que lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 se oponía al registro de la marca solicitada ya que ésta, examinada en su conjunto, consiste en una abreviatura de las palabras «biometric identification» (identificación biométrica) y que, por lo tanto, indica las características de los productos y servicios mencionados en la solicitud. Llegó también a la conclusión de que los elementos gráficos no tienen suficiente entidad para conferir a la marca un carácter distintivo, en el sentido de dicho artículo 7, apartado 1, letra b) Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida 8 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de abril de 2001, la recurrente solicitó la anulación de la resolución controvertida. Invocó dos motivos relativos a la infracción de los artículos 7, apartado 1, letra b), y 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, respectivamente. 9 Para desestimar el recurso de que conocía, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en primer lugar, en el apartado 23 de la sentencia recurrida, que: «Como se desprende de la jurisprudencia, las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público pertinente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera. Además, tales marcas no permiten al público pertinente repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe- Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26].» 10 Por lo tanto, en el apartado 25 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que el público pertinente es, en todo caso, un público que conoce bien el ámbito de los productos y servicios en cuestión. 11 A renglón seguido, en el apartado 27 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, en relación con la marca compuesta de varios elementos, para la apreciación de su carácter distintivo, debe ser examinada en su conjunto, sin que ello sea incompatible con un examen posterior de los distintos elementos que componen la marca. 12 Ante todo, en relación con la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 28 de la misma sentencia, que, en inglés, el elemento «ID» es una abreviatura corriente del sustantivo «identification» y, en cuanto al prefijo «Bio», que éste puede ser tanto la abreviatura de un adjetivo [«biological» (biológico), «biometrical» (biométrico)] como la abreviatura de un sustantivo [«biology» (biología)]. En el apartado 29 de dicha sentencia, señaló que, a la luz de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca, el público pertinente comprende BioID en el sentido de «biometrical identification» (identificación biométrica). 13 En segundo lugar, en relación con todos los productos y servicios para los que se había solicitado el registro de dicha marca, en los apartados 30 a 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, por una parte, en lo tocante a los productos y servicios de la clase 9, que la identificación biométrica de seres vivos implica, o incluso exige, la utilización de dichos productos y, por otra, en lo tocante a los productos y servicios comprendidos en las clases 38 y 42, que, en la

4 Page 4 of 10 medida en que tales servicios se efectúan por medio de una identificación biométrica o tienen por objeto el desarrollo de sistemas para dicha identificación, el acrónimo BioID se refiere directamente a una de sus cualidades, que puede ser tenida en cuenta en la elección de tales servicios por el público pertinente. 14 Según el Tribunal de Primera Instancia, a tenor del apartado 34 de dicha sentencia, el acrónimo BioID, desde el punto de vista del público pertinente, podía utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos y servicios comprendidos en las categorías a que se refiere la solicitud de la referida marca. Por ello, carece de carácter distintivo en relación con dichas categorías de productos y de servicios. 15 En el apartado 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia observó que los elementos figurativos de la marca solicitada, constituidos por caracteres en letra «Arial», así como por caracteres de distinto grosor, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de todo tipo de productos y servicios y, por lo tanto, carecen de carácter distintivo en lo que atañe a las categorías de productos y de servicios de que se trata. 16 A renglón seguido, en los apartados 38 a 40 de dicha sentencia, en relación con los elementos gráficos de la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, en lo que atañe al punto, la propia demandante había manifestado que este elemento se utiliza corrientemente como último elemento entre otros varios en una marca denominativa, para indicar que se trata de una abreviatura, y, en relación con el signo, su función se limita a indicar que se trata de una marca registrada en un territorio determinado y que, en caso de que el registro no se hubiese producido, el empleo de este elemento gráfico podría inducir al público a error. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que dichos elementos gráficos pueden utilizarse, en el comercio, para la presentación de toda clase de productos y de servicios y, por lo tanto, carecen de carácter distintivo en lo que atañe a tales productos y servicios. 17 Por otra parte, en el apartado 41 de la misma sentencia, tras examinar cada uno de los elementos que integran la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia consideró que esta marca está formada por una combinación de elementos cada uno de los cuales carece de carácter distintivo en relación con los productos y servicios comprendidos en las categorías a que se refiere la solicitud de marca, ya que pueden utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de tales productos y servicios. 18 Por consiguiente, en los apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, dado que no constaba que existieran indicios concretos, como la manera en que se combinan los distintos elementos, que implicara que la marca compleja cuyo registro se solicita, considerada en su conjunto, representa algo más que la suma de los elementos que la forman, esa marca carece de carácter distintivo en relación con las categorías de productos y de servicios de que se trata. 19 Además, con respecto a las alegaciones de la recurrente relativas a la existencia de otras marcas comunitarias registradas, tras recordar en el apartado 47 de dicha sentencia que motivos de hecho o de Derecho que figuren en una resolución anterior de la OAMI pueden constituir argumentos en apoyo del motivo basado en la infracción de una disposición del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia declaró, no obstante, que, en el caso de autos, la recurrente no había invocado fundamentos de Derecho que figuraran en otras resoluciones que pudieran desvirtuar la apreciación expuesta anteriormente en cuanto al carácter distintivo de la marca solicitada. 20 En consecuencia, en los apartados 49 y 50 de la misma sentencia, el Tribunal de Primera Instancia decidió que procedía desestimar el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que no era necesario examinar el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento. Recurso de casación 21 Mediante su recurso de casación la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, anule la resolución controvertida y condene en costas a la OAMI. 22 La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a la demandante.

5 Page 5 of En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos. Mediante su primer motivo la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia interpretó indebidamente y en un sentido demasiado amplio el motivo de denegación absoluto de la marca carente de carácter distintivo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Mediante su segundo motivo la demandante alega que, en el supuesto de que hubiera interpretado correctamente esta última disposición de dicho Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al no examinar el segundo motivo invocado en primera instancia, relativo a una infracción de dicho Reglamento. Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 24 Este motivo se subdivide en cuatro alegaciones. Sobre la primera alegación, relativa a la consideración de la impresión de conjunto producida por la marca solicitada 25 Mediante esta alegación, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que, para apreciar si la marca solicitada podía tener carácter distintivo, no se basara en el criterio del efecto producido por la totalidad de dicha marca en el público pertinente. Según la demandante, aunque el Tribunal de Primera Instancia examinara detenidamente cada uno de los distintos elementos figurativos y gráficos de dicha marca y extrajera algunas conclusiones de este examen, no analizó verdaderamente la impresión de conjunto. 26 Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia examinó la marca solicitada en su conjunto, aunque afirmara, con razón, que este planteamiento no excluye el análisis de cada uno de sus componentes. La OAMI, que realizó por sí misma dicho análisis, llegó a la conclusión de que la impresión global de cada uno de los elementos de la marca solicitada era la de una marca sin fuerza distintiva. 27 En primer lugar, procede recordar que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30). El objetivo del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 es impedir el registro de las marcas que carecen de carácter distintivo, único que les permite cumplir dicha función esencial (véase la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado En segundo lugar, para determinar si un signo tiene el carácter que lo haga apto para ser registrado como marca, es necesario adoptar el punto de vista del público pertinente. 29 En tercer lugar, en relación con una marca compleja, como la que es objeto del presente litigio, el eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerados por separado, pero, en cualquier caso, debe basarse en la percepción global de esta marca por parte del público pertinente y no en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden presentar tal carácter una vez combinados (véase la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 35). En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer tal carácter (véanse, por analogía, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 99 y 100; Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartados 40 y 41, así como SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 28). 30 En el asunto que dio lugar a la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, relativa al registro como marca comunitaria del sintagma SAT.2, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (SAT.2) (T-323/00, Rec. p. II-2839), por considerar que, para justificar la denegación del registro de dicho sintagma, el Tribunal de Primera Instancia se había basado en la presunción de que unos elementos carentes aisladamente de carácter distintivo no podían presentar tal carácter una vez combinados. Por lo tanto, dicho tribunal sólo había examinado la impresión de conjunto producida por el sintagma de forma subsidiaria, negando toda pertinencia a algunos aspectos, como la existencia de un elemento de fantasía, que deben tomarse en consideración en dicho análisis.

6 Page 6 of En el apartado 27 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, acertadamente, que, para apreciar el carácter distintivo de una marca compleja, el hecho de examinar esta marca en su conjunto, no es incompatible con un examen posterior de los distintos elementos que la componen. 32 Es cierto que, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, tras estimar que los distintos elementos de la marca solicitada carecen de carácter distintivo, el Tribunal de Primera Instancia declaró que debía presumirse que ésta carece de tal carácter. 33 No obstante, contrariamente a la situación relativa a la sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), antes citada, en el caso de autos, esta declaración no afectó al análisis del Tribunal de Primera Instancia sobre el particular, dado que dicho Tribunal no se limitó a examinar la impresión producida por el conjunto de la marca solicitada de forma subsidiaria, sino que dedicó una parte de su razonamiento a evaluar el carácter distintivo del signo en su conjunto, ya que se trataba de una marca compleja. 34 En efecto, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que, en la medida en que no existan indicios concretos, como la manera en que se combinan los distintos elementos, que indican que una marca compleja, considerada en su conjunto, representa algo más que la suma de los elementos que la forman, tal marca carece de carácter distintivo en relación con los productos o servicios de que se trate. 35 Además, en los apartados 43 y 44 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia se remitió a su análisis detallado, por una parte, de los elementos tipográficos descritos en el apartado 37 de la sentencia y, por otra, a los elementos gráficos mencionados en los apartados 38 y 39 de la misma. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia integró el referido análisis en el examen que había efectuado de la impresión producida por la totalidad de la marca solicitada para determinar si ésta posee un carácter que la haga apta para ser registrada como marca. 36 Por último, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la estructura de la marca solicitada permite descartar la conclusión de que la marca solicitada considerada en su conjunto, carece de carácter distintivo. 37 Esta fundamentación no adolece de ningún error de Derecho, dado que el Tribunal de Primera Instancia comprobó si dicha marca, considerada en su conjunto, poseía o no carácter distintivo. 38 De ello se deduce que la primera alegación del primer motivo debe declararse infundada. Sobre la segunda alegación, relativa a la prueba de que el público o los competidores utilizaban efectivamente la marca solicitada 39 Mediante esta alegación, la recurrente aduce que, al considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración el hecho de que no pudo probarse que el público o algunos de los competidores habían utilizado efectivamente la marca solicitada, que ésta no figuraba en los diccionarios ni que, aunque una investigación en Internet sobre la expresión «biometrical identification» dió lugar a respuestas, la marca solicitada sólo se utilizara en las publicaciones relativas a «biometric identification» procedentes de la recurrente. 40 La OAMI alega que la apreciación concreta del impacto de una marca sobre el consumidor, claramente definida en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro del signo, constituye una apreciación de hecho que no debe examinar el Tribunal de Justicia, excepto si se imputa al Tribunal de Primera Instancia haber desnaturalizado los hechos. Dado que la recurrente no se ha referido a ningún elemento que contradiga las apreciaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia sobre el particular, debe declararse la inadmisibilidad de esta alegación. 41 Sobre la cuestión de la prueba de que el público o algunos competidores utilizaban corrientemente la marca solicitada de manera descriptiva, baste señalar, en primer lugar, que la hipótesis según la cual resulta probado que el público o algunos competidores utilizan corrientemente la marca solicitada es un factor pertinente en virtud del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94, pero no en virtud de la letra b) de esta misma disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-0000, apartados 40 y 46).

7 Page 7 of En segundo lugar, la apreciación concreta del impacto de una marca sobre el consumidor, claramente definida en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro del signo, constituye una apreciación de hecho. Por lo tanto, en realidad la recurrente pide al Tribunal de Justicia que sustituya la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia. 43 Ahora bien, del artículo 225 CE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 22; de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, apartado 20, y de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec. p. I-0000, apartado 39). 44 En estas circunstancias, por consiguiente, la segunda alegación del primer motivo debe declararse, en parte, infundada y, en parte, inadmisible. Sobre la tercera alegación, relativa a la consideración de las demás marcas registradas como marcas comunitarias 45 Mediante esta alegación, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia debería haber considerado que las demás marcas registradas por la OAMI como marcas comunitarias, incluidas no sólo otras marcas formadas por el prefijo «Bio» y otro término descriptivo, sino también la marca denominativa Bioid, constituían indicios de un carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicitó. 46 La OAMI alega que, dado que las resoluciones de las Salas de Recurso no dimanan de una facultad discrecional, sino de una competencia reglada, las resoluciones anteriores no pueden servir como criterios de comparación. Puntualiza que la lista de marcas denominativas que contienen el elemento «Bio», denegadas por la OAMI es tan extensa como la lista de las marcas registradas que incluyen dicho elemento. Observa que los registros comparables deben examinarse individualmente, teniendo en cuenta, en particular, los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro. Además, la OAMI señala que la marca denominativa Bioid no puede compararse con la marca gráfica BioID. La separación figurativa, igualmente puesta de relieve en el plano gráfico, entre «Bio», por una parte, e «ID», por otra, demuestra claramente que se trata de dos elementos de una marca. Afirma que, en el caso de la marca denominativa Bioid, no existen estos elementos de separación. 47 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso, en virtud del Reglamento nº 40/94, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-0000, apartado 39). 48 Por lo demás, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otra, en relación con la percepción que de ella tenga el público pertinente. 49 De ello se deduce que la identidad o la similitud de la marca solicitada en relación con otra marca comunitaria carece por completo de pertinencia cuando, como en el caso de autos, la demandante no alega las razones de hecho o de Derecho que se hayan formulado en apoyo de la solicitud de esta otra marca con el fin de demostrar el carácter distintivo de la marca solicitada. 50 En todo caso, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia en modo alguno se negó a examinar los elementos probatorios basados en la práctica decisoria de la OAMI. 51 Así, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que

8 Page 8 of 10 motivos de hecho o de Derecho que figuren en una resolución anterior pueden constituir argumentos en apoyo del motivo basado en la infracción de una disposición del Reglamento nº 40/94. No obstante, en el mismo apartado de dicha sentencia, señaló expresamente que, en lo que atañe a la marca solicitada, la recurrente no había invocado fundamentos de Derecho que constaran en resoluciones anteriores de las Salas de Recursos que admitieran el carácter registrable de otras marcas en las que figure el elemento «Bio», que desvirtúen la apreciación realizada en la resolución controvertida en cuanto a su carácter distintivo. 52 Por otra parte, tras señalar que, en el acto de la vista, la recurrente había aludido además al registro por la OAMI de la marca denominativa Bioid para los productos y servicios denominados «productos de imprenta», «telecomunicaciones» y «programación para ordenadores», el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que, a diferencia de lo que alega la recurrente, la marca solicitada y la marca denominativa Bioid no son intercambiables y que el hecho de que en dicha marca denominativa las letras «id» estén escritas en letra minúscula basta para diferenciarla, en lo que a su contenido semántico se refiere, del acrónimo BioID. 53 Por último, como ya se ha recordado en el apartado 43 de la presente sentencia, del artículo 225 CE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. 54 Ahora bien, al cuestionar la apreciación por parte del Tribunal de Primera Instancia de la semejanza o de la identidad de las marcas registradas y, por lo tanto, la pertinencia de las resoluciones anteriores de la OAMI, la recurrente se limita, en realidad, a rebatir, sin alegar vicio alguno de desnaturalización, la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia. 55 Por consiguiente, debe declararse la tercera alegación del primer motivo en parte infundada y en parte inadmisible. Sobre la cuarta alegación, relativa al criterio de denegación de registro 56 Mediante la última alegación del primer motivo, que la recurrente plantea por primera vez en el acto de la vista, ésta aduce que el Tribunal de Primera Instancia interpreta erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento al señalar que las marcas a que se refiere esta disposición son aquellas que, desde el punto de vista del público pertinente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o servicios de que se trata, o respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permitan inferir que pueden utilizarse de esta manera. 57 La OAMI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error al considerar que la marca solicitada podía ser corrientemente utilizada. A su juicio, el público restringido a que se refiere la solicitud en el presente asunto no percibiría fácilmente dicha marca como marca de origen. Por lo demás, en el acto de la vista, la OAMI suscitó implícitamente la cuestión de la admisibilidad de esta alegación que no se había formulado en el recurso de casación. 58 Sobre el particular, como indicó el Abogado General en el punto 25 de sus conclusiones, debe señalarse que esta alegación se formuló en apoyo del primer motivo que la recurrente invoca ante el Tribunal de Justicia, según el cual, el Tribunal de Primera Instancia interpretó de manera errónea el motivo de denegación absoluto de las marcas carentes de carácter distintivo previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, no constituye un motivo nuevo en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. 59 En cuanto a la procedencia de esta alegación, debe señalarse que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es independiente de los demás y exige un examen por separado (véase la sentencia OAMI/Erpo Möbelwerk, antes citada, apartado 39). Además, deben interpretarse dichos motivos de denegación a la luz del interés general que subyace a cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones en función del motivo de denegación de que se trate (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartados 45 y 46, y SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 25).

9 Page 9 of Por lo demás, procede recordar que resulta patente que el concepto de interés general subyacente al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se confunde con la función esencial de la marca que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véase la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, apartados 23 y 27). 61 Pues bien, en los apartados 23, 34, 41 y 43 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia, para constatar que la marca solicitada está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, consideró principalmente que se la utiliza corrientemente en el comercio. 62 Sin embargo, es forzoso reconocer que, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 36 de la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, este criterio, si bien es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no es el criterio con arreglo al cual debe interpretarse la letra b) de esta misma disposición. 63 En consecuencia, procede declarar que la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia utilizó un criterio que es pertinente, no a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, sino a efectos de la letra c) de la misma disposición, es fundada. 64 Por consiguiente, debe acogerse el primer motivo, relativo a la interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/ De lo que precede resulta que, sin que sea necesario examinar el segundo motivo del recurso de casación, debe anularse la sentencia recurrida por cuanto el Tribunal de Primera Instancia cometió un error en Derecho en la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Fondo del recurso en primera instancia 66 A tenor del artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de anulación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo el litigio, cuando su estado así lo permita. Debe señalarse que así sucede en el presente asunto. 67 A este respecto, como se desprende de los apartados 27 y 28 de la presente sentencia, para determinar si la marca solicitada garantiza al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia, hay que adoptar el punto de vista del público pertinente. 68 Así, teniendo en cuenta los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro a que se refiere el apartado 5 de la presente sentencia, queda de manifiesto que el público pertinente es un público conocedor del ámbito de los productos y servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. 69 Pues bien, la marca solicitada contiene el acrónimo BioID, así como algunos elementos figurativos, a saber, las características tipográficas que posee este acrónimo, y dos elementos gráficos situados detrás del acrónimo BioID, a saber, un punto ( ) y un signo ( ). 70 En lo que atañe a dicho acrónimo, como señaló acertadamente la OAMI en la resolución controvertida, el público pertinente entiende que BioID, a la luz de los productos y servicios indicados en la solicitud de marca, está formado por la abreviatura de un adjetivo «biométrico» y de un sustantivo («identificación») y que, por lo tanto, significa, en su conjunto, «biometrical identification». En consecuencia, este acrónimo, que no puede distinguirse de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, no posee ningún carácter que garantice al consumidor ni al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca desde el punto de vista del público pertinente. 71 Además, teniendo en cuenta la naturaleza recurrente de las características tipográficas que presenta el acrónimo BioID y la falta de cualquier elemento distintivo particular, los caracteres en letra «Arial», y de diferentes grosores, no permiten que la marca solicitada garantice al público pertinente

10 Page 10 of 10 la identidad de origen de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro. 72 Por otra parte, los dos elementos gráficos situados detrás del acrónimo BioID, que consisten en un punto ( ) y un signo ( ), no poseen ningún carácter que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios a los que se refiere la solicitud de registro de los que tengan otra procedencia. De ello se deduce que dichos elementos gráficos no cumplen la función esencial de una marca, según lo precisado en el apartado 25 de la presente sentencia, en relación con los productos y servicios pertinentes. 73 Además, como ha señalado el Abogado General en el apartado 105 de sus conclusiones, al examinar la impresión de conjunto producida por la marca solicitada en el público pertinente, el acrónimo BioID, que carece de carácter distintivo, constituye el elemento dominante derivado de dicha marca. 74 Por otra parte, como señaló la OAMI en el apartado 21 de la resolución controvertida, la naturaleza de los elementos figurativos y gráficos es tan superficial que no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca solicitada. Dichos elementos no presentan aspecto alguno, en particular, en cuanto a fantasía o a la manera como se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro. 75 De ello se deduce que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En estas circunstancias, procede desestimar el recurso de la demandante contra la resolución controvertida. Costas 76 A tenor del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este Tribunal decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y él mismo resuelva definitivamente el litigio. Con arreglo al artículo 69, apartado 2, párrafo primero, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la OAMI la condena en costas de la demandante y al haberse desestimado los motivos formulados por ésta, procede condenarla al pago de las costas de ambas instancias. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide: 1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 2002, BioID/OAMI (BioID) (T-91/01, Rec. p. II-5159). 2) Desestimar el recurso contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 20 de febrero de ) Condenar a la demandante al pago de las costas de ambas instancias. Firmas * Lengua de procedimiento: alemán.