Nº de asunto: T 136/14 Tribunal: Tribunal General Juez Ponente: F. Dehousse Lengua de procedimiento: inglés SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta) de 30 de septiembre de 2015 (*) «Marca comunitaria Procedimiento de oposición Solicitud de marca comunitaria figurativa BASmALI Marca anterior no registrada o signo anterior BASMATI Motivo de denegación relativo Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009» En el asunto T-136/14, Tilda Riceland Private Ltd, con domicilio social en Gurgaon (India), representada por los Sres. S. Malynicz, Barrister, y N. Urwin y D. Sills, Solicitors, contra parte demandante, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. P. Geroulakos y P. Bullock, en calidad de agentes, y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es: Siam Grains Co. Ltd, con domicilio social en Bangkok (Tailandia), parte demandada, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de diciembre de 2003 (asunto R 1086/2012-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Tilda Riceland Private Ltd y Siam Grains Co. Ltd, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta), integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y los Sres. F. Dehousse (Ponente) y A.M. Collins, Jueces; Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal; habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de febrero de 2014; habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de julio de 2014; celebrada la vista el 21 de abril de 2015; dicta la siguiente 1
Sentencia Antecedentes del litigio 1 El 4 de noviembre de 2003, Siam Grains Co. Ltd presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]. 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente: 3 El producto para el que se solicitó el registro está incluido en la clase 30, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponde a la siguiente descripción: «arroz de grano largo». 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 37/2004, de 13 de septiembre de 2004. 5 El 10 de diciembre de 2004, United Riceland Private Ltd, actualmente Tilda Riceland Private Ltd, la demandante, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), al registro de la marca solicitada para el producto indicado en el apartado 3 supra. 6 La oposición se basaba en la marca anterior no registrada o el signo anterior BASMATI, utilizado en el tráfico económico en relación con el arroz. 7 El motivo en el que se basaba la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009). La demandante alegaba, en particular, que, en virtud del Derecho aplicable en el Reino Unido, podía impedir el uso de la marca solicitada mediante una acción por usurpación de denominación (action for passing off). 8 El 28 de enero de 2008, la División de Oposición desestimó íntegramente la oposición. Consideró, en particular, que la demandante no había presentado documento alguno en el que se describiera el modo de comercialización del arroz que exporta al Reino Unido. En consecuencia, estimó que la demandante no había acreditado que había adquirido el «goodwill» necesario para obtener una resolución favorable en virtud del derecho relativo a la usurpación aplicable en el Reino Unido. 9 El 20 de marzo de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición. 10 Mediante resolución de 19 de marzo de 2009, la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Consideró, esencialmente, que, a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la oponente ha de demostrar que es titular del derecho en el que se basa la oposición. Ahora bien, en el caso de autos, la demandante no ha acreditado ser titular del derecho invocado. En particular, la Sala de Recurso estimó que el término «basmati» no era una marca o un signo amparado por derechos de propiedad, sino simplemente la designación habitual de una 2
variedad de arroz. A su juicio, el término «basmati» es genérico. Además, la Sala de Recurso destacó que la propiedad protegida por la acción por usurpación de apelación no se refiere al signo controvertido, sino al «goodwill». La Sala de Recurso concluyó que la demandante no había demostrado ser titular del término «basmati», por lo que la oposición no cumplía el requisito relativo a la existencia de un derecho de propiedad, previsto en el Reglamento nº 40/94. 11 Mediante sentencia de 18 de enero de 2012, Tilda Riceland Private/OAMI Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, Rec, EU:T:2012:13), el Tribunal anuló la resolución de la Sala de Recurso de 19 de marzo de 2009. El Tribunal consideró que la Sala de Recurso había cometido un error al desestimar la oposición basándose en que la demandante no había demostrado que era titular del signo controvertido, sin analizar precisamente si la demandante había adquirido derechos sobre el referido signo de conformidad con el Derecho del Reino Unido (apartado 29 de la sentencia). 12 Tras el pronunciamiento de la sentencia BASmALI, citada en el apartado 11 supra (EU:T:2012:13), el asunto se remitió a la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI. 13 Mediante resolución de 18 de diciembre de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En esencia, consideró que la demandante no había aportado la prueba del uso del nombre «basmati» como signo distintivo en el tráfico económico. Por consiguiente, la Sala de Recurso no examinó si la demandante había adquirido derechos sobre este signo con arreglo al Derecho del Reino Unido. Pretensiones de las partes 14 La demandante solicita al Tribunal que: Anule la resolución impugnada. Condene en costas a la OAMI. 15 La OAMI solicita al Tribunal que: Desestime el recurso. Condene en costas a la demandante. Fundamentos de Derecho 16 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009. 17 En primer lugar, la demandante sostiene que el signo BASMATI es distintivo por cuanto designa un tipo de arroz concreto que goza de renombre debido a su calidad, su perfume y otras características. Afirma que presentó pruebas a este respecto ante la OAMI. Sostiene que la Sala de Recurso parece añadir un criterio con arreglo al cual la propiedad sobre el signo debe ser exclusiva. Señala que, en este contexto, BASMATI no es diferente de los signos CHAMPAGNE o SWISS CHOCOLATE y puede beneficiarse igualmente de protección mediante la acción por usurpación de denominación. Habida cuenta de los elementos del presente asunto, la demandante sostiene que el signo BASMATI cumple todos los criterios para gozar de protección con arreglo al Derecho del Reino Unido. En segundo lugar, la demandante estima que, como productor extranjero y exportador del producto de que se trata, es titular del «goodwill» sobre el signo BASMATI (con otros operadores), aunque otra sociedad comercialice de manera efectiva el producto en el Reino Unido. Asevera que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta los datos presentados por la demandante en el procedimiento administrativo. En tercer lugar, afirma que el hecho de que varios operadores utilicen sus propias marcas distintivas asociadas al signo BASMATI no afecta al carácter distintivo de este signo. 3
18 La OAMI admite que el criterio seguido por la Sala de Recurso, aunque se ajusta al concepto de carácter distintivo aplicable en virtud del Derecho de la Unión Europea, es difícil de conciliar con las particularidades de la forma denominada «extensiva» de la usurpación de denominación y con las resoluciones adoptadas por los tribunales del Reino Unido. No obstante, sostiene que las pruebas aportadas por la demandante al expediente no demuestran que el público del Reino Unido considere que el arroz basmati goza de una «reputación manifiesta» por sus cualidades especiales, criterio que se deriva de la jurisprudencia del Reino Unido. La OAMI admite que la Sala de Recurso no efectuó ninguna referencia expresa a este respecto. Sin embargo, del examen de la Sala de Recurso resulta que, si ésta hubiera abordado expresamente esa cuestión, habría concluido que las pruebas aportadas al expediente no permitían asociar el signo BASMATI con una «reputación manifiesta». Por último, en aras de una mayor exhaustividad, la OAMI afirma que la demandante no demostró que era titular de un «goodwill», ni que sufría un perjuicio a este respecto. La OAMI deduce de ello que, suponiendo que la posición de la Sala de Recurso no sea la correcta en lo que respecta a la cuestión de si el concepto tradicional de carácter distintivo como elemento que permite identificar el origen comercial de los productos se aplica también en un caso de la forma denominada «extensiva» de la acción por usurpación de denominación, las pruebas aportadas al expediente no bastan para demostrar que el público del Reino Unido pertinente considera que el signo BASMATI goza de una «reputación manifiesta». 19 En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local podrá formular oposición al registro de una marca comunitaria si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo, por una parte, se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria y, por otra parte, dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. 20 Además, y dado que la demandante invoca en apoyo de su oposición la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, procede recordar que el Derecho del Estado miembro aplicable al caso de autos es la Trade Marks Act 1994 (Ley del Reino Unido sobre las marcas), cuyo artículo 5, apartado 4, dispone, en particular: «No podrá registrarse una marca cuando su uso en el Reino Unido pueda ser impedido: a) en virtud de cualquier norma jurídica [en especial, del derecho relativo a la usurpación de denominación (law of passing off)] que proteja una marca no registrada o cualquier otro signo utilizado en el tráfico económico [...]» 21 De dicho precepto, tal como lo han interpretado los órganos jurisdiccionales nacionales, se desprende que el oponente debe acreditar, conforme al régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, que se cumplen tres requisitos, a saber, en primer lugar, el «goodwill» adquirido (es decir, el poder de atracción de la clientela) por la marca no registrada o el signo de que se trate; en segundo lugar, la presentación engañosa por parte del titular de la marca posterior y, en tercer lugar, el perjuicio causado al «goodwill» (véase la sentencia BASmALI, citada en el apartado 11 supra, EU:T:2012:13, apartado 19 y jurisprudencia citada). 22 Además, de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido se desprende que un signo que sirve para designar bienes o servicios puede haber adquirido cierta reputación en el mercado, en el sentido del Derecho aplicable a la usurpación de denominación, aunque sea utilizado por varios operadores en el marco de su actividad comercial (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Por lo tanto, esta forma denominada «extensiva» de la usurpación de denominación, reconocida por los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, permite a varios operadores tener derechos sobre un signo que haya adquirido una reputación en el mercado (sentencia BASmALI, citada en el apartado 11 supra, EU:T:2012:13, apartado 28). 23 La Sala de Recurso señaló que los requisitos relativos al uso del nombre «basmati» en el tráfico económico y al alcance de dicho signo deben interpretarse a la luz de las normas uniformes 4
del Derecho de la Unión. A este respecto, la Sala de Recurso declaró que, para cumplir la exigencia de uso en el tráfico económico, una marca no registrada o un signo deben utilizarse como elemento distintivo en el sentido de que deben servir para identificar una actividad económica ejercida por su titular. En el presente asunto, la Sala de Recurso concluyó que las pruebas aportadas al expediente no permitían considerar que la demandante hubiera utilizado el nombre «basmati» como signo distintivo en el tráfico económico, por lo que no concurría uno de los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/209. 24 Aun cuando la resolución impugnada esté redactada de manera equívoca, de ella se desprende que la Sala de Recurso estimó que el posible carácter distintivo del signo BASMATI debía permitir a la demandante distinguir su producto del de las demás empresas, incluidas las que comercializan también arroz basmati. Así se deriva, en particular, del apartado 33 de la resolución impugnada, en el que la Sala de Recurso indica claramente que el hecho de que el arroz basmati se comercialice con marcas diferentes «excluye la posibilidad» de que el término «basmati» como tal pueda percibirse como un elemento «que distingue el arroz de una empresa del de las demás». Además, en los apartados 25 y 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que el arroz basmati exportado por la demandante al Reino Unido no era comercializado por la demandante, sino por otra empresa. Por otra parte, en el apartado 27 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que debe entenderse que el nombre de un producto agrícola cuya importación está sujeta a determinadas normativas con arreglo a la política agrícola común de la Unión designa las características del producto «y no [ ] su origen comercial». La Sala de Recurso hizo también referencia al «origen comercial» del producto controvertido en los apartados 29 y 32 de la resolución impugnada. Asimismo, en el apartado 31 de dicha resolución, la Sala de Recurso consideró que la «marca utilizada» para «identificar» el arroz producido por la demandante es TILDA y no el término «basmati». La Sala basó esta consideración en que las pruebas presentadas en los debates demostraban que el término «basmati» se había utilizado en combinación con marcas o nombres de sociedades. 25 En otras palabras, la Sala de Recurso consideró que el carácter distintivo del signo controvertido debía resultar de la función de éste para identificar el origen comercial de los productos. La OAMI confirmó esta interpretación de la resolución impugnada en la vista. 26 Pues bien, el criterio seguido por la Sala de Recurso en la resolución impugnada es, a este respecto, contrario al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009. 27 Es cierto, como señala la Sala de Recurso, que, en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, el signo en cuestión debe utilizarse como elemento distintivo en el sentido de que debe permitir identificar una actividad económica ejercida por su titular (sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Rec, EU:C:2011:189, apartado 149). 28 Sin embargo, ello no significa que la función del uso de un signo, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, deba ser exclusivamente identificar el origen comercial de los productos o servicios de que se trate. Al realizar esa afirmación, la Sala de Recurso estableció un requisito que no figura en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, como sostiene, en esencia, la demandante en sus escritos. 29 A este respecto, ha de señalarse que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 es aplicable a las marcas no registradas y a cualquier «otro signo» utilizado en el tráfico económico. En este contexto, y a falta de indicación en contrario, la función del uso del signo de que se trate puede ser, dependiendo de la naturaleza de dicho signo, no sólo la identificación por el público pertinente del origen comercial del producto, sino también, en particular, la identificación de su origen geográfico y de las cualidades particulares que le son propias (véase, en este sentido, la sentencia Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, citada en el apartado 27 supra, EU:C:2011:189, apartado 147) o de las características en que se basa su reputación, lo que señala por otra parte la OAMI en sus escritos. El signo controvertido, dependiendo de su naturaleza, puede calificarse por tanto de elemento distintivo cuando sirve para identificar los productos o servicios de una empresa con respecto a los de otra, pero también, en particular, cuando sirve para identificar determinados productos o servicios con respecto a otros productos o servicios similares. En consecuencia, el 5
criterio seguido por la Sala de Recurso equivale a excluir del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 los signos que son utilizados por varios operadores o que se utilizan conjuntamente con marcas, a pesar de que esa disposición no establece tal exclusión. Es el caso, por ejemplo, de las indicaciones geográficas que no están registradas en la Unión y a las que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009. También es el caso de los signos que, aunque no son objeto de registro, pueden estar protegidos mediante la acción por usurpación. Por otra parte, la propia Sala de Recurso señaló que la acción por usurpación de denominación se refiere a signos que permiten distinguir una categoría de productos con respecto a «otros productos similares» (apartado 19 de la resolución impugnada). Ha de recordarse también que la forma denominada «extensiva» de usurpación de denominación, reconocida por los tribunales del Reino Unido, permite a varios operadores disponer de derechos sobre un signo que ha adquirido una reputación en el mercado. 30 En este contexto, algunos signos, aun cuando sean utilizados por varios operadores o conjuntamente con marcas, pueden ser elementos distintivos ya que permiten identificar la actividad económica ejercida por su titular. Además, ha de señalarse, a este respecto, que la Sala de Recurso indicó, citando el Oxford English Dictionary, que el arroz basmati es «una variedad superior de arroz indio, que se caracteriza por su blancura y su perfume después de la cocción». 31 Ha de añadirse que, aunque es cierto que los productos de la demandante se han comercializado con la marca TILDA, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada, del expediente de la OAMI se desprende que el término «basmati» aparece también de manera muy clara en los envases de dichos productos. A este respecto, consta, como la Sala de Recurso señaló en el apartado 25 de la resolución impugnada, que la demandante vendió a otra sociedad «arroz basmati indio». Por otra parte, en este contexto, resulta inoperante, por las razones que acaban de indicarse, que los productos de la demandante exportados al Reino Unido haya sido comercializados en ese territorio por otra sociedad y no por la propia demandante, ya que la función del uso del signo de que se trata no es necesariamente identificar el origen comercial del producto. Además, ningún elemento permite considerar que, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, el oponente debe demostrar que comercializó él mismo sus productos en el territorio en cuestión. 32 Por consiguiente, los elementos aducidos por la Sala de Recurso para desestimar la oposición no permiten considerar que el signo controvertido no se utilizó como elemento distintivo que sirve para identificar una actividad económica ejercida por la demandante. 33 El resto de los argumentos de la OAMI no puede invalidar esta conclusión. En particular, en lo que respecta a la afirmación realizada por la OAMI en sus escritos de que las pruebas presentadas en los debates no permitieron en cualquier caso a la Sala de Recurso concluir que el signo BASMATI hubiera adquirido una «reputación manifiesta» en el territorio en cuestión, ni que la demandante sea titular de un «goodwill» o que soporte un perjuicio a este respecto, ha quedado acreditado que estas cuestiones no fueron examinadas por la Sala de Recurso. Pues bien, ha de recordarse que, conforme al artículo 65, apartado 2, del Reglamento nº 2007/2009, el Tribunal lleva a cabo un control de la legalidad de las resoluciones de la OAMI (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartado 52). Si concluye que una de esas resoluciones, cuestionada en un recurso interpuesto ante él, adolece de una ilegalidad, debe anularla. Sin embargo, no puede desestimar el recurso sustituyendo la motivación del órgano competente de la OAMI, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia [sentencias de 25 de marzo de 2009, Kaul/OAMI Bayer (ARCOL), T-402/07, Rec, EU:T:2009:85, apartado 49, y de 9 de septiembre de 2010, Axis/OHMI Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Rec, EU:T:2010:375, apartado 29]. De ello resulta que las alegaciones formuladas por la OAMI en sus escritos no pueden dar lugar a la desestimación del recurso. 34 En vista de todas las consideraciones anteriores, procede estimar el motivo único de la demandante y anular, en consecuencia, la resolución impugnada. Costas 6
35 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. 36 Al haberse desestimado las pretensiones de la OAMI, en la medida en que se anula la resolución impugnada, y al haber solicitado la demandante su condena en costas, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la demandante. En virtud de todo lo expuesto, decide: EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta) 1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 18 de diciembre de 2013 (asunto R 1086/2012-4). 2) La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Tilda Riceland Private Ltd. Frimodt Nielsen Dehousse Collins Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de septiembre de 2015. Firmas Fuente: página web de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en www.curia.europa.eu. Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito. 7