Taller de Explotación de Resultados de I+D Explotación de la Tecnología Universidades, OPIs y CTs Parque Tecnológico de Bizkaia 15 de julio 2009 Enterprise Europe Network (EEN) 1
Taller de Explotación de Resultados de I+D LICENCIA DE PATENTES EN EL CSIC D. Javier Etxabe Oria Madri+d (EEN) Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 2
LICENCIA DE PATENTES EN EL CSIC 1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación del CSIC 2. Identificación yprotección de Resultados de Investigación 3. Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas 4. Contratos de Investigación 5. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación (licencias) 6. Conclusiones 3
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CSIC El interés del CSIC es la puesta a disposición de la sociedad de nuevos productos y servicios generados por el CSIC. Los instrumentos para la comercialización -La identificación y protección industrial y/o intelectual de los resultados de investigación (patentes) e identificación y gestión de la demanda tecnológica de terceros, -Los contratos de investigación que conllevan la cesión de derechos propiedad y de explotación y los contratos de transferencia de resultados (licencia de derechos), y -La creación de empresas de base tecnológica 4
Modelos de Transferencia de Tecnología Vertical CPI-EMPRESA I N VE S T I G A CI O N Financiación pública PETRI, PROFIT PM UE Financiación privada Propiedad resultados 1 INVESTIGACION Descubrimientos INVENCIONES Aplicaciones 1 Programas I+D Financiación pública Infraestructura, personal Publicación resultados I N N O V A C I O N P R O D U C C I O N 3 INVESTIGACIÓN COLABORATIVA CON EMPRESAS MEDIANTE CONTRATO Nuevos productos y servicios Empresas ya existentes PROTECCION IP PROOF OF PRINCIPLE 2 Licencias Royalties 4 FINANCIACION SEMILLA INCUBACIÓN SPIN-OFFS Y PARQUES C-T Nuevas empresas 5
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO Apoyo en la preparación y gestión de proyectos para convocatorias públicas y privadas relacionadas con la transferencia de conocimiento Apoyo en la preparación y gestión de contratos de investigación Mantenimiento de los modelos de contrato de I+D y otros Sistema de Gestión de Calidad Mantenimiento de la BDC relativa a contratos y convenios (validación) Comercialización mediante el apoyo a la creación de empresas CONTRATOS APOYO CREACIÓN DE EMPRESAS GESTIÓN DERECHOS DE PROPIEDAD COMERCIALIZACIÓN Protección de resultados de investigación Contratos de Cotitularidad Contratos de Cesión de Derechos Mantenimiento Cartera de Títulos de Propiedad Intelectual e Industrial Comercialización mediante contratos de licencia Comercialización mediante contratos de I+D Atención de la Demanda Tecnológica de Empresas Evaluación de tecnologías Marketing Operativo Identificación y preparación de proyectos de valorización La VATC tiene como misión maximizar el impacto en la sociedad de las tecnologías y conocimientos del CSIC. 6
Dpto. de Comercialización (VATC). Principios de Organización -El Dpto. de Comercialización funciona principalmente como el front-office de la VATC y su personal está caracterizado por: -una elevada experiencia en áreas cientificotécnicas (13 doctores y 8 TS); algunos de éllos con experiencia industrial y de consultoría tecnológica; -están bien formados en distintos temas de transferencia de tecnología: IPR, negociación de contratos, marketing, etc.; y -son muy proactivos en sus actividades diarias. 7
Dpto. de Comercialización (VATC). Principios de Organización El Dpto. de Comercialización (DC) de la VATC se distribuye en : - Tres Áreas de Conocimiento de trabajo y equipo: Ciencias de la Vida (Salud humana, Salud animal, Alimentación Humana, Biotecnología), Ciencias Agrarias, y Ciencias de la Materia, que a su vez se agrupan en cluster menores: Nanotech, Biotec_Salud humana, Química Farmacéutica, etc. - Técnicos deslocalizados de acuerdo a la distribución de institutos del CSIC: Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, Aragón, Murcia y Castilla y León. 8
Dpto. de Comercialización (VATC). Principios de Trabajo -El DC intenta ser una organización flexible y horizontal, con un alto nivel de autonomía en la toma de decisiones por parte de los propios técnicos, distribuidos en Seniors, Juniors y Noveles según competencia. -El DC trabaja especialmente cercana con los investigadores y empresas utilizando una aproximación multidisciplinar con los otros Dptos. de la VATC - con expertos externos cuando se precisa -, coordinando los contactos o negociaciones con terceros. 9
Dpto. de Comercialización (VATC). Principios de Trabajo -Los Técnicos del DC recogen y promocionan tanto de la oferta tecnológica del CSIC como la demanda tecnológica de empresas (cartera técnológica). -Existe una relación única entre un grupo de investigación del CSIC y su Técnico del DC y múltiple con terceros.. -El propio DC es una entidad generadora de conocimiento y por lo tanto los técnicos son trabajadores del conocimiento, organizado en grupos de investigación y empresas con los que tienen una relación constante (cartera de clientes). 10
Dpto. de Comercialización (VATC). Principios de Trabajo -Programa JAE Transfer (2009-2011) -Fondos del CSIC gestionados por la VATC para la contratación de doctores, -Ubicados en centros de investigación del CSIC: Materiales, Fisica, Química y Alimentación (2009), -20 contratos/año de tres años de duración, y -Tareas de evaluación de resultados de investigación, identificación de demanda tecnológica sectorial y de promoción tecnológica -Primera convocatoria: Julio de 2009 11
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO 1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación del CSIC 2. Identificación y Protección de Resultados de Investigación 3. Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas 4. Contratos de Investigación 5. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación (licencias) 6. Conclusiones 12
Ley de Patentes (1986) Titularidad e Inventores de OPIs -La LP (Arts. 15-20) regula la titularidad de las invenciones en entidades públicas y privadas. -En particular, el Art. 20 (20.2 and 20.8) indica claramente que las Universidades y los OPIs pueden solicitar patentes de los resultados de investigación de profesores o investigadores (la Institución como titular y los investigadores como inventores), ya sean funcionarios o contratados (Invenciones Laborales). 13
RD55/2002 y Norma CSIC Proceso de Comunicación de la Invención -Los investigadores deben informar a su OTRI/OTT sobre sus invenciones (PL 20.4 y RD55/2002). Entonces, la Institución, concretamente la VATC, debe decidir que tipo de protección es la más adecuada (patente, software, secreto, obtención vegetal, etc.) y proceder a su solictud si lo entiende conveniente. -La información debe ser remitida por el investigador / inventor principal a la VATC, más concretamente al Dpto. de Protección de Resultados (DPR) cumplimentando el Formulario de Comunicación de Invención (FCI) proporcionado al respecto (http://www.ott.csic.es/estructura/ protec/formulario_solicitud_patente.doc) siendo el Dpto. de Comercialización (DC) quien evalúa la potencial invención. 14
RD55/2002 y Norma CSIC Proceso de Comunicación de la Invención -Dicho FCI debe ser firmado por el Director del Instituto del grupo de investigación participante -La información que se requiere se refiere: x Personas implicadas en la invención: inventores y colaboradores necesarios, x Relación laboral con la entidad en la que desarrolla su actividad (fijo, contratado, becario, visitante, etc) x Entidad a la que pertenece (CSIC, Universidad, Empresa, etc.), x Distribución de la participación de la autoría de los inventores y de las distintas entidades participantes. x Origen de la invención, y x DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS INVENTORES 15
LP, RD55/2002 y Norma CSIC Proceso de Evaluación de la Invención - Todos los costes derivados de la evaluación inicial, solicitud, extensión y mantenimiento de las patentes de la Institución son cubiertas por ésta. -Si la Institución no está interesada en la invención, la titularidad se cede a los inventores, manteniendo la Institución una licencia no exclusiva, gratis y no transferible (LP 20.5). -Cuando los inventores obtengan beneficios por la explotación de la patente, la Institución tiene derecho a compartirlos (PL 20.6; en el CSIC, 20% de los beneficios). 16
Participantes de una Invención - Inventores: Inventor es el individuo que idea, crea o concibe algo que no existía antes y siempre bajo las premisas de patentabilidad de acuerdo a las distintas leyes sobre patentes existentes en cada país. Así, en la ley Americana un inventor es la persona o personas que contribuyen intelectualmente a las reivindicaciones de una invención patentable, al menos a una de las reivindicaciones. - Colaboradores Necesarios (CN): Personas no inventores que han contribuido con su esfuerzo a la obtención de los resultados, pj. un técnico de laboratorio. 17
Inventores Sin Relación Laboral -Los inventores sin relación contractual con el CSIC (visitantes, estudiantes y becarios) deben firmar un contrato de cesión de derechos de titularidad mientras mantienen sus derechos sobre los beneficios y sus derechos intelectuales (Presidente y Persona Jurídica). En contrapartida el CSIC cubre todos los gastos de protección y comercialización que les correspondieran. 18
LP, RD55/2002 y Norma CSIC Reparto de Beneficios -Los inventores tienen derecho a beneficios derivados por la explotación comercial de los resultados de investigación (LP 20.4). -El reparto de beneficios a los inventores (incluyendo a los estudiantes, becarios y visitantes) se desarrolla posteriormente en cada universidad a traves de normas internas y en los OPIs a través de una norma legal (RD 55/2002) que debe ser desarrollada por una Norma interna en cada Institución (CSIC, Junio 2002). 19
LP, RD55/2002 y Norma CSIC Reparto de Beneficios -En el caso del CSIC los beneficios son compartidos por la Institución (33.3%), inventores (33.3%) y la cantidad restante (33.3%) se distribuye de acuerdo a normas internas aprobadas por cada Institución (en el CSIC, 20% para el grupo de investigación y 13.3% para el centro o instituto). -El reparto se aplica durante toda la vida de la patente y sobre cualquier ingreso que suponga beneficio. Se traslada a herederos. -El CSIC reconoce dos tipos de personas con derechos económicos en una invención: inventores y colaboradores necesarios (CNs). 20
LP, RD55/2002 y Norma CSIC Reparto de Beneficios -Los inventores se distribuyen el tercio de los beneficios de acuerdo a la participación indicada en el FCI. Los CNs pueden recibir hasta el 11% de los ingresos totales que se toman del tercio sujeto a regulación interna. En cualquier caso, la cantidad pagada a un CN no podrá ser mayor que al 75% del inventor que menos reciba. Su derecho finaliza al marcharse del CSIC. 21
LP, RD55/2002 y Norma CSIC Reparto de Beneficios Ingresos - costes de patente 5% por costes generales = BENEFICIO 1/3 CSIC 1/3 1/3 inventores Sin CN Con CN 60%, grupo investigación 40%, centro 1/3 colaborador necesario 2/3 60%, grupo investigación 40%, centro 22
Cesión de Derechos Bajo Contratos -En el caso de realizarse trabajos de investigación en una entidad académica bajo contrato con otra entidad, la propiedad de los resultados y la titularidad de las invenciones debe ser definida específicamente casa a caso: la Institución, la empresa o de ambos (LP 20.7), aspecto sujeto a negociación. -Los contratos de investigación son otra vía de ceder derechos de propiedad y explotación de resultados de investigación. 23
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO 1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación del CSIC 2. Identificación yprotección de Resultados de Investigación 3. Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas 4. Contratos de Investigación 5. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación (licencias) 6. Conclusiones 24
Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas En términos generales utilizaremos el término marketing tecnológico u operativo como el conjunto de tareas que comprende la elaboración y difusión de una oferta tecnológica del CSIC así como la tarea continuada de evaluación y valorización (incrementar el valor) de la misma durante dicho proceso con el objeto de obtener un acuerdo de colaboración con una empresa para la comercialización de dicha OT como producto en el mercado (bien o servicio). Conlleva la gestión de la extensión internacional o mantenimiento de la patente cuando corresponde. 25
Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas Por esta razón, el proceso de marketing tecnológico de cada OT representa realmente una etapa más de un proyecto de transferencia de tecnología. La articulación de la demanda es también otro proceso mediante el cual el DC transforman el conjunto de señales, de inquietudes, de ideas y de necesidades que resultan de las interacciones con los clientes/empresas en productos o servicios de alto valor añadido ofertados por el CSIC. 26
Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas Gestión de los Contratos de Transferencia de información y resultados de investigación durante la comercialización: -Acuerdos de Confidencialidad (AC) -Contratos de Transferencia de Material (MTA), y -Opción de Licencia de derechos de explotación. Única firma autorizada del CSIC para estos contratos de transferencia de resultados con la excepción de los AC, Presidente del CSIC, sin valor legal documentos firmados por otras personas. Los Contratos de Transferencia son negociados por la VATC en representación del Presidente del CSIC, más concretamente por el DC. 27
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO 1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación del CSIC 2. Identificación y Protección de Resultados de Investigación 3. Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas 4. Contratos de Investigación 5. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación 6. Conclusiones 28
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN En virtud de la legislación y normativa vigente, el CSIC puede en su propio nombre acometer actividades de investigación con terceros o a solicitud de terceros. Los contratos de investigación son contratos de actividad, de medios o de diligencia, en los que la obligación principal del investigador consiste en el desarrollo o realización de una actividad, dado que la obtención del resultado. Existen dos tipos de contratos de investigación los contratos de apoyo tecnológico/servicio técnico y los contratos de I+D (Investigación y Desarrollo). 29
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. TIPOS Un contrato de apoyo tecnológico existe cuando se proporciona un servicio a una tercera parte usando un conocimiento, experiencia y/o tecnología previa del CSIC o de libre uso. En este tipo de colaboración el trabajo es conducente a obtener datos o información tecnológica útil para la tercera parte, por ejemplo para la toma de decisiones sobre su actividad diaria de desarrollo de nuevos productos o procesos, pero que no son comercializables per se. Además, las tareas de apoyo tecnológico no representan actividad investigadora (I+D) en la medida que no existe incertidumbre ni riesgo técnico, o este es mínimo, en comparación con los contratos de I+D. 30
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. TIPOS En un contrato de I+D se lleva a cabo una actividad original y planificada para obtener nuevos conocimientos, para lograr mayor comprensión de los fenómenos observados, y pretende aplicar el conocimiento científico obtenido para la -fabricación de nuevos materiales o productos, o -diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, o -mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 31
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. TIPOS Los contratos de I+D son colaboraciones que pueden dar lugar a nuevos resultados útiles, comercializables o explotables por si mismos, protegibles o no. Un contrato de I+D no puede implicar compromiso de entregar unos resultados; sólo puede comprometer a la realización de actividades de I+D y a mostrar su desarrollo (generalmente a través de informes periódicos). 32
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO Imprescindible la identificación del Conocimiento Previo de las partes Se recomienda a los investigadores principales tanto del CSIC como de la empresa, establezcan el conocimiento que existe a la fecha de firma del contrato y que es necesario para: -el desarrollo técnico por cualquiera de las partes, y/o -la explotación de los resultados generados en un contrato de I+D. 33
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO El contrato establecerá claramente los derechos de acceso al Conocimiento Previo, pero nunca podrá suponer una cesión de los mismos. Los derechos de acceso son los que las partes se conceden mutuamente para el uso de Conocimiento (en este caso, Conocimiento previo), a diferencia de las licencias concedidas a terceras partes. Principios generales para los derechos de acceso al Conocimiento Previo 1. Se analizará si el CSIC puede dar derechos de acceso a un Conocimiento previo que haya sido adquirido del exterior (con o sin contraprestación). 34
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO PREVIO 2. Sólo se darán derechos de acceso al Conocimiento previo que está en relación con la materia del contrato y sólo el que esté disponible para el grupo de investigación participante (independientemente de si ese Conocimiento ha sido generado por el grupo o lo ha adquirido previamente a la firma del contrato). 3. Los derechos de acceso serán en forma de licencias gratuitas (o no), no exclusivas y no transferibles, de uso limitado a la I+D desarrollada en el marco del contrato y sólo durante la duración del mismo. 4. Los derechos de uso y explotación comercial se negocian caso a caso, conjuntamente con los derechos sobre los nuevos resultados del contrato 35
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. COSTE Y PRECIO Sin embargo, en ningún caso la realización de estos contratos entre el CSIC y una empresa debe resultar en una competencia desleal con otras empresas privadas, es decir, la empresa contratante debe asumir los costes reales totales del proyecto de trabajo y una aportación adicional por los intangibles aportados por el CSIC al inicio y durante el contrato, y valorados a precios de mercado (Ley de la Ciencia, 1986; Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01, de 30 de diciembre de 2006) 36
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN. COSTE Y PRECIO Definición de precio -Se prestará a precios de mercado, o -Si no existe precio de mercado, el precio será el de los costes íntegros, más un margen razonable. Presupuesto o Coste Integro: -Costes Directos (incluidos los costes laborales de personal de plantilla) = 81% -Costes Indirectos = 19% -Coste Integro = 100% - Precio: Coste Integro + Margen de beneficio (variable) - IVA 16% (prestación de servicios) No debe por tanto negociarse con la empresa sobre los costes, sino sobre el precio. 37
Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados De acuerdo con los términos del Art. 20.7 de la Ley de Patentes, cuando un investigador del CSIC realice una invención como consecuencia de un contrato I+D con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la propiedad y titularidad de los resultados generados en el mismo. La titularidad podrá corresponder a la empresa, a ambas partes o al CSIC, lo que determina igualmente los derechos de explotación comercial de las partes de forma diferente según sea un caso u otro que también se deberán definir de mutuo acuerdo. 38
Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados Los derechos de uso y explotación comercial de las partes podrán variar desde la concesión a la empresa de una licencia no exclusiva para única aplicación de las posibles de una patente hasta una licencia en exclusiva de todas las aplicaciones de una patente. El alcance de los derechos podrá estar además limitado por aspectos geográficos o de plazos (licencias temporales por debajo del tiempo de vigencia de una patente). 39
Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados Asimismo, los contratos de I+D conllevan otra posición necesaria, el compromiso de una contraprestación económica regalia- por el uso y la explotación comercial de los resultados generados por parte de la empresa al CSIC, en línea con los puntos anteriores. La asunción del 100% de los costes del contrato de I+D por parte de la empresa permite la cesión de la titularidad de los resultados a la empresa, pero debe existir un compromiso escrito de explotación comercial por parte de la empresa, y en el caso que no se produzca se devolverán derechos al CSIC para su comercialización a través de terceros. 40
Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados Así, en un contrato de I+D se debe considerar por ambas partes la posición idónea institucional y empresarial sobre la propiedad y titularidad de los resultados generados y los derechos de explotación comercial de los mismos, en base a lo siguiente: -Conocimiento y derechos Previos aportados por las partes, -Aportaciones de recursos de ambas partes para la realización del trabajo, -Las obligaciones sobre la confidencialidad y del derecho de publicación de los resultados, -Importancia de los resultados para futuras actividades, y -Compromiso de uso y Explotación comercial de los resultados. 41
Negociación de la Propiedad y Derechos de Explotación de los Resultados Se recomienda la lectura: - Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ ip_recommendation_en.pdf CROSS-BORDER COLLABORATION BETWEEN PUBLICLY FUNDED RESEARCH ORGANISATIONS AND INDUSTRY and TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en /crestreport.pdf 42
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Contratos Asociados a Ayudas Públicas Lo aspectos anteriores de negociación y de la selección de las posiciones institucionales con respecto a la titularidad y derechos de explotación comercial de los resultados generados en un contrato de I+D son comunes a que haya o no financiación pública en los fondos aportados al CSIC por la empresa (CENIT, TRACE, etc.) La negociación de los aspectos de propiedad de los resultados y de los derechos de explotación de los Consortium Agreements de VII PM, son negociados por el DC en colaboración con el Servicio de Europeos 43
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Gestión de Firma de Contratos en la VATC -Todos los contratos que la VATC tramita para la firma son aquéllos contratos de investigación que o bien cuyo importe comprometido a firma es igual o mayor a 100.000, o los que en su clausulado se contemple la licencia y/o cesión de los derechos de propiedad del CSIC (firmados por la Presidente o por el VORI, respectivamente) y los contratos de licencia*, opción de licencia y MTAs (firmados por el Presidente). -En representación del VORI y del Presidente estos contratos son negociados por la VATC, más concretamente por el DC y/o DCCC. *, incluidos los que tuvieran la licencia de Conocimiento Previo 44
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO 1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación del CSIC 2. Identificación y Protección de Resultados de Investigación 3. Marketing Tecnológico de Ofertas y Demandas Tecnológicas 4. Contratos de Investigación. 5. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación (licencias) 6. Conclusiones 45
Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación Para obtener un aprovechamiento social y económico de un bien o de un invento patentado, el propietario o el titular de la patente puede optar por explotarla directamente en exclusiva y/o autorizar a un tercero a que lleve a cabo su explotación (fabricación, distribución, comercialización, importación, introducción en el mercado, etc.). En el caso de un CPI, puede constituirse una nueva empresa de base tecnológica como forma de transferencia y de comercialización de productos y servicios. 46
Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación Los Contratos de Transferencia de resultados de investigación son instrumentos que permiten la licencia de derechos de explotación de distintos objetos o resultados, protegibles o no, y protegibles de una forma u otra (industrial o intelectual): patente, software, obtenciones vegetales, material biológico, conocimientos y tecnologías secretas, etc., a cambio de una contraprestación económica (royalties/regalías). En el entorno privado además se puede producir la cesión de derechos de propiedad y titularidad a un tercero, como otra forma de un Contrato de Transferencia. En el CSIC no es posible. 47
Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación El contrato de licencia es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario) el ejercicio de todas o parte de las facultades que integran el derecho de patente (usar o explotar) en las condiciones previstas en el propio contrato. El contrato de licencia podrá tener por objeto no sólo la patente ya concedida sino también la propia solicitud de patente (Art. 75 LP, apart. 1). 48
Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación Si bien la licencia es un contrato y por lo tanto una relación jurídica definida entre las partes, también es una relación comercial continuada (por la duración del acuerdo, colaboración conjunta en el desarrollo, aportación de mejoras). Se debe destacar que una licencia satisfactoria debe ser ventajosa para ambas partes y depende de la confianza y de la cooperación mutua, por lo que es de interés del licenciante asegurarse de que las operaciones comerciales del licenciatario tengan éxito y del licenciatario de cumplir los compromisos adquiridos. 49
Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación La forma que adopte dicho contrato debe ser la escrita para que se considere válido (Art. 74.2 LP). No se sigue, pues, el principio de libertad de forma. El derecho contractual estipula, en particular, algunas condiciones básicas mínimas que deben satisfacerse para que exista un acuerdo jurídicamente aplicable, como capacidad jurídica de las partes para actuar, alguna manifestación de aceptación por las partes, con frecuencia la existencia de consideración o promesas mutuas suficientes y la legalidad de la transacción. 50
Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación Tipos de Contratos de Transferencia de resultados de investigación: -Opción de Licencia de derechos de explotación, y -Licencia de derechos de explotación Única firma autorizada del CSIC para estos contratos de transferencia de resultados, el Presidente del CSIC, sin valor legal documentos firmados por otras personas. Los Contratos de Transferencia son negociados por la VATC en representación del Presidente del CSIC, más concretamente por el DC. 51
Negociación de los Contratos de Licencia -El interés del CSIC es la puesta a disposición de la sociedad de nuevos productos y servicios generados por el CSIC. -El objetivo del CSIC no es maximizar el retorno económico a la Institución sino asegurar los compromisos para una segura, completa y exitosa explotación de los resultados de investigación del CSIC. 52
Negociación de los Contratos de Licencia -La Empresa debe presentar su estrategia de desarrollo y comercialización de la invención antes de hablar de regalías: compromisos de inversión o realización para el cumplimiento de hitos concretos ligados al Desarrollo y Comercialización (socios estratégicos). -Incumplimiento de Compromisos e Hitos como forma de resolución del contrato de transferencia o de limitación de los derechos de explotación concedidos. - Alcance de la licencia exclusividad o no, campo de aplicación, área geográfica, etc. en función de la capacidad demostrada para asumir compromisos presentes o futuros. 53
Negociación de los Contratos de Licencia - La definición de la contraprestación económica al CSIC por la licencia de derechos de explotación se realizará en base a las condiciones concretas de cada colaboración, aunque puedan existir pautas y cifras generales para determinados sectores o tipo de producto, y se tendrá en cuenta: - grado de desarrollo de la tecnología y por ende el volumen de las inversiones necesarias, -el alcance de la licencia: exclusiva o no exclusiva, parcial en cuanto a campos de aplicación o distintos formatos de la invención, nivel geográfico, etc., -mantenimiento de los costes de solicitud y extensión de la patente, y -otros. 54
Seguimiento de los Contratos de Licencia -El CSIC participa con el licenciatario en la búsqueda de socios tecnológicos para el desarrollo y comercialización, -en la búsqueda y gestión común de ayudas públicas para la financiación del desarrollo de la patente, y -El CSIC dispone de capacidad interna del CSIC para financiar proyectos de demostración o valorización de tecnologías propias con o sin empresa (Programa Innocash). 55
Negociación de los Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación Relación entre el estado de la tecnología y la estrategia de transferencia Estado de la Tecnología Estrategia de Transferencia Destino de la Transferencia Bajo Estadio Temprano Investigación en consorcio 11% Grandes Empresas Alto Grado de Definición Tecnológica Prueba de Concepto Reproducible en Laboratorio Participación Accionarial 17% Nuevas Empresas Grado de Riesgo Legal Alto Prototipo escalado preindustrial Licencia 72% Grandes Empresas Bajo G.D.Markman et al., J. Bus. Venturing 20 (2005) 241-263 56
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO 1. Estrategia de Comercialización de Resultados de Investigación del CSIC 2. Identificación y Protección de Resultados de Investigación 3. Marketing Tecnológico de Ofertas y demandas Tecnológicas 4. Contratos de Investigación. 5. Contratos de Transferencia de Resultados de Investigación (licencias) 6. Conclusiones 57
Contratos de Transferencia de resultados de investigación Las patentes, los contratos I+D y/o los contratos de transferencia de K/T son INSTRUMENTOS para crear, ejemplarizar y consolidar RELACIONES CON EMPRESAS cuyas características principales serían: relaciones de medio y largo recorrido, relaciones generadoras de confianza y credibilidad mutua y de nuevas colaboraciones verticales y horizontales, relaciones para el compromiso mutuo de riesgo y esfuerzo, y por tanto, y relaciones con un beneficio futuro más amplio. 58
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENICA DE CONOCIMIENTO Apoyo en la preparación y gestión de proyectos para convocatorias públicas y privadas relacionadas con la transferencia de conocimiento Apoyo en la preparación y gestión de contratos de investigación Mantenimiento de los modelos de contrato de I+D y otros Sistema de Gestión de Calidad Mantenimiento de la BDC relativa a contratos y convenios (validación) Comercialización mediante el apoyo a la creación de empresas CONTRATOS APOYO CREACIÓN DE EMPRESAS GESTIÓN DERECHOS DE PROPIEDAD COMERCIALIZACIÓN Protección de resultados de investigación Contratos de Cotitularidad Contratos de Cesión de Derechos Mantenimiento Cartera de Títulos de Propiedad Intelectual e Industrial Comercialización mediante contratos de licencia Comercialización mediante contratos de I+D Atención de la Demanda Tecnológica de Empresas Evaluación de tecnologías Marketing Operativo Identificación y preparación de proyectos de valorización La VATC tiene como misión maximizar el impacto en la sociedad de las tecnologías y conocimientos del CSIC. 59
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MUCHAS GRACIAS! Javier Etxabe Oria Responsable del Dpto. de Comercialización Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS j.etxabe@orgc.csic.es 915855375 60