TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: 301-IP-2016 InterpretaciOn Prejudicial Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00088 Referencia: Marcas involucradas mixtas: EL GRAN TRIGAL + LOGO Estamos pa' servirle sumerc6 y EL TRIGAL Magistrada Ponente: Cecilia Luisa AyIlOn Quinteros VISTOS: El Oficio 2511, recibido el 8 de junio de 2016, mediante el cual Ia SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia solicita InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 136 literal a) 154 y 172 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00088; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite Ia presente InterpretaciOn Prejudicial. 1
A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: Tercero Interesado: MOLINO SANTA MARTA S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), RepUblica de Colombia. INVERSIONES SANCHEZ RIVERA Y CIA S EN C. 2. Hechos relevantes 2.1. El 17 de enero de 2005, INVERSIONES SANCHEZ RIVERA Y CIAS S EN C. (en adelante, INVERSIONES SANCHEZ RIVERA), solicito el registro del signo EL GRAN TRIGAL + LOGO Estamos pa' servirle sumerce (mixto)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 312 del Arreglo de Niza Relativo a Ia ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciOn Internacional de Niza). 2.2. Publicado et extracto de Ia solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 553, MOLINO SANTA MARTA S.A., (en adelante, MOLINO SANTA MARTA) presenta oposicion fundamentada en el registro previo de Ia marca EL TRIGAL (mixta)3, Clase 304 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. Expediente interno 05 002843. 2 Productos agricolas, horticolas y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales. 3 Certificado 279744. 4 Café, te, cacao, azocar, arroz, tapioca, sagii, sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo. 2
2.3. El 20 de junio de 2008, mediante ResoluciOn 20309, el Jefe de Ia Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvio declarar infundada la oposicion presentada y conceder el registro como marca del signo EL GRAN TRIGAL + LOGO Estamos pa' servirle sumerce (mixto) para proteger productos comprendidos en la Clase 31 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza. 2.4. El 3 de febrero de 2009, MOLINO SANTA MARTA, interpuso demanda de nulidad contra la ResoluciOn 20309. 2.5. El 23 de agosto de 2013, Ia SecciOn Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia RepUblica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal Ia InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 136 literal a), 154 y 172 de Ia Decisi6n 486 de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de Ia demanda de nulidad formulada por MOLINO SANTA MARTA 3.1. Que los signos mixtos EL TRIGAL y el GRAN TRIGAL son similares, al grado de causar confusi6n y dado que la marca EL TRIGAL de su propiedad se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la ResoluciOn 20309, no es posible registrar como marca el signo solicitado, conforme a Ia prohibicion del literal a) del Articulo 136 de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina. 3.2. Los signos confrontados son confundibles en los campos ortografico, fonetico e ideologico. 3.3. Por tratarse de signos de naturaleza mixta, se debe tomar en consideracion que, en ambos casos, el elemento predominante es el denominativo. 3.4. El signo solicitado es Ia reproduccion identica de Ia marca fundamento de la acci6n, salvo por Ia expresion GRAN, la cual no le otorga ninguna distintividad al signo solicitado, por ser una expresi6n absolutamente descriptiva. / 3
3.5. La expresion EL TRIGAL no es debil, pues no indica de forma alguna un genero, cualidad ni caracteristica esencial de productos amparados en la Clase 30 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza, pues un vocablo es debil cuando es fuertemente evocativo del producto al cual corresponde su registro. 3.6. En caso de considerar detail a la expresion EL TRIGAL, cabe indicar que la debilidad de una marca, trae como consecuencia el no poder impedir que otras marcas evoquen las mismas cualidades o caracteristicas, pero no el permitir que se registren marcas confundibles con ella. 3.7. Los productos que los signos en conflicto protegen son productos conexos, ya que los productos de Ia Clase 30 y 31 de Ia ClasificaciOn de Niza son de Ia misma naturaleza (alimentos para consumo humano), se comercializan y publicitan por los mismos medios; y, por tanto, se presenta entre ellos conexion competitiva. 4. Argumentos de Ia contestaci6n a la demanda por parte de la SIC 4.1. Para que exista el riesgo de confusi6n o asociaci6n es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonetico. En segundo lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. 4.2. Resulta claro y evidente que el signo solicitado EL GRAN TRIGAL Estamos pa' servirle sumerce (mixto) no se encuentra inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Articulo 136 de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina. 4.3. Se realizo un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo adernas su registrabilidad frente a derechos de terceros. 4.4. En el presente caso, tratandose de signos mixtos, en donde predomina el elemento grafico frente al denominativo, se concluye que sus caracteristicas graficas son suficientemente distintivas y vistos en conjunto, no generan riesgo de confusion. 4.5. El signo solicitado tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca, aclarando que sobre las expresiones aisladas no hay derecho de use exclusivo, ya que dicho derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposicion de sus elementos. 4
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisi6n 4865 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. Procede unicamente la interpretaci6n del Articulo 136 literal a), toda vez que, en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al derecho al uso exclusivo al uso de la marca registrada y la nulidad marcaria. 2. De oficio se interpretara el Articulo 135 literal g) de Ia Decisi6n 486 referente a los terminos de uso comun. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusi6n directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. ComparaciOn entre signos mixtos. 3. ComparaciOn entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 4. Palabras de uso comon en la conformacion de una marca. La marca debil. 5. Conexion competitiva entre las clases 30 y 31 5 "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la respective oficina nacional competente. "Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona yen cualquier momento, la nulidad absolute de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135. La autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relative de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando este se hubiera efectuado de male fe. Esta acci6n prescribira a los cinco arms contados desde la fecha de concesion del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectaran as que pudieran corresponder por (Janos y perjuicios conforme a la legislacion intema. No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad unicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran del registro de la marca. 5
D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos EL TRIGAL (mixto) y EL GRAN TRIGAL Estamos pa' servirle sumerce (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idonticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; (...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el poblico consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples I nterpretaciones Prejudiciales6. 1.3. En cuanto al riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee7. 1.4. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen 6 Se destacan las siguientes: InterpretaciOn Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretacion Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e InterpretaciOn de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 Proceso 397-IP-2015. 6
empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion economica8. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o t6nica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idontico y/o semejante9. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosw: 1.6.1. La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor lbidem. Ibidem. 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e InterpretaciOn Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7
dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 1.6.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estos es donde se puede percibir el riesgo de confusi6n o de asociaci6n. 1.6.4. Al efectuar la comparacion en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cam el producto o servicio es percibido por el public consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusion o de asociacion. De acuerdo con las maximas de la experiencia, at consumidor especializado se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atenci6n puede ser de variable percepci6n en relacion con Ia categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar Ia posible percepcion que tendria el public consumidor de los productos de Ia Clase 30 y 31 de la ClasificaciOn Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociacion. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2. Cornparacion entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a Ia presunta confusion entre los signos mixtos EL TRIGAL y EL GRAN TRIGAL Estamos pa' servirle sumerce, se abordara en este acapite, lo relativo a este tema. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinacion de estos elementos at ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas existentes en el mercado. Sin embargo, at efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cual de estos 8
elementos prevalece y tiene mayor influencia en Ia mente del consumidor, si el denominativo o el graficoll. 2.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de Ia marca mixta se Ia protege en su integridad y no a sus elementos por separado12. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definici6n son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamario, color y colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.13 2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cual es el elemento caracteristico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para Ia comparacion entre signos denominativos: 2.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una funci6n diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominacion. 11 Proceso 12-IP-2014. 12 Proceso 55-IP-2002, diserio industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N 821, de 01 de agosto de 2002. 13 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta)"c.a.s.a", publicado en la Gaceta Oficial N 410, de 24 de febrero de 1999. 9
2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacts de una manera más fu3-.te en is mente del consumidor, ya que esto mostraria coma as captada Ia marca en el mercado14. 2.7. Si de Ia comparacion resultare que el elemento caracteristico del signo mixto es el grafico, en principio, no existira riesgo de confusion con el signo denominativo. 2.8. En este caso, entre los signos EL TRIGAL (mixto) y EL GRAN TRIGAL Estamos pa' servirle sumerce (mixto), al momento de comparar los signos se debera tener en cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y uno grafico, debiendo establecerse cual es el predominante. 2.9. En el analisis de una marca mixta se debera determinar quo elemento, sea denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en Ia mente del consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de Ia marca mixta es el más caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamario, color y colocacion de los elementos graficos, y tambien si estos ultimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.15 2.10. Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparaci6n entre signos figurativos, en relacion con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es Ia idea o concepto que el dibujo suscita en Ia mente de quien Ia observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta is combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro16. En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a Ia distincion de los elementos mencionados, pues Ia confusion bien puede presentarse 14 Proceso 56-IP-2013. 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 16 Sobre esto se puede consultar la InterpretaciOn Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 10
en los trazos del c,t1.1!o, en el concepto que evocan o en los colorer que contienen, asi corn en la disposicion de los mismos en ci conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideologica suele prevalecer. 2.11. Sobre la base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios serialados en los puntos precedentes. 2.12. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3. Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusi6n entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, se abordara en este acapite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, tambien puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamario, color, diseno y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cual es el elemento predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo17 entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusion. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las 17 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e InterpretaciOn Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 11
silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta Ia silaba tonica de los signos a comparar, ya que, si ocupa Ia misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. 3.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica Ia sonoridad de Ia denominacion. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada Ia marca en el mercado. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en Ia distintividad del conjunto marcario, en cuya direccion son aplicables los siguientes parametros18: 3.4.1. Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordacion en el poblico consumidor. 3.4.2. Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia extension de Ia palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en Ia mente del consumidor. 3.4.3. Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de Ia palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de Ia palabra podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor. 3.4.4 Analizar si Ia palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de 18 Se destaca la siguiente providencia: InterpretaciOn Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, InterpretaciOn Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretacion Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 12
debilidad. En este caso, Ia palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. 3.4.4. Analizar si Ia palabra es generica, descriptiva o de uso comiin. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.5. Analizar el grado de distintividad de Ia palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar Ia palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.5.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 3.4.5.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 3.4.5.3. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar Ia relevancia en el conjunto. 3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacian Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos mixtos EL GRAN TRIGAL + LOGO Estamos pa' servirle sumerce y EL TRIGAL. 4. Palabras de uso corm:in en Ia conformacion de una marca. La marca debil 4.1. El literal g) del Articulo 135 de Ia DecisiOn 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion coman o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; ( ) 13
+71:rscritl brohibe el registro signos conformados exclusiviamonte por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso comun al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este Ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es debil porque tiene una fuerza limitada de oposicion, ya que las particulas genericas o de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca.' 4.3. Una marca que contenga una particula de uso comun no puede impedir su inclusion en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una particula de uso comun. El titular de una marca con un elemento de uso comun sabe que tendra que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendra efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso comun son necesariamente debiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.2o. 4.4. En tal virtud, se debera establecer si existe algun elemento de uso comun en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 30 y 31 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza para de esta manera establecer su caracter distintivo y, posteriormente, debera realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia no impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5. Conexion competitiva entre las cases 30 y 31 5.1. En Ia controversia planteada se advierte que el signo solicitado EL GRAN TRIGAL + LOGO Estamos pa' servirle sumerce (mixto) para proteger productos de la Clase 31 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, es confundible con Ia marca EL TRIGAL para la Clase 30 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que Ia inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se 19 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 20 Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA. 14
indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la DecisiOn 486.21 5.3. Se debera matizar Ia regla de Ia especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o use de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.22 5.4. Para apreciar Ia conexion competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza23 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la ClasificaciOn Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribucion y de comercializacion, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines24, la tecnologia empleada, la 21 Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina. - "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran Ia similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparacion, se debera tomar en cuenta, en razon de la regla de la especialidad, la identificaci6n de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicacion en el nomenclator. Vease, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 24 Vease, por ejemplo, InterpretaciOn Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 15
finplidnd flincion, el mismo genera, la misma naturaleza de.os productcs o servicios, 3sto, ent.:1 otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribucion, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la yenta de productos dentro de tiendas especializadas en combinacion con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. De igual manera, los canales de distribucion independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricacion diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.25 En efecto, para analizar la conexion competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.26 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideracion que existe conexion competitiva cuando los productos o servicios en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro27. Para apreciar la conexion 25 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de genero y el precio de los productos o servicios. 26 De modo referencia! ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - LegislaciOn - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 27 En lo que concierne a la sustitucion de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo senalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [VersiOn espanola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverte S.A. Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitucion de un cambio en el precio de un bien es la variacion en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en terminos relativos por el bien que se ha vuelto más 16 If"
competitiva, o sustitucion, entre productos, se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5. Conforme los criterios senalados, se debera determinar la existencia de conexion competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer la conexion competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre 51 para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de Ia naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer la conexion competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que unicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este ultimo supuesto, se requerira la concurrencia de otros criterios para Ia consecucion del proposito de establecer la conexion competitiva.28 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente InterpretaciOn Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00088, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto. La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. )1 Cecilia Luisa AyllOn Quinteros MAGISTRADA a erc an M ISTRADA barato en terminos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitucion. Vease:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&h1=es&sa.x&ved=0ahukewjqmbyuus3mahx1hr4khrxzaxcq6aeijta C#v=onepage&q=microecononnia /020efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 28 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17
Hernán mero Zambra AG De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretarip. Hernan mero Za rano TE Gbsta o Garci nto SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18