NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS MARCAS COMUNITARIAS

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1 NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS MARCAS COMUNITARIAS 1. OBJETIVO El objetivo del presente procedimiento es conseguir mejoras continuas en la calidad de la actividad de toma de decisiones en los procedimientos de examen y de oposición relativos a la marca comunitaria. 2. ALCANCE El alcance de este procedimiento es el establecimiento de un sistema de control adecuado y eficaz que permita evaluar una muestra de decisiones adoptadas en procedimientos de examen y de oposición y verificar que cumplen los atributos de calidad predefinidos. Mediante este procedimiento se pretende: A. Ofrecer una imagen fiable de la calidad de la actividad de toma de decisiones en los procedimientos de examen y de oposición relativos a la marca comunitaria; B. Facilitar información valiosa para el análisis de la calidad; C. Permitir a la Oficina adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para conseguir mejoras en esos ámbitos. 3. RESPONSABILIDADES El procedimiento entraña la participación de los dos departamentos que intervienen en el examen y la oposición de marcas comunitarias, a saber, el Departamento de Marcas y Anulación (TMCD) y el Departamento de Marcas y del Registro (TMRD) así como el Departamento de Política de Propiedad Industrial (DIPP). No obstante, las principales responsabilidades se comparten del modo siguiente: A. Directores de TMCD, TMRD y DIPP: aprueban la lista de atributos de calidad que deben comprobarse y la práctica en cuanto a lo que cabe considerar un error; deciden sobre la distribución interna y externa de los informes de calidad. B. Asesores jurídicos: son examinadores con experiencia que tienen la responsabilidad de revisar las decisiones basadas en motivos de denegación absolutos y relativos con arreglo a atributos y prácticas de calidad establecidos. C. Expertos en clasificación: son examinadores con experiencia que tienen la responsabilidad de revisar las decisiones de clasificación con arreglo a atributos y prácticas de calidad establecidos. D. Coordinador de control de calidad: genera las muestras estadísticas a partir de poblaciones relevantes y distribuye los casos incluidos en la muestra, para su revisión, entre los asesores jurídicos y los expertos en clasificación; presta apoyo técnico a los asesores jurídicos y a los expertos en clasificación en la realización del procedimiento de control. E. Grupo de revisión de control de calidad efectúa análisis trimestrales y está formado por representantes del TMCD, el TMRD, el Departamento de Política de PI y el Departamento de Gestión de Calidad. 4. ACTIVIDADES 4.1 Definición de la muestra Desde un punto de vista estadístico, las poblaciones relevantes son las siguientes:

2 - Todas las solicitudes de marca comunitaria listas para su publicación y todas las decisiones denegatorias basadas en motivos absolutos; - Todas las decisiones sobre el fondo adoptadas en procedimientos de oposición. A partir de las poblaciones citadas se generan dos muestras, empleando la herramienta de muestreo aleatorio de Excel. Los tamaños de las muestras son los siguientes: - Decisiones de examen: 102 decisiones a la semana 1 (7 % de la población total) - Decisiones de oposición: 16 decisiones a la semana (15 % de la población total) 4.2 Verificación de los atributos Cada caso incluido en la muestra de decisiones de examen se asigna a un asesor jurídico y a un experto en clasificación. En cada asunto concreto, los asesores jurídicos y los expertos en clasificación deben verificar la corrección de cada atributo predefinido y conservar los registros en una base de datos ad hoc. El Grupo de asesores jurídicos y el Grupo de expertos en clasificación revisan todos los errores detectados por los asesores jurídicos o los expertos en clasificación en los últimos controles y confirman o rechazan cada uno de ellos. En relación con cada error confirmado, el asesor jurídico o el experto en clasificación del servicio 2 lo notifica al examinador que corresponda y, si es posible una subsanación, le pide que corrija el error. El mismo procedimiento se aplica a los casos incluidos en la muestra de decisiones de oposición. No obstante, todos ellos se asignan únicamente a los asesores jurídicos, ya que el procedimiento en cuestión no conlleva decisión clasificatoria alguna. 4.3 Recogida y análisis de la información A partir de los resultados de los controles de calidad registrados, se generan informes mensuales. El Grupo de asesores jurídicos y el Grupo de expertos en clasificación realizan análisis mensuales para identificar las medidas que puedan emprenderse a fin de reducir la futura aparición de errores. Trimestralmente, el Grupo de revisión de control de calidad realiza un análisis más general. Este análisis tiene dos objetivos. En primer lugar, sirve para calcular los niveles de servicio alcanzados, que se publican en el sitio web. En segundo lugar, sirve para localizar deficiencias en la consecución de los objetivos, identificar tendencias y comprender mejor las causas de los problemas de rendimiento, de modo que se puedan proponer medidas preventivas para su debate y aprobación. El Grupo de revisión de control de calidad está formado por representantes del TMCD, el TMRD, el DIPP y el Departamento de Gestión de Calidad. 5. NORMAS DE CALIDAD Se comprueba tanto la forma como el contenido de las decisiones. Más adelante se enumeran los puntos que se someten a control, si procede. Se distingue entre decisiones de clasificación, decisiones de examen de motivos absolutos y decisiones de oposición. En cuanto a la forma, las decisiones por escrito deben cumplir los requisitos formales que se citan posteriormente (apartados 7.1 y 8.1) 1 Las decisiones denegatorias se incluyen en la muestra pero su proporción es bastante baja ya que ésta corresponde a la proporción de la población total. 2 El asesor jurídico o el experto en clasificación que registra el error no es la misma persona que comunica la información al examinador porque los controles de calidad en un servicio los realizan asesores jurídicos o expertos en clasificación de otros servicios.

3 En cuanto al contenido, las principales cuestiones que deben analizarse son las siguientes: Es acorde la decisión con la práctica de la Oficina? Está la decisión suficientemente motivada? Sustenta la motivación expuesta el resultado de la decisión? Se han aportado argumentos claros, completos y concisos para cada conclusión de la decisión? Se ha citado la jurisprudencia apropiada? 5.1. Clasificación La clasificación se comprobará sobre la base de los elementos siguientes: Se han empleado adecuadamente las herramientas informáticas de la Oficina? Es acorde la clasificación con la práctica de la Oficina? Se han detectado errores de puntuación? Es la formulación excesivamente vaga? Se han comprobado expedientes paralelos? 5.2. Motivos absolutos Forma Se ha empleado la plantilla? Se repite la carta tipo de objeción 110 en la objeción final? Identifica la objeción/decisión claramente la marca y los productos y servicios? Identifica la objeción/decisión claramente los motivos de la objeción, incluidas las cuestiones de derecho y de hecho pertinentes? Resume la decisión los elementos relevantes expuestos por el solicitante en su respuesta? Se refutan tales elementos relevantes? Contenido Es conforme la decisión con los Reglamentos, la jurisprudencia pertinente, las directrices, los manuales, las notas relativas a la práctica, las actas de los asesores jurídicos o cualquier otra fuente que recoja la práctica de la Oficina? Se ha invocado el motivo de denegación adecuado? Contiene una motivación adecuada, que incluya las posibles pruebas? Se ha identificado la lengua en la que es aplicable el motivo? Se ha empleado un lenguaje claro y correcto? Directrices detalladas sobre el contenido La decisión debe ser conforme a los Reglamentos, la jurisprudencia pertinente, las directrices, los manuales, las notas relativas a la práctica, las actas de los asesores jurídicos o cualquier otra fuente que recoja la práctica de la Oficina.

4 Se ha invocado el motivo de denegación adecuado? La decisión debe basarse en el motivo jurídico adecuado. Por ejemplo, una marca tridimensional podría denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e) o al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, en función de la marca de que se trate. Por otra parte, si la denegación se basa en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, la decisión debe indicar si la marca designa la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio en cuestión. Si se considera que existe un motivo de denegación absoluto, el examinador redactará una objeción motivada en la que se especifiquen todos y cada uno de los motivos de denegación Contiene una motivación adecuada, que incluya las posibles pruebas? La decisión debe explicar la razón por la que es aplicable el motivo invocado, aunque para ello haya de exponer obviedades Se ha identificado la lengua en la que es aplicable el motivo? La decisión debe indicar la lengua o lenguas a las que se aplica el motivo de denegación invocado Se ha empleado un lenguaje claro y correcto? Lenguaje correcto: Es el estilo suficientemente formal, es decir, no coloquial? Es correcto desde el punto de vista ortográfico y gramatical? Se ha efectuado una relectura de la decisión? Claridad: Se exponen las cuestiones relevantes de un modo lógico? Sustenta la motivación expuesta el resultado de la decisión? 5.3. Decisiones de oposición Forma Se ha empleado la plantilla? Identifica la decisión claramente a las partes? Identifica la decisión claramente la marca impugnada y los productos y servicios impugnados? Identifica la decisión claramente los derechos anteriores pertinentes y los motivos? Resume la decisión los puntos relevantes expuestos por las partes? Expone claramente la conclusión: - los productos y servicios con respecto a los cuales se estima (en parte) la oposición; - los productos y servicios con respecto a los cuales se desestima (en parte) la oposición; - la decisión en materia de costas; - el reparto de las costas? Contenido La decisión debe ser conforme a los Reglamentos, la jurisprudencia pertinente, las directrices, los manuales, las notas relativas a la práctica, las actas de los asesores jurídicos o cualquier otra fuente relativa a la práctica de la Oficina.

5 Se motivan todas y cada una de las conclusiones de la decisión? Admisibilidad Acreditación Prueba de uso Identidad Riesgo de confusión, artículo 8, apartado 1, del RMC - Comparación de productos y servicios - Comparación de los signos - Elevado carácter distintivo/renombre - Conclusión sobre el riesgo de confusión Marca de agente o representante, artículo 8, apartado 3, del RMC Artículo 8, apartado 4, del RMC Si el motivo se basa en el artículo 8, apartado 5, del RMC: - Similitud - Renombre - Perjuicio/aprovechamiento indebido - Justa causa Se ha empleado un lenguaje claro y correcto? Directrices detalladas sobre el contenido CUESTIONES DE HECHO Si se va a estimar una oposición sobre la base de un derecho anterior (aunque se hayan reivindicado varios), bastará con que el derecho anterior en el que se base la decisión quede claramente indicado en la parte relativa a las cuestiones de hecho. Debe incluirse, además, una declaración general como la siguiente: «la oposición se basa asimismo en otros diez registros anteriores». En caso de que se desestime la oposición, se mencionarán todos los derechos anteriores, indicando el territorio, el número de registro y el signo. En la parte relativa a las cuestiones de hecho, deberán mencionarse los argumentos relevantes de las partes, sin entrar en detalles. Se tratarán en la parte de la decisión que corresponda ADMISIBILIDAD No es necesario abordar la cuestión de la admisibilidad de todos los derechos anteriores si la oposición se estima en virtud de uno solo de tales derechos anteriores, que se haya considerado admisible. Si la oposición se desestima, tanto en cuanto al fondo como debido a que algunos de los derechos anteriores se han considerado inadmisibles, se abordarán ambas cuestiones y se motivarán FALTA DE PRUEBAS Si la oposición no se ha acreditado adecuadamente, deberá rechazarse únicamente por dicho motivo. No debería abordarse, pues, la cuestión del riesgo de confusión. No es necesario tratar la cuestión de la acreditación de todos los derechos anteriores si la oposición se estima en virtud de uno solo de tales derechos anteriores, que se haya probado adecuadamente. Si la oposición se desestima, tanto en cuanto al fondo como debido a que algunos de los derechos anteriores no se han acreditado, se abordarán ambas cuestiones y se motivarán.

6 Prueba de uso Si existieren derechos anteriores no sujetos a la obligación de uso que llevaron a la conclusión de que existe riesgo de confusión, será innecesario evaluar la prueba del uso presentada en relación con los demás derechos anteriores. Si los signos o los productos y servicios en relación con los cuales se registró la marca anterior son distintos a los de la marca comunitaria impugnada, no será necesario abordar la cuestión de la prueba del uso. Al evaluar la prueba del uso, si las pruebas se consideran convincentes, bastará con indicar los documentos que han servido para llegar a tal conclusión y la razón. Si las pruebas presentadas no demuestran que el uso es suficiente, tal circunstancia podrá formularse de manera general, del modo siguiente: «las pruebas presentadas se consideran insuficientes para demostrar que la marca se ha utilizado efectivamente, ya que ninguna de ellas se refiere al periodo en cuestión». Si una oposición se rechaza porque la prueba del uso se ha considerado insuficiente, no se deberá tratar la cuestión del riesgo de confusión Comparación de productos y servicios: motivación La comparación de los productos y servicios debe comprender todos los productos y servicios impugnados. Si estos se pueden agrupar, la comparación podrá efectuarse entre grupos de productos y servicios. Los criterios según los cuales debe hacerse la comparación serán los mencionados en la sentencia Canon y en las directrices. Se considera que existe similitud aunque los productos y servicios comparados coincidan con arreglo a uno solo de esos criterios. Sólo será preciso examinar y abordar los criterios pertinentes para los productos y servicios en cuestión. No bastará con mencionar que el criterio pertinente es distinto, a saber, que «el destino de tales productos es diferente». En este ejemplo, se debe mencionar la naturaleza de los destinos de los productos en cuestión y, si es necesario, por qué el destino de tales productos es distinto. Si los productos y servicios comparados son tan distintos que resulta obvia su disimilitud, bastará con hacer una declaración general en este sentido como motivación. Si el resultado de la comparación es negativo con arreglo a todos los criterios y para la totalidad de los productos y servicios impugnados y comparados, es decir, se trata de productos y servicios no similares, no será necesario comparar los signos Comparación de los signos: motivación Se deberá indicar el territorio de referencia. Se deberán identificar los elementos dominantes, esto es, los más destacados desde el punto de vista gráfico, de ambos signos, pero la comparación deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta todos los elementos de tales signos. La comparación de los signos se lleva a cabo en tres niveles: fonético, gráfico y conceptual, y deberá comprender los signos en su totalidad. Si no es posible efectuar la comparación en uno de los niveles (por ejemplo, en el fonético, porque la marca es figurativa), dicho nivel podrá quedar excluido.

7 Si sólo existe similitud en uno de los tres niveles, los signos serán no obstante similares y podrá indicarse el grado de similitud. La cuestión sobre si los signos son lo bastante similares como para dar lugar a un riesgo de confusión se debe abordar en la conclusión relativa al riesgo de confusión. Si los signos no son similares, no será necesario comparar los productos y servicios ni examinar las reivindicaciones relativas al renombre o al elevado carácter distintivo. No obstante, los signos sólo se considerarán no similares cuando no tengan nada en común Elevado carácter distintivo/renombre Si se reivindica, este punto deberá tratarse a menos que los signos no sean similares. Si las pruebas se consideran convincentes, bastará con indicar los documentos que han servido para llegar a tal conclusión y la razón. Si las pruebas presentadas no demuestran un elevado carácter distintivo o renombre, tal circunstancia podrá mencionarse de manera general, del modo siguiente: «las pruebas presentadas se consideran insuficientes para demostrar que la marca goza de renombre, ya que ninguna de ellas se refiere a la marca en cuestión» Conclusión sobre el riesgo de confusión En la conclusión, el grado de similitud de los signos y de los productos y servicios, el carácter distintivo inherente a los productos y servicios y el elevado carácter distintivo, así como el público de referencia, deben evaluarse en la medida en que ello resulte procedente. En este caso puede suceder que las marcas sean distintivas para algunos productos y servicios pero no para otros. En tal caso, habrá de establecerse una distinción relativa al riesgo de confusión. Si una oposición se acepta en virtud de uno de los derechos anteriores, no será necesario decidir sobre los demás derechos anteriores y bastará con formular una breve declaración que indique que éstos no se examinarán por economía procesal. Si una oposición no se estima en virtud del derecho anterior que se considera «más parecido» al signo impugnado, se podrá rechazar formulando una declaración general relativa a los demás derechos anteriores. No obstante, se mencionará el motivo por el cual los demás derechos anteriores se consideran aún menos similares que el derecho examinado Artículo 8, apartado 3, del RMC - Marca de agente o representante En principio, se deben examinar los cinco aspectos siguientes: a. Que el solicitante sea agente o representante del titular de la marca; b. Que la solicitud se haya presentado en nombre del agente; c. Que la solicitud se haya presentado sin el consentimiento del titular; d. Que el agente o representante no justifique sus actos; e. Que las marcas sean idénticas o similares. No obstante, si se incumple uno solo de los requisitos expuestos en las letras a), b), c) o e), la oposición se rechazará y será innecesario examinar el resto de requisitos.

8 Artículo 8, apartado 4, del RMC Marca no registrada anterior o signo utilizado en el tráfico económico En principio, se deben tratar los cinco puntos siguientes: a. El derecho anterior debe ser una marca no registrada o un signo similar; b. El signo debe utilizarse en el tráfico económico; c. El uso debe ser de alcance no únicamente local; d. El derecho debe haberse adquirido antes de la fecha de presentación de la marca impugnada; e. El titular del signo debe gozar del derecho a prohibir el uso de la marca impugnada, con arreglo a la legislación nacional que regula dicho derecho. No obstante, si se incumple uno solo de los requisitos expuestos, la oposición se rechazará y será innecesario examinar el resto de requisitos Artículo 8, apartado 5, del RMC Marca renombrada Similitud de los signos Los signos deben ser similares. Ha de efectuarse exactamente la misma comparación que se lleva a cabo en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC. Si una oposición se basa tanto en el riesgo de confusión como en lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMC, se debe hacer referencia al resultado de la comparación con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC. Véase el apartado Si los signos no son similares, la reivindicación con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC podrá desestimarse sin llegar a examinar los demás requisitos Renombre Si se reivindica, dicho punto deberá abordarse a menos que los signos no sean similares. Si las pruebas se consideran convincentes, bastará con indicar los documentos que han servido para llegar a tal conclusión y la razón. Si las pruebas presentadas no demuestran la existencia de renombre, tal circunstancia podrá mencionarse de manera general, del modo siguiente: «las pruebas presentadas se consideran insuficientes para demostrar que la marca goza de renombre, ya que ninguna de ellas se refiere a la marca en cuestión». La reivindicación con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC podrá desestimarse, en este caso, sin llegar a examinar los demás requisitos Perjuicio/aprovechamiento indebido La decisión debe indicar si el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o sería perjudicial para los mismos. Si el oponente no acredita suficientemente el cumplimiento de este requisito, la oposición se desestimará y será innecesario examinar el resto de elementos enunciados en el artículo 8, apartado 5, del RMC.

9 Sin justa causa Se debe presumir la falta de justa causa, extremo que puede refutar el solicitante. La decisión debe tratar este punto, a menos que la reivindicación se haya rechazado ya en uno de los puntos anteriores Lenguaje claro y correcto Lenguaje correcto: Es el estilo suficientemente formal, es decir, no coloquial? Es correcto desde el punto de vista ortográfico y gramatical? Se ha efectuado una relectura de la decisión? Claridad: Se exponen las cuestiones pertinentes de un modo lógico? Sustenta la motivación expuesta el resultado de la decisión?