CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL POR: JOSÉ LUIS REYES V. BOGOTÁ, AGOSTO 2 DE 2013
OBJETIVOS DEMOSTRAR QUE LA PROPIEDAD INTELECTUAL TRASCIENDE EL RESTRINGIDO CONCEPTO DEL DERECHO DE EXCLUSIVA. INTRODUCIR LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA TECNOLOGÍA EN GENERAL, EN ESPECIAL LOS CONTRATOS DE LICENCIA Y CESIÓN. PASAR REVISTA A ALGUNAS CLÁUSULAS MÁS FRECUENTES PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS.
TECNOLOGÍA PROPIEDAD INTELECTUAL TECNOLOGÍA: CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS APLICADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TAMBIÉN EL USO PRÁCTICO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA. DPIs: BIENES INMATERIALES, CONSISTENTES EN DERECHOS TEMPORALES DE EXCLUSIVA, RECONOCIDOS O CONCEDIDOS POR EL ESTADO A CIERTAS CREACIONES INTELECTUALES.
TECNOLOGÍA PROPIEDAD INTELECTUAL (Cont.) TECNOLOGÍA PUEDE SER LIBRE O PROTEGIDA. NO TODOS LOS DPI SON DE CARÁCTER TECNOLÓGICO (V.GR., SIGNOS DISTINTIVOS). NO TODA LA TECNOLOGÍA ES PROTEGIBLE COMO DERECHO DE PI (POR EJ. TECNOLOGÍA LIBRE; CIERTOS SECRETOS EMPRESARIALES).
A PROPÓSITO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES REFIEREN A INFORMACIÓN NO DIVULGADA QUE UNA PERSONA LEGÍTIMAMENTE DETENTE, QUE PUEDA USARSE EN CUALQUIER ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL, EN TANTO SEA: SECRETA; TENGA UN VALOR ACTUAL POR SER SECRETA; HAYA SIDO OBJETO DE MEDIDAS RAZONABLES PARA MANTENERLA EN RESERVA (ELEMENTO SUBJETIVO) LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL SE MANTIENE, EN TANTO SE CONSERVEN LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN MENCIONADOS. LOS SECRETOS EMPRESARIALES SON SUSCEPTIBLES DE SER LICENCIADOS O CEDIDOS.
MODALIDADES CONTRACTUALES DPI y SEs. CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO. CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE PI o DE SECRETOS EMPRESARIALES. CONTRATOS DE SERVICIOS PARA REALIZAR DESARROLLOS TECNOLÓGICOS.
LICENCIA JURÍDICAMENTE EN GENERAL PERMISO PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE DE LO CONTRARIO SERÍA CONTRARIA A DERECHO. EN PI. PERMISO OTORGADO POR EL TITULAR O EL SOLICITANTE DE UN DPI O EL DETENTADOR DE UN SECRETO EMPRESARIAL O DE UN CONJUNTO DE UNOS y/u OTROS, A UN TERCERO, PARA QUE ÉSTE PUEDA EXPLOTAR TODAS O ALGUNAS DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS, POR UN PERÍODO ESPECÍFICO Y DENTRO DE UN TERRITORIO O TERRITORIOS DETERMINADOS. LA LICENCIA CONSTITUYE, EN CONSECUENCIA, UNA EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O AL MONOPOLIO DE HECHO (CONSTITUIDO ALREDEDOR DEL SECRETO EMPRESARIAL).
ESPECIES DE LICENCIAS (PEDRO DE MIGUEL ASENSIO) SIMPLES: SE REFIEREN A UN SOLO TIPO DE BIENES INMATERIALES (P. INTELECTUAL o KNOW-HOW). MIXTAS: CUBREN DIFERENTES DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (EJ.: CONTRATO DE FRANQUICIA).
ESPECIES DE LICENCIAS (CONTINUACIÓN) RECÍPROCAS (CRUZADAS): EL LICENCIANTE FACULTA AL LICENCIATARIO A EXPLOTAR UN DPI A CAMBIO DE LA CONCESIÓN POR PARTE DE ÉSTE, DE OTRA U OTRAS LICENCIAS. INCLUIDAS EN OTRO TIPO DE CONTRATOS: FORMAN PARTE, NO NECESARIAMENTE PRINCIPAL DE CIERTOS CONTRATOS, V.GR., DE INGENIERÍA, JV, LLAVE EN MANO, ETC.
ESPECIES DE LICENCIAS (SEGÚN SU VOLUNTARIEDAD) CONTRACTUALES: CONSECUENCIA DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES DE LICENCIANTE Y LICENCIATARIO. OBLIGATORIAS: IMPUESTAS AL TITULAR DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN O DE MODELO DE UTILIDAD POR LA OFICINA ESTATAL COMPETENTE (ACTO SOBERANO EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DEL TITULAR DEL DERECHO). LA EXPLOTACIÓN POR EL TERCERO NO ES VIOLATORIO DE LA EXCLUSIVA OTORGADA.
LICENCIAS SEGÚN SU ÁMBITO SEGÚN SUS LÍMITES TERRITORIALES: LICENCIA TOTAL. LICENCIA PARCIAL. SEGÚN SUS LÍMITES CUALITATIVOS: DE FABRICACIÓN. DE COMERCIALIZACIÓN. DE EXPORTACIÓN. PARA PATENTES, SE PRESUME TOTAL, ARTs. 556 Y 557 C.Co.) EN ATENCIÓN A SU INDIVIDUALIDAD: ÚNICAS (RIESGO POR COMPETIR CON LICENCIANTE) EXCLUSIVAS. NO EXCLUSIVAS (LAS PRESUME LA LEY - ART. 556, 1º C.Co.) EXCLUSIVIDAD O NO EXCLUSIVIDAD TRANSICIONAL.
LICENCIAS SEGÚN SU OBJETO SU OBJETO PUEDE REFERIRSE A: CREACIONES INTELECTUALES O INDUSTRIALES PROTEGIDAS CON DERECHOS DE EXCLUSIVA. BIENES INMATERIALES NO PROTEGIDOS CON DERECHOS EXCLUSIVOS. SOLICITUDES DE DERECHOS EN TRÁMITE ANTE LA OFICINA COMPETENTE. KNOW HOW. ESQUEMAS MIXTOS: IMPLICAN SIMULTÁNEAMENTE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS SOBRE DERECHOS EXCLUSIVOS Y NO EXCLUSIVOS.
SUJETOS DEL CONTRATO DE LICENCIA LICENCIANTE O LICENCIADOR: TITULAR y/o SOLICITANTE DEL (DE LOS) DERECHO(S) DE EXCLUSIVA y/o POSEEDOR DE UN MONOPOLIO DE HECHO (E.G., KNOW-HOW) QUE AUTORIZA SU EXPLOTACIÓN A UN TERCERO. LICENCIATARIO O LICENCIADO: PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE EXPLOTA UN DERECHO EXCLUSIVO CONCEDIDO O EN TRÁMITE y/o UN MONOPOLIO DE HECHO POR AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR, SOLICITANTE O POSEEDOR.
CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS MERCANTIL. TÍPICO O NOMINADO? (ARTS. 57, 106, 162, 264 DECISIÓN 486). CONSENSUAL (NO CONFUNDIR REQUISITOS DE EFICACIA CON REQUISITOS DE OPONIBILIDAD). ONEROSO. CONMUTATIVO ( QUÉ PASA EN LAS LICENCIAS DE SOLICITUDES DE PI EN TRÁMITE? TRACTO SUCESIVO. DE LIBRE NEGOCIACIÓN (NO ADHESIVO).) INTUITU PERSONAE. DE COLABORACIÓN, NO ASOCIATIVO.
ALTERNATIVAS DE PAGO POR LA LICENCIA SUMA FIJA PREDEFINIDA (PAID UP LICENSE) UTILIZADA EN DERECHOS A PUNTO DE EXPIRAR O POR SIMPLIFICACIÓN CONTABLE. A MODO DE DERECHO DE ENTRADA o ENTRANCE FEE. PAGADA EN INSTALAMENTOS. ROYALTY O REGALÍA SUMA PERIÓDICA PAGADA AL LICENCIANTE COMO RETRIBUCIÓN POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS ACTIVOS LICENCIADOS. REMUNERACIÓN MIXTA.
DEFINICIÓN DEL MONTO DEL ROYALTY BASE: SUELE ESTABLECERSE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS NETAS, PERO PUEDE HABER OTROS CRITERIOS (VENTAS BRUTAS, UTILIDADES, ETC.) TASA: SU MONTOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE INNUMERABLES CIRCUNSTANCIAS (TIPO DE DERECHOS CONCEDIDOS, RAMO INDUSTRIAL, FECHA DE EXPIRACIÓN DE LOS DPI, EXCLUSIVIDAD, TERRITORIO, COMPETIDORES ACTUALES O POTENCIALES FACULTAD O NO DE SUBLICENCIAR, ETC.
DEFINICIÓN DEL MONTO DEL ROYALTY (II) EN DUDA, TASA SUELE ESTABLECERSE ENTRE UN 5% Y UN 10% DE ROYALTY MENSUAL. PUEDE ESTABLECERSE UN ROYALTY MÍNIMO Y VARIARSE EL MISMO (HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS. LICENCIATARIO DEBE PROCURAR ESTIPULACIÓN MFL y EVITAR MÍNIMO GARANTIZADO, AL MENOS AL COMIENZO. GIROS AL EXTERIOR: BASE (100% DEL VALOR A GIRAR)* y TARIFA (33%) DE RETEFUENTE EN GIROS DE ROYALTIES AL EXTERIOR. * SALVO LICENCIAS DE SOFTWARE BG= 80%
ASIGNACIÓN TERRITORIAL ELEMENTO ESENCIAL Y SENSIBLE DEL CONTRATO DE LICENCIA. DEBE DEFINIRSE CON PRECISIÓN. LA REMUNERACIÓN VARÍA SI EXISTE EXCLUSIVIDAD PARA EL LICENCIATARIO EN EL (LOS) TERRITORIO(S) O SI LA LICENCIA ES ÚNICA. LEY COLOMBIANA NO PRESUME EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL A FAVOR DEL LICENCIATARIO, NI FACULTADES DE OTORGAR SUBLICENCIAS (ART. 556, NUMS. 1º y 3º C.Co.)
PLAZO DEL CONTRATO CONTRATO DE LICENCIA ES DE TRACTO SUCESIVO. PERO, SU EXTENSIÓN DEPENDERÁ DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES (E.G., RECUPERACIÓN DE INVERSIONES o PUNTO DE EQUILIBRIO). EN LICENCIAS SIMPLES, PLAZO PUEDE SER MENOR QUE EL DE VIGENCIA DEL DERECHO ÚNICO, AUNQUE NO MAYOR, A MENOS QUE EL TÍTULO SEA RENOVABLE A LA EXPIRACIÓN (E.G., MARCAS) O QUE NO EXPIRE (SE). LICENCIAS DE SOFTWARE PUEDEN SER A PERPETUIDAD.
DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEBEN ESPECIFICARSE CON PRECISIÓN EL DERECHO A LICENCIAR (V.GR., PATENTE #, MARCA XXX, SECRETO YYY, ETC.) Y LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS. TRATÁNDOSE DE LICENCIAMIENTO DE VARIOS DERECHOS (LICENCIA COMPLEJA) SE SUGIERE PRECISARLOS EN UN ANEXO. ESTABLECER SI LA LICENCIA INCLUYE ASISTENCIA TÉCNICA (OJO CON LAS IMPLICACIONES FISCALES).
ASPECTOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE LICENCIA OTORGAMIENTO. OJO IDENTIFICAR DERECHOS CONFERIDOS Y ATRIBUCIONES. EXCLUSIVIDAD Y SUBLICENCIAS. ÁMBITO TERRITORIAL. REMUNERACIÓN (FEE, ROYALTIES, ASISTENCIA. TÉCNICA) / MÍNIMOS GARANTIZADOS, CONTROL DE OPERACIONES E INGRESOS.
OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE ABSTENERSE DE EJERCER SU DERECHO DE EXCLUSIÓN FRENTE AL LICENCIATARIO. REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES A SU ALCANCE PARA PERMITIR LA EXPLOTACIÓN DEL BIEN O BIENES LICENCIADOS POR EL LICENCIATARIO (PERSEGUIR TURBACIONES, MANTENER VIGENTES LOS DERECHOS / PROSEGUIR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS, ETC. PROVEER ASISTENCIA TÉCNICA AL LICENCIATARIO, CUANDO ELLO SE REQUIERA. RESPONDER POR PERJUICIOS CAUSADOS AL LICENCIATARIO Y A TERCEROS.
OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO EXPLOTAR LA LICENCIA. PAGAR LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS ACORDADAS /PERMITIR AUDITORÍAS. Obligación de NO DIVULGACIÓN. (CUANDO APLIQUE). OBLIGACIÓN DE NO COMPETENCIA. OBLIGACIÓN DE NO CESIÓN (INTUITU PERSONAE). INFORME SOBRE TURBACIONES DE QUE LOS DERECHOS SEAN OBJETO. AJUSTAR PRODUCTOS O SERVICIOS A ESTÁNDARES DE CALIDAD PREESTABLECIDOS. COMUNICAR MEJORAS INTRODUCIDAS A LA(S) TECNOLOGÍA(S) LICENCIADA(S). OJO GRANT BACK.
ASPECTOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE LICENCIA (II) ASISTENCIA TÉCNICA Y/O COMERCIAL. CONTROLES DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. DURACIÓN Y CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. MISCELÁNEOS.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE EL TITULAR DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS (LICENCIANTE) AUTORIZA EL USO DE UN PROGRAMA DE COMPUTADOR A UN TERCERO (LICENCIATARIO) A CAMBIO DE UN PRECIO, SOMETIENDO EL USO A PRECISOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.. MARCELA CASTRO DE CIFUENTES) SEGÚN LA AUTORA: LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA DELIMITAN DERECHOS DEL CESIONARIO. LA LICENCIA PUEDE SER TEMPORAL O PERPETUA. NO ES EXCLUSIVA NI SUELE IMPLICAR TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (CONT.) SEGÚN DNDA ( Concepto 1-2004-21716 de Diciembre 31 de 2004 ) LA LICENCIA DEBE ESTABLECER ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES FACTORES: TIEMPO. TERRITORIO. FORMA SINGULAR DE APROVECHAMIENTO DE LA OBRA Y DEL MEDIO O SOPORTE PARA SU DIFUSIÓN, PARA EVITAR QUE POR SU INDETERMINACIÓN SE TORNE EN UNA CESIÓN DEL DERECHOS. DERECHOS ESPECIALES DEL LICENCIATARIO: A) HACER FIJACIÓN DEL PROGRAMA EN LA MEMORIA DEL COMPUTADOR (ART. 26 DE LA DECISIÓN ANDINA DE 1993). b) REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD O DE BACK UP (ARTÍCULO 24 LITERAL B) DE LA DECISIÓN ANDINA DE 1993). c) ADAPTAR EL PROGRAMA PARA SU EXCLUSIVA UTILIZACIÓN (ARTÍCULO 24 DE LA DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993).
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS CONSISTE EN LA TRANSMISIÓN POR PARTE DEL CEDENTE DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, A CAMBIO DE UN PRECIO, NORMALMENTE EN DINERO. (PEDRO DE MIGUEL ASENSIO). OBLIGACIONES DEL CEDENTE: GARANTIZAR LA VIGENCIA DEL DPI O KNOW HOW RESPECTIVO. TRANSFERIR LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL TERRITORIO O TERRITORIOS ACORDADOS O BIEN, LA DEL SECRETO EMPRESARIAL. OBLIGACIONES DEL CESIONARIO: PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN RESPECTIVA.