CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Transcripción

1 APECTOS LEGALES DE LA CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Laura Montoya Terán Asesoría Jurídica Pons Patentes y Marcas

2 Derechos de propiedad industrial cuya cesión PUEDE acogerse al beneficio fiscal Patentes Modelos de utilidad d Dibujos o modelos industriales (diseños industriales) Planos y fórmulas o procedimientos secretos Know how - Ausencia de definición legal: Conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o procedimiento. Elementos esenciales: carácter secreto, sustancial e identificado. d

3 NO PUEDEN ACOGERSE AL BENEFICIO FISCAL: Marcas. Obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas. Derechos de imagen. Equipos industriales, comerciales o científicos. Software Contratos de franquicia?

4 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA: Licencia contractual de derechos: Patente t / Modelo de Utilidadd Diseño industrial (dibujo o modelo industrial) Know-how Cesión de derechos (en sentido estricto): Patente / Modelo de Utilidad Diseño industrial (dibujo o modelo industrial) Know-how

5 LICENCIAS - REGULACIÓN: De patente y modelo de utilidad: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad. De diseños (dibujos/modelos) industriales: Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre, de 2001 sobre los diseños o modelos comunitarios. Know-how regulación dispersa.

6 LICENCIAS DE PATENTE, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑO TIPOS Exclusivas / no exclusivas presunción de no exclusividad. Totales / parciales. Gratuita / onerosa. Cesiones de licencias / sublicencias - presunción de que no se puede sublicenciar. Recíprocas o cruzadas. Complejas o mixtas.

7 LICENCIAS DE PATENTE, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑO Obligaciones del licenciante: Garantizar la posesión legal y pacífica del derecho. Responde de la evicción y de los vicios intrínsecos del derecho licenciado. Transmitir el know-how necesario para explotar la patente. Obligaciones del licenciatario: Utilizar el derecho licenciado (licenciatario exclusivo) y dentro de los límites pactados. Abonar la contraprestación pactada. Advertir al licenciante sobre infracciones del derecho licenciado. Requisitos formales: forma escrita como requisito de validez. Registro: efectos frente a terceros de buena fe.

8 LICENCIA DE KNOW HOW El titular comunica a un tercero sus conocimientos y le autoriza a emplearlos de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. Modalidades: similar a la licencia de patente. Elemento esencial: CONFIDENCIALIDAD. ervados os los derechos rese Todo

9 LICENCIA DE KNOW HOW OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE: Comunicación del know-how objeto del contrato. Puede implicar entrega de materiales. Concesión de derecho de explotación de conocimientos suministrados, con o sin limitacionesit i territoriales i u objetivas. Responde de titularidad y disponibilidad del know-how responde de la utilidad del know-how? Prestación de asistencia técnica + formación de personal. Obligación de actualizar los conocimientos suministrados. Pacto de exclusiva o de licencia única. Si hay transmisión de bienes (máquinas, herramientas, instalaciones, etc.): saneamiento por vicios ocultos.

10 LICENCIA DE KNOW HOW OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO: Pago del precio acordado. No divulgación de los conocimientos suministrados. Uso de conocimientos transferidos únicamente en la producción propia. p Comunicación al transmitente de las mejoras realizadas por el cliente a partir de la tecnología transferida. Control de calidad sobre la producción. Obligación de explotación. En su caso, respeto del ámbito territorial determinado.

11 Cláusulas habituales y recomendables en contratos de licencia Finalidad del contrato: Límites a las facultades de explotación. Objeto del contrato: límites a las aplicaciones técnicas. Ámbito subjetivo: exclusividad /no exclusividad. Ámbito territorial. Ámbito temporal y renovaciones. Condiciones económicas. Mantenimiento y extensión de los derechos licenciados. Confidencialidad. Responsabilidades. d Cesión del contrato / sublicencias. Resolución anticipada del contrato: causas, procedimiento y efectos. Formalidades y pago de tasa. Transmisión de conocimientos técnicos y asistencia técnica.

12 CESIÓN DE DERECHOS Concepto: Transmisión voluntaria de su titularidad Diversidad de títulos de transmisión (onerosos y gratuitos) Efecto traslativo de la titularidad del derecho Efecto de sustitución extendido a derechos y obligaciones que afectan al activo cedido (licencias inscritas, tasas, etc.) Diversidad de modalidades: completa/parcial, pura/condicionada, etc. Forma escrita requisito de validez en caso de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Inscripción en Registro oponibilidad frente a terceros de buena fe

13 CESIÓN DE DERECHOS OBLIGACIONES DE LAS PARTES Obligaciones del cedente: Entrega del derecho. Saneamiento por evicción. No competencia / confidencialidad. Obligaciones del cesionario Pago del precio en la forma pactada. Posibilidad de pago aplazado. Posibilidad de falta de pago como condición suspensiva o resolutoria. Admisible el pacto de reserva de dominio.

14 Cercanía Gracias por la atención! T Alicante Barcelona Madrid did Sevilla Valencia - Vigo Vitoria i - Zaragoza