TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 105-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal h), 155 literales e) y f), 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, los artículos 166 y 235 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2011-00068. Actor: BAVARIA S.A. Marca denominativa BAVARIA. Asunto: la cancelación por falta de uso de la marca y su relación con la marca notoriamente conocida. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de octubre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de junio de 2013. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.
II. PARTES. Demandante: Demandada: Tercera interesada: BAVARIA S.A. NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUIDANOS, solicitó el 29 de diciembre de 2005 la cancelación del registro por falta de uso de la marca denominativa BAVARIA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 166305, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N 25025 de 21 de mayo de 2009, resolvió lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad del nombre comercial BAVARIA, que identifica una empresa, dedicada a la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2006, cuyo titular es la sociedad BAVARIA S.A., en los términos expuestos en la parte motiva de la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar por no uso la marca BAVARIA (Nominativa), registrada con el certificado número 166305 a nombre de la sociedad BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. ( ). 3. La Directora de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 11268 de 25 de febrero de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 2
4. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 50969 de 24 de septiembre de 2010, resolvió confirmar el acto administrativo impugnado. 5. La sociedad BAVARIA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 6. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que la figura de la cancelación por no uso debe tener un tratamiento diferente cuando se trata de marcas notoriamente conocidas. Estás últimas rompen totalmente el principio de especialidad. 2. Argumenta, que de conformidad con la propia naturaleza de la cancelación por no uso, así como con la protección reforzada que tienen las marcas notorias, sería absurdo permitir la cancelación por no uso de estas últimas. 3. Indica, que tanto las marcas como el nombre comercial BAVARIA son notoriamente conocidos. Enumera y argumenta su prueba. 4. Arguye, que la cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida es incoherente con la figura de la cancelación por notoriedad. Se desgastaría totalmente el aparato administrativo y judicial del Estado. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio No. 882 de 29 de abril de 2003, informó lo siguiente: No se envía copia de la contestación de la demanda presentada por la nación Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto mediante auto de 26 de marzo de 2012 se resolvió no tenerla por contestada.. 3
2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. Sostiene, que la Decisión 486 debe interpretarse de conformidad con el ordenamiento internacional en materia marcaria (Convenio de París y ADPIC). De conformidad con el artículo 16 del ADPIC y 6 bis del Convenio de París, para que se proteja a la marca notoria se deben cumplir las siguientes condiciones: a. El uso de la marca similar o idéntica a la notoria debe llevar a los consumidores a considerar que existe una conexión entre esos bienes y el titular de la marca notoria. b. Debe ser probable que ese uso debe perjudicar al titular de la marca notoria. Argumenta, que esas dos condiciones no se cumplieron en el caso particular. No se rompió el principio de especialidad. Indica, que no se probó el uso de la marca denominativa BAVARIA para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Agrega, que el artículo 136 literal h) opera en el entendido de que se presente riesgo de confusión, asociación, uso parasitario o dilución. Como consecuencia de lo anterior, hay marcas notorias que NO pueden impedir el registro de signos similares, si no hay riesgo de confusión o asociación; o si el uso no es susceptible de causar un aprovechamiento del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, tal como sucedió en el caso que nos ocupa. Expresa, que sólo se protege la marca notoria con independencia de los productos o servicios amparados, en los casos de riesgo de uso parasitario y de dilución. En el caso particular, un tercero no puede aprovecharse del prestigio de BAVARIA para impulsar productos de aseo. Sostiene, que la marca BAVARIA se está solicitando con base en el derecho preferente otorgado al señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUIDANOS. Dicha marca también es reconocida en el mundo de los productos de higiene personal. Tampoco puede darse dilución de la fuerza distintiva, ya que los productos que comercializa BAVARIA S.A. son muy lejanos de los productos de limpieza y cosméticos. Manifiesta, que en el caso particular no hay ninguna relación de conexión competitiva entre los productos de las clases 32 y 3. 4
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 136, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se realizará la interpretación solicitada, pero se restringirá el artículo 136 a su literal h) y el 155 a sus literales e) y f). No se interpretará el artículo 154 ya que no es directamente relevante para resolver el asunto particular. Se interpretarán de oficio los artículos 166 y 235. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 ( ) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. ( ) 5
Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. ( ) Artículo 165 La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese 6
usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. ( ) Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación 7
inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. ( ) Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y 8
de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226 Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. ( ) Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 9
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. ( ) Artículo 235 Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. ( ). 10
VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. CANCELACION POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. B. VIABILIDAD DE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. C. LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA MEDIANTE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE UN NOMBRE COMERCIAL. A. CANCELACIÓN POR NO USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. Como quiera que el caso bajo estudio se desarrolla en el marco de un trámite de cancelación por no uso de la marca denominativa BAVARIA, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012: 1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. Los artículos 165 a 170, salvo el 169 1 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. 1 El artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 11
b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello ( ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 12
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1207, de 16 de junio de 2005). El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. 13
Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. ( ). De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la marca denominativa BAVARIA es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia, en especial lo que se expondrá en el literal subsiguiente en relación con la marca notoriamente conocida. Para el desarrollo de los siguientes puntos, también se reitera lo establecido en la citada Interpretación dentro del proceso 79-IP-2012: d. Carga de la prueba. La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 14
El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. e. Causales de justificación para el no uso de la marca. El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. f. Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 4. Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. 15
g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. El mencionado derecho de preferencia no significa que indefectiblemente se tenga el derecho al registro. La oficina de registro marcario, aun en este evento, debe realizar un análisis integral de registrabilidad, lo que incluye, por supuesto, el estudio de las oposiciones presentadas y un estudio de oficio de los posibles riesgos que pudieran presentarse con otros signos distintivos registrados o en proceso de registro. B. LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. La demandante argumentó que la figura de la cancelación por no uso debe tener un tratamiento diferente cuando se trata de marcas notoriamente conocidas. Afirma que sería absurdo permitir la cancelación por no uso de estas últimas. La tercera interesada manifestó que la protección de la marca notoriamente conocida sólo opera cuando hay riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Afirmó que para proteger la marca notoria debe existir conexión competitiva y perjudicar a su titular; expresa que esto no se cumple en el presente caso. Uno de los postulados básicos del derecho de propiedad industrial es la realización de un mercado fluido y leal. Por lo tanto, bajo ningún aspecto se podría permitir el aprovechamiento no consentido del prestigio que han ganado ciertos signos en el mercado. La normativa de propiedad industrial salvaguarda que los competidores actúen de buena fe respecto de los derechos de terceros, y en relación al ejercicio de sus propias prerrogativas. Metodológicamente, el Tribunal hará un recuento de la plataforma jurídica andina para la protección de los signos notoriamente conocidos y, posteriormente, establecerá la viabilidad de la figura de la cancelación por no uso de los mencionados signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP-2013: 16
1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la 17
regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18
b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario 2. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos 2 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 19
o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. 3 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo 4. 3 MONTEAGUDO, MONTIANO, LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 4 Ibídem. Pág. 247. 20
3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 21
4. Viabilidad de la cancelación por no uso en relación a los signos notoriamente conocidos. Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. Asimismo, se rompen los principios registral, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal. En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro 22
marcario y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado. El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro marcario debería negar la solicitud. Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras. 23