Riesgo de confusión entre una marca de producto y un lema comercial de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

Transcripción

1 SOLICITANTE : JOHNSON & JOHNSON Riesgo de confusión entre una marca de producto y un lema comercial de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia Lima, cinco de agosto del dos mil cuatro I. ANTECEDENTES Con fecha 26 de enero del 2004, Johnson & Johnson (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto CLEAN & CLEAR Y TODO BAJO CONTROL, para distinguir pañitos o almohadillas (pads) medicados prehumedecidos para combatir las manchas en la piel, preparaciones y astringentes para el tratamiento del acné, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (i) Del Informe de antecedentes se verificó que Rohm and Haas Company (Estados Unidos de América) es titular en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial del lema comercial TODO BAJO CONTROL, usado como complemento de la marca de producto ROHM AND HAAS. (ii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos entre los que distingue la marca registrada que publicita el lema comercial registrado, en tanto ésta distingue todos los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, lo que trae como consecuencia que los productos identificados con ambos signos compartan los mismos canales de comercialización, cumpliéndose de esta manera con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado. (iii) Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado CLEAN & CLEAR Y TODO BAJO CONTROL y el lema comercial registrado TODO BAJO CONTROL, se determinó que son similares gráfica y fonéticamente, toda vez que comparten la frase TODO BAJO CONTROL, lo que genera una impresión visual de conjunto similar y una pronunciación semejante, todo lo que puede inducir a que el público consumidor piense que ambos signos tienen el mismo origen empresarial, lo cual no corresponde a la realidad. Con fecha 19 de mayo del 2004, Johnson & Johnson interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) Los términos CLEAN & CLEAR permiten establecer una diferenciación suficiente respecto al lema comercial TODO BAJO CONTROL, toda vez que el referido término es el que más destaca en el signo solicitado, gozando de 1-7

2 (ii) (iii) una mayor fuerza distintiva, pues el público consumidor lo retendrá mejor en su memoria. No existen semejanzas capaces de generar riesgo de confusión, por cuanto los signos en cuestión presentan caracteres propios que les permiten coexistir de manera pacífica en el mercado. El titular del lema comercial registrado no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro, porque considera que el signo solicitado no vulnera sus derechos sobre el referido lema comercial, debido a que éste publicita productos distintos a los que pretende distinguir el signo solicitado. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CLEAN & CLEAR Y TODO BAJO CONTROL y el lema comercial TODO BAJO CONTROL. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Rohm and Haas Company (Estados Unidos de América) es titular de los siguientes signos: - El lema comercial TODO BAJO CONTROL, registrado bajo certificado N 3912, vigente hasta el 20 de noviembre del 2010, para usarse como complemento de la marca de producto ROHM AND HAAS. - La marca de producto ROHM AND HAAS, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos, dietéticos y todo lo correspondiente a la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 40729, vigente hasta el 6 de mayo del Falta de oposición del titular Respecto a lo manifestado por la solicitante en el sentido que deberá tenerse en cuenta que la empresa titular del lema comercial base de la denegatoria no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro, es pertinente señalar que la falta de oposición de la titular del lema comercial TODO BAJO CONTROL no determina la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada anteriormente. En ese sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso N 2-IP-99, en el cual se estableció que la función conferida a la 2-7

3 oficina nacional competente, de realizar el examen comparativo de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo. Esto porque el objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de las marcas Determinación del riesgo de confusión A diferencia de la Decisión que en su artículo 83 inciso c) concordado con el artículo 130 inciso c) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la identidad o semejanza a un lema comercial registrado podía inducir al público a error 2 - el artículo 136 inciso c) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca o lema comercial 3. La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante signos idénticos, en caso que el signo anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión, no se determine un riesgo de confusión si el signo registrado anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada. 1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 455 del 2 de julio de 1999, p Artículo 83.- ( ) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error (...);. 3 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (...);. 3-7

4 De otro lado, en el Proceso N 2-IP , el Tribunal Andino estableció que: La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir o publicitar con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso c) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de los productos o servicios a que se refieren los signos y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos. 2.1 Similitud o conexión competitiva En el presente caso, los productos que pretende distinguir el signo solicitado (pañitos o almohadillas (pads) medicados prehumedecidos para combatir las manchas en la piel, preparaciones y astringentes para el tratamiento del acné) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca que publicita el lema comercial registrado (productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos, dietéticos y todo lo correspondiente a la clase 5 de la Nomenclatura Oficial). 2.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del 4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del

5 Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 55-IP y 76-IP- El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos. En el caso de los productos farmacéuticos para el cuidado de la piel, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función a sus necesidades de salud específicas. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque, por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. Ahora bien, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, actividades o servicios mismos. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, actividades o servicios y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto acudiendo a un establecimiento o contratando un servicio en la creencia que se trata del producto, establecimiento o servicio del competidor. Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, actividades o servicios y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida que el público no confunde un producto, actividad o servicio con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos. 5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 5), p

6 Finalmente, debe precisarse que en el caso de confrontación entre un signo distintivo (marca, lema o nombre comercial) y un lema comercial registrado o solicitado con anterioridad, en el examen comparativo debe tenerse en cuenta principalmente la idea o el mensaje publicitario que encierra el lema con el que se efectúa el examen y no únicamente en función de las palabras aisladamente consideradas que éste contenga o las características de carácter fonético o gráfico que presenten los signos confrontados. Es así que dos lemas - o un lema y otro signo distintivo - distintos en su escritura y pronunciación pueden expresar la misma idea y contener el mismo mensaje y, por tanto, ser semejantes y confundibles entre sí. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CLEAN & CLEAR Y TODO BAJO CONTROL y el lema comercial registrado TODO BAJO CONTROL, desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien comparten la frase TODO BAJO CONTROL, la presencia de los términos CLEAN & CLEAR en el signo solicitado, le otorgan una diferente pronunciación y efecto sonoro de conjunto. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos en cuestión comparten la denominación TODO BAJO CONTROL, presentan una distinta extensión debido a la presencia de la denominación CLEAN & CLEAR, la cual determina que los signos produzcan un impacto visual de conjunto distinto. Desde el punto de vista conceptual, tanto el lema comercial registrado TODO BAJO CONTROL como el signo solicitado CLEAN & CLEAR Y TODO BAJO CONTROL no sólo se encuentran relacionados con la idea general de mantener bajo dominio y supervisión los aspectos relacionados con los productos a que se refieren - en este caso, productos relativos a la higiene y la salud en general - sino que dicha idea está expresada con los mismos términos, ya que la frase contenida en el signo solicitado reproduce en forma literal al lema registrado. 2.3 Riesgo de confusión En el presente caso, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho que dos signos referidos a un mismo tipo de productos compartan en idénticos términos la frase TODO BAJO CONTROL constituiría un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación del lema comercial registrado a favor de Rohm and Haas Company, o una nueva línea de los productos que publicita dicho lema comercial, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas. 6-7

7 En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso c) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto CLEAN & CLEAR Y TODO BAJO CONTROL, solicitado por Johnson & Johnson. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /vr LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 7-7