SOLICITANTE : MOLINO EL LIRIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MOLINO EL LIRIO S.A.C.

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1 SOLICITANTE : MOLINO EL LIRIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MOLINO EL LIRIO S.A.C. Registro de un nombre geográfico como marca Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia Lima, dos de diciembre de dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 12 de diciembre de 2006, Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada Molino El Lirio S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación ARROZ CHACUPE escrita en letras características y dos líneas en la parte superior; en la parte central la figura de un rodaje y en cuyo interior se encuentra una letra L que contiene una espiga sobrepuesta a la letra M y el sol al fondo, en la parte inferior la denominación CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. escrita en letras características y un triángulo; y demás frases alusivas al producto en colores azul, anaranjado, verde y amarillo; conforme al modelo, para distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 20 de julio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerar que éste resultaba confundible con la marca registrada CHAUPE. Al respecto, señaló lo siguiente: 1-21

2 - Los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada. - La semejanza existente entre los signos confrontados radica principalmente en el hecho de que las denominaciones CHACUPE y CHAUPE que forman parte de éstos, presentan una similar secuencia de letras (C-H-A-C-U-P-E / C-H-A-U-P-E); siendo su única diferencia la inclusión de la letra intermedia C en la denominación CHACUPE, lo que no resulta relevante a efectos de evitar que los referidos signos generen una impresión visual de conjunto semejante. - Si bien el signo solicitado incluye en su conformación elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, éstos no resultan suficientes a efectos de lograr una diferenciación entre los signos en cuestión. - El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión A efectos de evaluar la registrabilidad del signo solicitado, se ha tenido en consideración la totalidad de antecedentes registrales, entre los cuales se ha verificado la existencia de la marca de producto DELIRIO (Certificado Nº ), con la cual el signo solicitado no resulta confundible. Con fecha 9 de agosto de 2007, Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada Molino El Lirio S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que: - El elemento relevante dentro de la conformación del signo solicitado, lo constituye tanto su aspecto denominativo (y dentro de éste, las letras M y L, debido al tamaño y ubicación preponderante que ocupan dentro del signo) como su aspecto figurativo (debido a sus elementos gráficos y cromáticos). - La denominación CHACUPE no resulta relevante dentro de la conformación del signo solicitado, en tanto hace referencia a una ciudad ubicada dentro del Departamento de Lambayeque. En tal sentido, tal denominación informa acerca del lugar de donde provienen los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, por lo que no resulta determinante al momento de efectuar el examen comparativo. - Desde el punto de vista fonético, el elemento relevante del signo solicitado (ML) y la marca registrada CHAUPE, difieren en la secuencia de letras que los conforman, lo que determina que éstos generen una pronunciación y entonación de conjunto distinta. - Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión de las denominaciones que conforman a ambos signos, así como la inclusión de elementos figurativos y cromáticos adicionales en el signo solicitado, determinan que los referidos signos generen un impacto visual de conjunto diferente. 2-21

3 - De confirmarse el criterio adoptado por la Oficina de Signos Distintivos, se llegaría al extremo que el titular de la marca registrada CHAUPE podría denunciar por infracción a sus derechos a cualquier persona que utilizase el término CHACUPE para informar el origen de su producto. En otras palabras, la Primera Instancia ha otorgado en exclusiva a favor de un solo titular, el nombre de una localidad (provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque), lo que contraviene lo dispuesto en la Decisión 486 (sic). - La Autoridad deberá decidir si corresponde iniciar de oficio la nulidad de la marca registrada CHAUPE, en tanto resulta ser una mínima variación del nombre de una localidad del norte del Perú, que se dedica a la producción de arroz. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en autos. Mediante Resolución Nº /TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual declaró nula la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 20 de julio de 2007 y, en consecuencia, devolvió los actuados a la Primera Instancia a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta la marca de producto ML y logotipo, registrada con anterioridad a favor de Malteria Lima S.A. (Certificado Nº 40603). Consideró lo siguiente: - De la revisión del expediente, se advierte que la Oficina de Signos Distintivos omitió pronunciarse respecto al riesgo de confusión existente entre el signo solicitado y la marca ML y logotipo, registrada bajo Certificado Nº 40603, a favor de Malteria Lima S.A., en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la cual fuera registrada con fecha 24 de octubre de 1997, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca ARROZ CHACHUPE L M CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo. - Al no haberse realizado el examen de riesgo de confusión entre el signo solicitado ARROZ CHACUPE L M CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo y la marca registrada ML y logotipo, solicitada y registrada con anterioridad a la presente solicitud, la resolución impugnada no cumple con los requisitos de validez exigidos en la ley para los actos administrativos, encontrándose incursa en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 2 de la Ley Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerar que éste resultaba confundible con la marca registrada CHAUPE. Al respecto, señaló lo siguiente: - Del informe de antecedentes, se ha verificado que Malteria Lima S.A. fue titular de la marca de producto ML y logotipo (Certificado Nº 40603), para 3-21

4 distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 24 de octubre de Los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada CHAUPE (Certificado Nº 47491). - La semejanza existente entre los signos confrontados radica principalmente en el hecho de que las denominaciones CHACUPE y CHAUPE que forman parte de éstos, presentan una similar secuencia de letras (C-H-A-C-U-P-E / C-H-A-U-P-E); siendo su única diferencia la inclusión de la letra intermedia C en la denominación CHACUPE, lo que no resulta relevante a efectos de evitar que los referidos signos generen una impresión visual de conjunto semejante. - Si bien el signo solicitado incluye en su conformación elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, éstos no resultan suficientes a efectos de lograr una diferenciación entre los signos en cuestión. - El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión A efectos de evaluar la registrabilidad del signo solicitado, se ha tenido en consideración la totalidad de antecedentes registrales, entre los cuales se ha verificado la existencia de la marca de producto DELIRIO (Certificado Nº ), con la cual el signo solicitado no resulta confundible. Con fecha 17 de junio de 2008, Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada Molino El Lirio S.A.C. interpuso recurso de reconsideración manifestando que: - Ha solicitado, mediante Expediente Nº , la cancelación de la marca de producto CHAUPE (Certificado Nº 47491) base de la denegatoria de la presente solicitud de registro por Primera Instancia razón por la cual solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta el momento en que se resuelva la referida acción de cancelación. - La empresa titular de la marca registrada CHAUPE no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro, de lo que se desprende que su inacción se debe al hecho de que ésta no viene utilizando su marca en el mercado, por lo que no tiene interés alguno en protegerla. - Los signos confrontados no resultan confundibles entre sí. - El signo solicitado, además de la denominación CHACUPE, incluye en su conformación elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, que lo dotan de la suficiente aptitud distintiva como para diferenciarse plenamente de la marca registrada CHAUPE. - Desde el punto de vista gráfico, las denominaciones que conforman a los signos en conflicto difieren en su extensión, así como en su número de términos y secuencia de letras. Además, el signo solicitado incluye en su 4-21

5 conformación elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, no presentes en la marca registrada, todo lo cual determina que los referidos signos susciten impresiones visuales de conjunto distintas. - Desde el punto de vista fonético, las denominaciones que conforman a los signos en cuestión presentan una distinta secuencia de letras, lo que determina que los referidos signos generen una impresión sonora de conjunto diferente. - Si bien los signos confrontados se encuentran destinados a distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse presente que el signo solicitado únicamente pretende distinguir arroz, por lo que no existe identidad total entre los productos distinguidos con dichos signos. - La simple similitud en alguno de los elementos presentes en los signos en conflicto, no resulta determinante a efectos de establecer su confundibilidad, ya que lo que debe tenerse en cuenta es la impresión de conjunto que cada signo suscita. - La marca CHAUPE vence el 22 de julio de 2008 y, a la fecha, no se ha solicitado la renovación del registro en cuestión. Asimismo, durante la vigencia de dicha marca no se ha realizado modificación ni actualización alguna, todo lo cual evidencia una inacción y falta de uso del signo, por parte de su titular. - Con fecha 5 de junio de 2008, Molinera Del Norte S.A.C. ha solicitado la cancelación de la marca CHAUPE; además, ha solicitado el registro de las marcas de producto CHAUPE y ARROZ CHACUPE y logotipo; siendo que dichos procedimientos podrían evidenciar la mala fe con la que actúa Molinera Del Norte S.A.C., al pretender adueñarse de su derecho de prelación sobre las denominaciones CHAUPE y ARROZ CHACUPE. - La presente solicitud de registro goza de prelación al haber sido presentada con fecha 12 de diciembre de Con fecha 18 de junio de 2008, Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada Molino El Lirio S.A.C. adjuntó copia del escrito de solicitud de cancelación de la marca de producto CHAUPE, tramitado bajo Expediente Nº Con fecha 20 de junio de 2008, Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada Molino El Lirio S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos referidos a la inexistencia de confundibilidad entre el signo solicitado ARROZ CHACUPE L M CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo y la marca registrada CHAUPE, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes. Además, indicó lo siguiente: - La resolución impugnada se ha limitado a copiar de manera textual los fundamentos expuestos en la Resolución Nº /OSD-INDECOPI 5-21

6 de fecha 20 de julio de 2007 que fuera anulada por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº /TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2008 de lo que se desprende que la Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en consideración los argumentos del recurso de apelación que en su momento se interpusiera ante dicha resolución. - En anteriores oportunidades, la Sala de Propiedad Intelectual ya se ha pronunciado sobre la fuerza distintiva de aquellos signos que incluyen en su conformación el nombre de zonas productoras de arroz. - La denominación CHACUPE constituye el nombre de una localidad ubicada en el Departamento de Lambayeque, que se caracteriza por ser una zona productora de arroz; siendo que en virtud de ello, no resulta posible que se deniegue el registro del signo solicitado por estar registrada la marca CHAUPE, la cual en todo caso sería nula, al tratarse de una mínima variación del nombre de una zona productora de arroz. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en autos. Mediante proveído de fecha 26 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos calificó el escrito de fecha 17 de junio de 2008, como un recurso de apelación, por considerar que la sola presentación de la solicitud de cancelación de la marca de producto CHAUPE, no varía ni desvirtúa los argumentos expuestos en la resolución impugnada. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado ARROZ CHACUPE L M CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo resulta confundible con la marca registrada CHAUPE. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Altomayo Perú S.A.C (Perú) es titular de la marca de producto CHAUPE, que distingue café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 47491, vigente hasta el 22 de julio de

7 Con fecha 5 de junio de 2008, Molinera del Norte S.A.C. (Perú) solicitó la cancelación del registro en cuestión. Actualmente, dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Dirección de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos), bajo Expediente Nº Con fecha 17 de junio de 2008, Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada Molino El Lirio S.A.C. (Perú) solicitó la cancelación del registro en cuestión. Actualmente, dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Dirección de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos), bajo Expediente Nº b) Malteria Lima S.A. (Perú) fue titular de la marca de producto constituida por el logotipo formado por las letras ML encerradas en un círculo, el cual a su vez está ubicado dentro de un cuadrado, a la izquierda se observa una espiga de cebada con sus puntas alargadas hacia arriba y teniendo una prolongación horizontal a la derecha que subraya las letras ML, conforme al modelo, para distinguir café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 40603, vigente desde el 24 de octubre de 1997 hasta el 24 de octubre de c) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen en su conformación la denominación ARROZ, tales como: ARROZ AMAZONICO CAPIARROZ ATB y figura (Certificado Nº ), ARROZ BAGUINO y logotipo (Certificado Nº 65403), ARROZ BARCELONA 50 LAMBAYEQUE PERU ARROZ EXTRA BARCELONA GRANO LARGO y logotipo (Certificado Nº 7-21

8 114188), CAMPERO CLASS ARROZ CAMPERO GRANEADO PERFECTO 50 KG. PROCESADO POR COMOLSA ARROZ CAMPERO CLASS y figura (Certificado Nº ), ARROZ CAPIEXPRESS 50 KG. ARROZ SUPERIOR EXTRA CAPIEXPRESS GRAN ECOLOGICO 100% ARROZ CAPIEXPRESS SUPER EXTRA y etiqueta (Certificado Nº ), ARROZ CAPIRONA FARAON y etiqueta (Certificado Nº 67784), ARROZ CAROLINA ARROZ CAROLINA PARA TODA LA FAMILIA DEL NORTE 50 KG. ARROZ CAROLINA SUPERIOR y figura (Certificado Nº 96048), ARROZ CRIOLLO (Certificado Nº 74441), entre otras. d) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen en su conformación la denominación EXTRA, tales como: ARROZ BARCELONA 50 LAMBAYEQUE PERU ARROZ EXTRA BARCELONA GRANO LARGO y logotipo (Certificado Nº ), ARROZ CAPIEXPRESS 50 KG. ARROZ SUPERIOR EXTRA CAPIEXPRESS GRAN ECOLOGICO 100% ARROZ CAPIEXPRESS SUPER EXTRA y etiqueta (Certificado Nº ), ARROZ CHATO RENDIDOR EXTRA CHATO RENDIDOR y logotipo (Certificado Nº 95138), ARROZ DON CEFI GRANEADOR EXTRA DON CEFI y logotipo (Certificado Nº 95139), CAMANA ARROZ EXTRA 50 KG GRANO SELECTO RENDIDOR Y CALIDAD GARANTIZADA ARROZ GRANO y figura (Certificado Nº 63263), ARROZ FARAON ARROZ FARAON SUPER EXTRA y etiqueta (Certificado Nº ), ARROZ GRAN D CESAR GRANEADO PERFECTO 50 KILOS GUADALUPE JEQUETEPEQUE EXTRA GRAN D CESAR EXTRA EL ORIGINAL y logotipo (Certificado Nº ), entre otras. e) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen en su conformación la denominación MOLINO, tales como: MI ESTEFITA ARROZ DEL NORTE MOLINO SANTA FE CALIDAD Y GARANTIA ARROZ MI ESTEFITA y logotipo (Certificado Nº ), COGORNO ANIVERSARIO HARINA ESPECIAL MOLINO EXCELSIOR HARINA COGORNO ESPECIAL MAQUINA COGORNO COGORNO MAQUINA y etiqueta (Certificado Nº 96193), DON MOLINO (Certificado Nº 9906), EL CHOLO ARROZ DE CHEPEN EXTRA ABRILLANTADO MOLINO EL CHOLO y empaque (Certificado Nº 75120), EL GRAN MOLINO y logotipo (Certificado Nº 76755), EL MOLINO y figura (Certificado Nº 32818), MOLINO AZUL (Certificado Nº 70987), entre otras. f) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen en su conformación las 8-21

9 siglas S.A.C., tales como: ALIPROLA ALIMENTOS Y PRODUCTOS LACTEOS S.A.C. y etiqueta (Certificado Nº ), BARQUIROLL HACE DE SUS HELADOS UNA DELICIA BARTORI S.A.C. y logotipo (Certificado Nº 89302), BURGOS CORPORATION S.A.C. y logotipo (Certificado Nº ), C CAMOGLI S.A.C. y logotipo (Certificado Nº 61640), FAZION PERU S.A.C. y logotipo (Certificado Nº 83663), GEM LIFE S.A.C. LABORATORIOS y logotipo (Certificado Nº ), INVERSIONES ESCO S.A.C. y logotipo (Certificado Nº ), entre otras. 2. Cuestiones previas Previamente a efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados, la Sala conviene en efectuar las siguientes precisiones: - La empresa solicitante manifestó en su recurso de apelación de fecha 17 de junio de 2008, que la marca CHAUPE (Certificado Nº 47491) base de la denegatoria de la presente solicitud de registro por Primera Instancia vence el 22 de julio de 2008 y, a la fecha, no se ha solicitado la renovación de dicho registro; además, indicó que durante la vigencia de la referida marca no se ha realizado modificación ni actualización alguna, todo lo cual evidencia una inacción y falta de uso del signo por parte de su titular. Al respecto, se advierte que contrariamente a lo manifestado por la empresa solicitante y conforme se advierte del Informe de Antecedentes con fecha 22 de julio de 2008, Altomayo Perú S.A.C. (Perú) solicitó, mediante Expediente Nº , la renovación del registro de la marca de producto CHAUPE; solicitud que fuera otorgada mediante Resolución Nº /OSD-Ra de fecha 22 de agosto de En tal sentido, a la fecha, el Certificado Nº 47491, correspondiente a la marca de producto CHAUPE mantiene su plena vigencia hasta el 22 de julio de 2018, tal como aparece consignado en el asiento de renovación del respectivo certificado. - La empresa solicitante indicó que con fecha 5 de junio de 2008, Molinera Del Norte S.A.C. ha solicitado la cancelación de la marca CHAUPE; además, ha solicitado el registro de las marcas de producto CHAUPE y ARROZ CHACUPE y logotipo; siendo que dichos procedimientos podrían evidenciar la mala fe con la que actúa Molinera Del Norte S.A.C., al pretender adueñarse de su derecho de prelación sobre las denominaciones CHAUPE y ARROZ CHACUPE. 9-21

10 Al respecto, se advierte que los argumentos de la empresa solicitante referidos a una supuesta conducta desleal por parte de una empresa que no forma parte del presente procedimiento, resultan irrelevantes, toda vez que el presente procedimiento versa sobre la solicitud de registro del signo ARROZ CHACUPE M L CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo, presentada por Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. Molino El Lirio S.A.C., donde lo que debe analizarse únicamente es si el signo en cuestión reúne los requisitos por sí solo para configurar como marca y, si los reúne, si es que su registro es susceptible o no de vulnerar derechos de terceros adquiridos con anterioridad. En ese sentido, únicamente corresponde a esta Sala el pronunciarse sobre la registrabilidad del referido signo, y no sobre conductas imputables a terceras personas que conforme se señaló anteriormente ni siquiera forman parte del presente procedimiento, ni tienen interés alguno en éste. 3. Falta de oposición del titular Respecto a lo manifestado por la empresa solicitante, en el sentido que el titular de la marca registrada CHAUPE (Certificado Nº 47491) base de la denegatoria de la presente solicitud de registro por Primera Instancia - no ha formulado oposición, de lo que se desprende su total desinterés para protegerla, la Sala conviene en señalar, conforme lo señaló la Oficina de Signos Distintivos en la resolución apelada, que la falta de oposición a su solicitud de registro no determina la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la Autoridad Administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca solicitada y/o registrada anteriormente. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso N 2-IP-99, en el cual se estableció que la función conferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen comparativo de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete al funcionario en la realización del examen de fondo, pero la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo. Esto porque el objetivo de la norma es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de las marcas. 4. Registro de un nombre geográfico como marca 4.1 Marco conceptual 10-21

11 La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j), k) y l) de la Decisión 486: (i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. (ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 1 y éstos no provienen de dicha zona. (iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la 1 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p

12 denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). (iv) (v) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos, se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios, y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley puede constituirse como marca. En este caso, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y, por tanto, se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión y del artículo 170 del Decreto Legislativo ). 2 Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios ( ). 3 Artículo Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (.)

13 4.2 Carácter de la denominación CHACUPE En el presente caso, la denominación CHACUPE que forma parte del signo solicitado constituye una denominación descriptiva, ya que es susceptible de informar al público consumidor acerca de la circunscripción geográfica de donde provendrían los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado. En efecto, la denominación CHACUPE conforme lo señaló la propia solicitante hace referencia a unos centros poblados que se encuentran categorizados como caseríos, los cuales se encuentran ubicados dentro de la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque 4. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que entre las principales actividades agrícolas de la provincia de Chiclayo, se encuentran los cultivos de arroz, los cuales inclusive tienen vital importancia en el aspecto socioeconómicos, además de ser zonas geográficas reconocidas por su abundante capacidad productiva de dicho cereal; siendo que anualmente se cosecha un promedio de 14,000 hectáreas 5. En virtud de lo expuesto, se advierte que en la medida que dicho término sólo sirva para indicar la procedencia geográfica de los productos, no resulta posible que sea apropiada a título exclusivo por ningún titular; razón por la cual la confundibilidad entre dos signos no puede determinarse exclusivamente por la presencia de la denominación CHACUPE. 5. Determinación del riesgo de confusión La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 6. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 156-IP , en la cual se afirma que Los signos que aspiren ser registrados como 4 Información obtenida de de la Estadística de Centros Poblados del IX Censo Nacional de Población y IV de Vivienda de Información extraída de la página web 6 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...). 7 Ver nota 6. 8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 del 2 de diciembre del

14 marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, en el Proceso N 126-IP , el Tribunal Andino estableció que: Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será 9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1273 del 7 de diciembre del

15 necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos. 5.1 Similitud y/o identidad de productos En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada CHAUPE (Certificado Nº 47491) distingue café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran destinados a distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. 5.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada 15-21

16 jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 147-IP y 156-IP El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, los cuales constituyen productos de consumo masivo, resulta razonable asumir que el público consumidor en general no prestará especial atención al momento de adquirirlos. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa 12, a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta. 10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1259 del 3 de noviembre del Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 (nota 8). 12 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a

17 Señala que de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ; precisando que cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. ( ) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto. En el caso del signo solicitado ARROZ CHACUPE M L CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo (y dentro de éste, las letras M y L, dada la ubicación y dimensión preponderante que ocupan dentro del referido signo) como el aspecto figurativo (conformado por una etiqueta que contiene una escritura y la representación estilizada de las letras M y L, donde la letra L se encuentra sobrepuesta a la letra M; además, se aprecia la figura de una espiga de trigo y de un rodaje, así como una figura triangular en la parte inferior derecha de la etiqueta, todo en la 17-21

18 combinación de los colores azul, anaranjado, verde y amarillo), tal como se aprecia a continuación: Cabe precisar que si bien el signo solicitado incluye en su conformación elementos denominativos adicionales, éstos no serán tomados en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados, en virtud a las siguientes consideraciones: (i) La denominación ARROZ que forma parte del signo solicitado constituye una expresión genérica, en la medida que designa en forma expresa el producto que se pretende distinguir con el signo solicitado. (ii) La denominación CHACUPE conforme se señaló anteriormente resulta descriptiva, en la medida que informa al público consumidor acerca de la zona geográfica de donde provienen los productos que se pretende distinguir. (iii) El término EXTRA es comúnmente usado en el mercado para indicar que se trata de un tipo de arroz. En efecto, teniendo en cuenta las características propias de la presentación del arroz en el mercado (en el cual se utilizan comúnmente indicaciones tales como: corriente, superior, extra, graneado, pre-cocido), así como por la ubicación y dimensiones de dicho término dentro de la etiqueta, el término EXTRA será percibido por el público como un indicador del tipo o variedad de arroz a que se refiere esto es, de mayor precio y mejor calidad que el arroz corriente y que el arroz superior por lo que no sirve para indicar el origen empresarial del producto, no pudiendo tampoco ser reivindicado a favor de un solo titular. (iv) Finalmente, los elementos denominativos tales como MOLINO EL LIRIO S.A.C., PROLONGACION AV. GRAU Y EVITAMIENTO LA VICTORIA, CALIDAD GARANTIZADA, 50 KG., tampoco serán tomados en cuenta en el análisis comparativo, ya que éstos serán percibidos como información meramente referencial de los productos que se pretende distinguir 18-21

19 (referidos a la cantidad, información de la empresa que fabrica y comercializa los productos en cuestión, etc.). Ahora bien, realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado (M L y logotipo) y la marca registrada CHAUPE, se advierte desde el punto de vista fonético, que los signos en cuestión presentan una distinta secuencia de letras (M-L / C-H-A-U-P-E), lo que determina que éstos generen una pronunciación y entonación de conjunto diferente en cada caso. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si bien la denominación CHACUPE que forma parte del signo solicitado, coincide en la mayoría de sus letras con la denominación CHAUPE que conforma a la marca registrada, dado el carácter descriptivo del término CHACUPE, su presencia no resultará determinante a efectos de establecer la confundibilidad entre los referidos signos, conforme quedó establecido anteriormente. Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman a los signos en conflicto, así como la inclusión de elementos figurativos y cromáticos adicionales en la marca registrada, determinan que los referidos signos susciten impresiones visuales de conjunto distintas. 5.3 Riesgo de confusión Por los argumentos expuestos, a pesar de existir identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro. 6. Cuestiones adicionales Finalmente, la Sala conviene en señalar lo siguiente: - La empresa solicitante señaló que ha procedido a solicitar la cancelación por falta de uso de la marca registrada CHAUPE, base de la denegatoria de la presente solicitud de registro; razón por la cual, solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva la acción de cancelación en contra de la marca registrada CHAUPE

20 Al respecto, la Sala conviene en señalar que no resulta necesario esperar la resolución de dicha acción de cancelación, en la medida que el signo solicitado ARROZ CHACUPE M L CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo y la marca registrada CHAUPE no resultan confundibles entre sí, conforme se desprende de lo señalado en los puntos precedentes; razón por la cual el sentido de la resolución no se vería alterado. - La empresa solicitante indicó que la denominación CHAUPE que conforma a la marca registrada, base de la denegatoria de la presente solicitud de registro por Primera Instancia constituye una mínima variación de la denominación CHACUPE, la cual resulta descriptiva, en tanto designa una zona productora de arroz. En virtud a ello, indicó que la Autoridad debería analizar si correspondería evaluar el iniciar o no de oficio la nulidad del registro de la marca CHAUPE. Al respecto, se advierte que conforme se señaló anteriormente el presente procedimiento versa sobre una solicitud de registro donde lo que debe analizarse exclusivamente es si el signo solicitado ARROZ CHACUPE M L CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. y logotipo, es susceptible de acceder a registro; siendo que, en el presente caso, no corresponde a esta Sala que evalúe si es que el registro de la marca CHAUPE se encuentra o no incurso en alguna causal de nulidad. No obstante, la Sala considera que, a la fecha, no cuenta con los elementos de juicio necesarios para ordenar de oficio acción alguna en contra de la referida marca CHAUPE. Sin perjuicio de ello, si es que la empresa solicitante considera que el registro de la marca CHAUPE le ocasiona algún tipo de perjuicio, quedan a salvo sus derechos para iniciar las acciones que estime convenientes. IV. RESOLUCION DE LA SALA REVOCAR la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2008 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación ARROZ CHACUPE escrita en letras características y dos líneas en la parte superior; en la parte central la figura de un rodaje y en cuyo interior se encuentra una letra L que contiene una espiga sobrepuesta a la letra M y el sol al fondo, en la parte inferior la denominación CHACUPE EXTRA MOLINO EL LIRIO S.A.C. escrita en letras características y un triángulo; y demás frases alusivas al producto en colores azul, anaranjado, verde y amarillo; conforme al modelo, solicitado por Molino El Lirio Sociedad Anónima Cerrada Molino El Lirio S.A.C., para 20-21

21 distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /av. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 21-21