SOLICITANTE : NEGOCIOS, CONTACTOS Y FINANZAS S.A. / NCF S.A. Registro de lema comercial Distintividad del signo solicitado

Transcripción

1 SOLICITANTE : NEGOCIOS, CONTACTOS Y FINANZAS S.A. / NCF S.A. Registro de lema comercial Distintividad del signo solicitado Lima, quince de enero de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 9 de mayo de 2008, Negocios, Contactos y Finanzas S.A. / NCF S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial COMPROMISO DE CRECIMIENTO, para usarse como complemento de la marca de servicio NCF y logotipo, cuyo registro se tramita bajo Expediente Nº , para distinguir seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; asesoría de inversión, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /DSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2008, recaída en el Expediente Nº , Dirección de Signos Distintivos otorgó el registro de la marca NCF y logotipo (Certificado Nº 52345), para distinguir seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; asesoría de inversión, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /DSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: (i) La expresión COMPROMISO DE CRECIMIENTO no puede ser admitida a registro, toda vez que no contiene ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca de servicio registrada NCF y logotipo. (ii) El lema comercial solicitado es una frase simple y semejante a otras usualmente empleadas por cualquier entidad prestadora de un servicio, en el presente caso - las entidades bancarias o financieras para poner en conocimiento del público usuario la responsabilidad asumida por una obligación contraída con respecto a mejorar y optimizar la situación económica y financiera del público usuario, siempre que éste adquiera o contrate algunos de los servicios que distingue la marca registrada. Con fecha 17 de julio de 2009, Negocios, Contactos y Finanzas S.A. / NCF S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la frase solicitada va más allá de la mera obligación que se tiene con los usuarios, el compromiso es un concepto diferente a la responsabilidad porque la sobrepasa en todo aspecto y 1-8

2 no necesariamente al ser responsable ante los usuarios se va a tener compromiso con ellos. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial COMPROMISO DE CRECIMIENTO reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley y si no se encuentra incurso dentro de alguna de las prohibiciones de registro. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Negocios, Contactos y Finanzas S.A. NCF S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la letra NCF escrita en letras características y subrayada, al lado izquierdo cuatro franjas verticales, todo en la combinación de colores rojo y azul; conforme al modelo, que distingue seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; asesoría de inversión, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo Certificado N 52345, vigente hasta el 21 de agosto de Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 2-8

3 del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos 3-8

4 anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho de que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

5 En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho de que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero de

6 distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no puede ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Conforme lo ha señalado la Sala en el precedente citado, un lema comercial puede contener en su conformación elementos genéricos o descriptivos, siempre que en su impresión en conjunto sea distintivo. Lo que se exige es que el lema comercial no esté compuesto exclusivamente por tales términos, tal como lo prevé el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. Asimismo, para la evaluación del lema comercial solicitado, debe tenerse presente su capacidad publicitaria. En el lema comercial, tal requisito cobra su máxima importancia - no en vano se le conoce también en la doctrina comparada como frase publicitaria - y por ende deberá exigirse de él una aptitud para realzar publicitariamente un producto o servicio, ya que, en la medida de lo expresado, éste constituye el mecanismo más efectivo para crear, consolidar o perpetuar el goodwill o buena reputación de la marca que publicita. El lema comercial COMPROMISO DE CRECIMIENTO ha sido solicitado para publicitar la marca NCF y logotipo, que distingue seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; asesoría de inversión, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. 6-8

7 Al respecto, la Sala considera que el lema solicitado sí resulta distintivo, toda vez que se trata de una frase publicitaria creada en base al doble significado que puede presentar la frase COMPROMISO DE CRECIMIENTO en su mensaje. En efecto, el lema comercial solicitado COMPROMISO DE CRECIMIENTO puede hacer alusión a que su titular se obliga a hacer todos los esfuerzos necesarios para procurar el crecimiento del capital que le es confiado por el público usuario de los servicios que se pretende publicitar. De igual manera, puede hacer referencia a una promesa formulada por el titular de dicho lema de procurar el crecimiento de su propia empresa en beneficio de su público usuario. Así, por la configuración del lema comercial solicitado COMPROMISO DE CRECIMIENTO, se presta a un variado juego de ideas, dejando así al usuario la labor de interpretar el mensaje que se pretende enviar. En tal sentido, el lema comercial solicitado constituye una frase creativa, capaz de reforzar la distintividad de la marca NCF y logotipo que identifica seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; asesoría de inversión, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. En consecuencia, a diferencia de lo dispuesto por la Autoridad de Primera Instancia, se considera que el lema solicitado no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486, razón por la que procede acceder a su registro. Además, se advierte que ni la frase COMPROMISO DE CRECIMIENTO ni las ideas que transmite esta frase, son empleadas por los competidores en la promoción de los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Cabe señalar que la especial connotación que posee la frase que se registra por el variado juego de ideas que permite -, constituye el elemento protegido en el lema comercial COMPROMISO DE CRECIMIENTO. Es de recordar, asimismo, que, en estos signos, se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los usuarios y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución N /DSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2009 y, en consecuencia, OTORGAR el registro del lema comercial 7-8

8 COMPROMISO DE CRECIMIENTO solicitado por Negocios, Contactos y Finanzas S.A. / NCF S.A. (Perú), para publicitar la marca de servicio NCF y logotipo (Certificado Nº 52345), que distingue seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; asesoría de inversión, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /spi. NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS Vice- Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 8-8