Registro de lema comercial Carácter descriptivo Falta de distintividad

Transcripción

1 SOLICITANTE : ÁLICORP S.A.A. Registro de lema comercial Carácter descriptivo Falta de distintividad Lima, siete de abril de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 13 de enero del 2000, Álicorp S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial EL RICO SABOR DE CASA, para usarse como complemento de la marca de producto ALACENA, solicitada bajo expediente N , para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 5 de setiembre del 2000, Álicorp S.A. solicitó se considere que el lema comercial solicitado se usará como complemento del signo solicitado bajo expediente N en lugar del expediente N Mediante proveído de fecha 8 de setiembre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia que el lema comercial solicitado se vinculará a la marca de producto tramitada bajo expediente N Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 16 de abril del 2002, la Oficina de Signos Distintivos suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelva el expediente N (correspondiente al registro de la marca ALACENA y etiqueta). Con fecha 6 de agosto del 2002, Álicorp S.A. solicitó se tenga en cuenta que la adecuación prescrita en la Ley General de Sociedades ya ha sido efectuada por su empresa (de Álicorp S.A. a Álicorp S.A.A.). Adjuntó copia de la Partida Registral correspondiente. Mediante proveído de fecha 7 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo presente la adecuación efectuada y dejó constancia que la empresa solicitante es Álicorp S.A.A. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 21 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: (i) Respecto a la suspensión del presente procedimiento: 1-10

2 (ii) Dado que ha desaparecido el motivo de la suspensión ordenada mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 16 de abril del 2002, al existir un pronunciamiento definitivo en el expediente N , corresponde levantar la suspensión referida y emitir un pronunciamiento en el presente expediente. Respecto a la registrabilidad del signo solicitado: Citando la Resolución N TPI-INDECOPI precedente de observancia obligatoria en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 118 de la Decisión 344 1, concordado con el artículo 189 del Decreto Legislativo en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial determinó que el lema comercial constituido por la denominación EL RICO SABOR DE CASA se encuentra comprendido dentro de las frases que no pueden ser registradas como lemas comerciales al carecer de distintividad. Así, la expresión EL RICO SABOR DE CASA es comúnmente utilizada en medios comerciales por los empresarios de productos alimenticios para atraer hacia sus productos la preferencia del público consumidor, informando que los productos que ofrecen tienen el sabor característico de los elaborados en casa. En tal sentido, la referida frase puede ser utilizada por cualquier empresario para referirse a productos alimenticios, por lo que el consumidor no podrá asociar el lema a un determinado signo y, por tanto, a un origen empresarial determinado. Con fecha 17 de febrero del 2003, Álicorp S.A.A. interpuso recurso de apelación manifestando su disconformidad con la resolución apelada. Señaló que los considerandos en base a los cuales se ha resuelto el presente caso son superficiales, por lo que solicitó se revoque la resolución emitida por la Primera Instancia y se otorgue el registro solicitado. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial EL RICO SABOR DE CASA reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes 1 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 2 Artículo Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas comerciales son protegidos bajo el amparo de la presente Ley. 2-10

3 Se ha verificado que: a) Álicorp S.A. (Perú) es titular de la marca de producto conformada por la etiqueta rectangular constituida por la denominación ALACENA en letras blancas dentro de un rectángulo color rojo seguida de las frases EL RICO SABOR DE CASA, y MAYONESA RECETA CASERA en letras características, en la parte inferior sobresalen las figuras de un limón y un huevo partido, un salero y un pomo de aceite en la combinación de colores verde, crema, azul, amarillo y rojo, conforme al modelo, que distingue carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, compotas y huevos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 82543, vigente hasta el 24 de julio del año Solicitud de registro presentada con fecha 20 de marzo del 2000, mediante expediente N y registro otorgado con fecha 24 de julio del b) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial existen registrados diversos lemas que contienen en su conformación el término RICO y SABOR, tales como: KRIMPI SABOR QUE SUENA RICO; ROYAL TU RICO ALIMENTO DE TODO MOMENTO; SIEMPRE RICO SIEMPRE FIELD; CHIPY TIENE SABOR A FIESTA; CON TODO EL SABOR QUE LA NATURALEZA PUDO INVENTAR; DE PURO SABOR NACIONAL; DELE VIDA A SUS COMIDAS Y MAS SABOR A SU VIDA; EL MAS OSADO SABOR; EL SABOR DE LA LECHE; EL SABOR SOÑADO; EL VERDADERO SABOR ALEMAN; FRESCO SABOR DE CADA DIA; MAS SABOR, MAS CALIDAD; SABOR A COSA BUENA; SABOR QUE ATRAE; YOGURT YOLEIT, MAS SABOR, MAS YOGURT; SU SABOR PICOSITO TE VA A PRENDER. 3-10

4 2. Norma aplicable Las normas que a la fecha de la solicitud en cuestión (13 de enero del 2000) regulaban el registro de los lemas comerciales en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante la Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 274 entró en vigencia el 1 de diciembre del Esta variación de las normas que regulan el registro de lemas comerciales, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de lemas comerciales. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2), y que son directamente aplicables en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior. Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que:...ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.... Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial 4-10

5 Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas 3 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 5-10

6 que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 4 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter 4 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

7 distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 5. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. 5 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 6 Ver nota 1. 7 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

8 Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Previamente, cabe precisar que la marca de producto ALACENA y etiqueta ha sido registrada para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, compotas y huevos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Así, en el presente caso, el lema comercial solicitado EL RICO SABOR DE CASA pretende difundir la idea que los productos que distingue dicha marca tienen buen sabor y que son agradables para el sentido del gusto, haciendo recordar los alimentos preparados en el hogar, al poseer una determinada receta o determinados ingredientes que aseguran a quienes consuman dichos productos que quedarán satisfechos con su sabor. Por lo tanto, el lema comercial solicitado alude a una cualidad esperada de algunos de los productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, en los que se busca el sabor natural y especial que se consigue en la preparación de la comida familiar y con ingredientes seleccionados por quien va a consumir el producto final 9. En ese orden de ideas, de concederse un derecho de exclusiva sobre una expresión de esa naturaleza se impediría su utilización por parte de los demás competidores que actúan en el mercado, y que también se encuentren en condiciones de ofrecer productos de una naturaleza similar. 9 Adicionalmente, cabe indicar que el término RICO - tal como lo estableció la Sala en las resoluciones N /TPI-INDECOPI (recaída en el expediente N sobre registro del lema comercial SIEMPRE RICO, SIEMPRE FRESCO solicitado por Central Impulsora S.A. de C.V.), y N /TPI-INDECOPI (recaída en el expediente N sobre registro de lema comercial EL PAN RICO, EL PAN FRESCO solicitado por Central Impulsora S.A. de C.V.), - alude directamente a una de las características esperadas de los productos en cuestión, como es el que los alimentos sean sabrosos (deliciosos o gustosos) o exquisitos (agradables o gratos al paladar). 8-10

9 Además, conforme se advierte en el Informe de antecedentes, es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares para la promoción de productos de la misma naturaleza, por lo que no es razonable suponer que la expresión EL RICO SABOR DE CASA pueda ser asociada en la mente del consumidor con una marca determinada. Por lo anterior, el lema comercial solicitado no cumple con el requisito de distintividad previsto en la ley, al constituir una frase simple, utilizada comúnmente en la promoción y publicidad de los productos alimenticios de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial 10. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la referida Decisión, razón por la cual no procede acceder a registro. Finalmente, cabe señalar que la denegatoria del registro del lema comercial EL RICO SABOR DE CASA no es impedimento para que Álicorp S.A.A. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 11. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 21 de enero del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial EL RICO SABOR DE CASA, solicitado por Álicorp S.A.A. (Perú). Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. 10 Al respecto, cabe precisar que la Sala ha tenido el mismo criterio en las Resoluciones N /TPI- INDECOPI de fecha 7 de agosto del 2000 (recaída en el expediente N , sobre el registro del lema comercial EL RICO SABOR DE CASA, para usarse como complemento de la marca de producto BEZZA, registrada bajo certificado N en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Álicorp S.A.), y /TPI-INDECOPI de fecha 7 de agosto del 2000 (recaída en el expediente N , sobre el registro del lema comercial EL RICO SABOR DE CASA, para usarse como complemento de la marca de producto BEZZA, registrada bajo certificado N en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Álicorp S.A.). 11 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 9-10

10 /lt LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 10-10