SOLICITANTE : SODEXO. Registro de lema comercial Falta de distintividad. Lima, veinte de enero de dos mil diez. I. ANTECEDENTES

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1 SOLICITANTE : SODEXO Registro de lema comercial Falta de distintividad Lima, veinte de enero de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 11 de marzo de 2009, Sodexo (Francia) solicitó el registro del lema comercial HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR para usarse como complemento de la marca registrada SODEXO y logotipo (Certificado Nº 52617), que distingue servicios de contratación de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; operaciones de bienes inmuebles; bancos de ahorros; emisión de comprobantes; emisión de cheques de viajero y de tarjetas de crédito; tasación de bienes inmuebles; administración de edificios de apartamentos; administración de bienes inmuebles, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /DSD-INDECOPI de fecha 5 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (i) La frase HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR no puede ser admitida a registro, por cuanto se encuentra constituida por una denominación carente de capacidad distintiva que no permite realzar la distintividad de la marca (ii) de servicio a publicitar. La denominación HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR tiene la estructura de un mensaje cuya finalidad es fomentar o incentivar a las personas a realizar actos positivos que contribuyan a mejorar el entorno, hábitat o medio ambiente donde viven, siendo una expresión simple y carente de distintividad que, por si misma, no será capaz de ser el medio por el cual se publicite la marca que pretende complementar. (iii) Dado que se trata de una expresión simple, el lema comercial solicitado no podrá ser recordado con facilidad por el público usuario como un signo distintivo, ni será capaz de contribuir efectivamente en la distinción de los servicios que distingue la marca a publicitar. Por ello, el lema en cuestión no es capaz de realzar la distintividad de la marca que publicita, lo cual determina que no cumpla con la finalidad de complementariedad de la marca. (iv) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable al caso 1-8

2 por disposición del artículo 179 de la misma norma, por lo que no corresponde acceder a su registro. Con fecha 27 de agosto de 2009, Sodexo interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) La Autoridad Administrativa no ha considerado la combinación de las palabras características que conforman el signo solicitado, ni que el signo solicitado no resulta descriptivo de los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial que pretende publicitar. (ii) El lema comercial solicitado se encuentra constituido por una combinación de términos que conforma un frase creativa, la cual, vista en su conjunto, resulta distintiva; por lo que puede ser el complemento de la marca registrada que se pretende publicitar, puede identificar un origen empresarial determinado y distinguir sus servicios de los que prestan sus competidores. (iii) El signo solicitado no designa ni indica característica alguna de los servicios que pretende distinguir. Con fecha 11 de setiembre de 2009, Sodexo reiteró los argumentos de su apelación. Asimismo, señaló que el signo solicitado, con relación a los servicios que distingue la marca registrada que pretende promocionar, resulta arbitraria, dado que si bien dicha expresión transmite una determinada idea, ésta no se encuentra relacionada a los servicios en cuestión. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial solicitado HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que la solicitante, Sodexo (Francia), es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación SODEXO escrita en letras características, en la parte superior derecha se aprecia la representación estilizada de una estrella, sin reivindicar colores; conforme al modelo, que distingue servicios de contratación de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; operaciones de bienes inmuebles; bancos de 2-8

3 ahorros; emisión de comprobantes; emisión de cheques de viajero y de tarjetas de crédito; tasación de bienes inmuebles; administración de edificios de apartamentos; administración de bienes inmuebles, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 52617, vigente hasta el 5 de setiembre de Cuestión previa Previamente a efectuar el examen de registrabilidad del lema comercial solicitado, se advierte que mediante Resolución Nº /DSD-INDECOPI de fecha 5 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerar que éste se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, referida a la falta de distintividad de los signos; sin embargo, de la revisión de la resolución en cuestión, se desprende que la denegatoria del signo solicitado se sustenta en el carácter descriptivo del referido signo, supuesto que se encuentra contemplado en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca 4-8

5 que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho de que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

6 registrado previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho de que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero de

7 La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no puede ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente caso, el lema comercial HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR ha sido solicitado para publicitar la marca SODEXO y logotipo, que distingue servicios de contratación de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; operaciones de bienes inmuebles; bancos de ahorros; emisión de comprobantes; emisión de cheques de viajero y de tarjetas de crédito; tasación de bienes inmuebles; administración de edificios de apartamentos; administración de bienes inmuebles, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, esta Sala advierte que el signo solicitado HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR no transmite un mensaje creativo o ingenioso acerca de las cualidades y/o bondades de los servicios a publicitar; además, dicha frase podría se utilizada por otros competidores, en la medida que la mejora continua, a la cual hace alusión, es actualmente ofrecida por las empresas y esperada por los usuarios en el mercado. A mayor abundamiento, se ha verificado que la expresión HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR constituye una frase simple que puede ser utilizada en el lenguaje coloquial en idioma castellano 7. 7 Ver: zamorano.edu/tesis_infolib/2005/T2182.pdf, entre otras. 7-8

8 Así, el lema comercial solicitado HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR constituye una frase simple que no cumple la función que debe cumplir todo lema comercial, la cual es reforzar la distintividad de la marca SODEXO y logotipo que pretende publicitar. Por lo expuesto, dicha frase no goza de la aptitud distintiva necesaria que permita al público usuario asociar la marca registrada a publicitar con un concepto que realce su distintividad, por lo que difícilmente el público usuario asociará dicha frase con un origen empresarial determinado. Por lo expuesto, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable por remisión del artículo 179 de dicha norma, por lo que no corresponde acceder a su registro. No obstante lo anterior, conviene señalar que la denegatoria del registro del lema comercial HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR no es impedimento para que Sodexo pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 8. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /DSD-INDECOPI de fecha 5 de agosto de 2009, que DENEGÓ el registro del lema comercial HACER DE CADA DÍA UN DÍA MEJOR, solicitado por Sodexo. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /dl. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 8 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 8-8