ACCIONANTE : DULCES IDEAS E.I.R.L. EMPLAZADO : ARTURO JARUFE CHEHADE

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1 ACCIONANTE : DULCES IDEAS E.I.R.L. EMPLAZADO : ARTURO JARUFE CHEHADE Acción de nulidad del registro de una marca concedida bajo la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 Uso de nombre comercial anterior al registro de la marca Zona de influencia económica Lima, diez de junio de dos mil nueve. I. ANTECEDENTES Con fecha 16 de abril de 2007, Dulces Ideas E.I.R.L. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por el diseño estilizado de un foco encendido y la denominación IDEAS DULCES escrita en letras características en los colores anaranjado y marrón, otorgada a favor de Arturo Jarufe Chehade, inscrita bajo Certificado Nº , que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente: (i) Es titular del nombre comercial DULCES IDEAS E.I.R.L. y logotipo, que distingue actividades económicas vinculadas a la elaboración y comercialización de cacao, chocolates, confites y caramelos, galletas y tortas, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, usado desde el 13 de octubre de 2003, fecha en la cual se constituyó por Escritura Pública (ii) otorgada ante el Notario Fidel Torres Cevallos. La marca IDEAS DULCES y logotipo, materia de nulidad, no debió ser otorgada al resultar confundible con su nombre comercial, por cuanto su nombre comercial distingue la actividad económica de comercialización de algunos de los productos que identifica la marca materia de nulidad. (iii) Ambos signos son gráfica, fonética y semánticamente confundible, en la medida que la marca materia de nulidad IDEAS DULCES y logotipo está conformada por la transposición de los términos DULCES IDEAS de su nombre comercial, lo que no altera el significado ni el modo como es captado por el público consumidor. (iv) La confusión entre los signos ha sido declarada por la Resolución Nº /OSD-INDECOPI, que denegó el registro de la marca GC DULCES IDEAS y logotipo solicitada por su empresa por considerarla confundible con la marca IDEAS DULCES materia de nulidad. (v) Resulta evidente que la marca IDEAS DULCES se registró en contravención a lo dispuesto por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 1-16

2 486, dado que se trata de una marca confundible con un nombre comercial previamente usado en el mercado y cuya titularidad ostenta. Adjuntó medios probatorios destinados a sustentar sus argumentos. Con fecha 27 de junio de 2007, Arturo Jarufe Chehade (Perú), absolvió el traslado de la acción de nulidad, manifestando lo siguiente: (i) Rechaza la solicitud de nulidad de la marca IDEAS DULCES y logotipo registrada a su favor, y niega que haya actuado maliciosamente al solicitar y obtener el registro de la referida marca. (ii) Para obtener el registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo materia de nulidad, realizó los trámites necesarios ante INDECOPI hasta que finalmente se le concedió el registro de la marca en cuestión al haber cumplido con todos los requisitos legales y no haberse presentado oposiciones contra la referida solicitud por parte de terceros. (iii) La accionante efectuó la publicación de su solicitud de registro de la marca GC DULCES IDEAS y logotipo el 13 de noviembre de 2006, 14 días después que INDECOPI le había otorgado el registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo, lo que determinó que el signo solicitado por la accionante fuera denegado por la Autoridad Administrativa por considerar que podría generar confusión con la marca registrada a su favor. (iv) En ningún momento pensó en aprovecharse de la buena fe del consumidor final, por lo cual siguió todos los pasos necesarios para obtener una marca de producto que lo diferencie del resto, que sea única e individual y que no se preste a confusión. (v) Declara haber desconocido la existencia del nombre comercial usado por la accionante al momento de solicitar el registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo, (vi) Su intención no es ni será perjudicar a la accionante, simplemente espera que se cumplan los derechos, deberes y normas correspondientes que rigen en el ámbito marcario. Adjuntó medios probatorios destinados a acreditar sus argumentos. Con fecha 3 de setiembre de 2007, Dulces Ideas E.I.R.L. señaló que la no oposición a la solicitud de registro de una marca, no es impedimento sino requisito para poder solicitar posteriormente su nulidad. Agregó que resulta evidente que el emplazado cuando solicitó el registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo, el 7 de agosto de 2008, para distinguir los mismos productos para los cuales su empresa usaba públicamente el nombre comercial DULCES IDEAS, tuvo que tener conocimiento de este último, no sólo por su 2-16

3 uso público, sino porque se venía utilizando en la actividad económica en la que el emplazado quería incursionar. Con fecha 27 de noviembre de 2007, Dulces Ideas E.I.R.L solicitó tener en consideración lo resuelto en la Resolución Nº /OSD-INDECOPI, de fecha 28 de setiembre de 2007, recaída en el Expediente Nº , iniciado por el emplazado, sobre presunta infracción a la marca IDEAS DULCES y logotipo cometida por su empresa, acción que fue declarada infundada por cuanto su empresa acreditó venir utilizando, desde el 3 de noviembre de 2003, la denominación DULCES IDEAS E.I.R.L. como nombre comercial con relación a actividades vinculadas con la venta de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, ostentando un mejor derecho al uso del signo conformado por la expresión DULCES IDEAS que el del emplazado por lo que la marca IDEAS DULCES y logotipo debe ser declarada nula. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 20 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente: (i) Respecto al uso del nombre comercial de la accionante - Del análisis de los medios probatorios adjuntados se advierte que éstos acreditan el uso continúo en el Perú, por parte de la accionante, del nombre comercial constituido por la denominación DULCES IDEAS E.I.R.L. delante de la cual se advierte la presencia de una figura circular dentro de las que se ubican las palabras AZÚCAR y CHOCOLATE y sobre dicha figura, la representación estilizada de una cinta sobre la que se ubica la denominación DULCES IDEAS escrita en letras características, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de postres, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, desde el 3 de noviembre de 2003, esto es, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuya nulidad se solicita, conforme se desprende de los comprobantes de pago adjuntados. (ii) Riesgo de confusión - Los postres que son comercializados a través de la actividad económica distinguida con el nombre comercial de la accionante se encuentran incluidos entre los productos que distingue la marca registrada cuya nulidad se pretende [dulces (galletas, kekes, tortas, postres)] de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. - Existe identidad entre uno de los productos a los que refieren las actividades económicas que distingue el nombre comercial del accionante y uno de los productos de la marca registrada. 3-16

4 - Realizado el examen comparativo entre la marca cuya nulidad se pretende IDEAS DULCES y logotipo y el nombre comercial de la accionante DULCES IDEAS E.I.R.L. y logotipo, se advierte que si bien los signos no son gráficamente semejantes, resultan similares fonética y conceptualmente al grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor. - Es así que, desde el punto de vista gráfico, los signos dejan impresiones visuales distintas debido a la inclusión de elementos figurativos cuya presencia permite diferenciarlos. - Desde el punto de vista fonético y conceptual, el hecho que tanto la marca cuya nulidad se pretende como el nombre comercial de la accionante incluyen las denominaciones IDEAS DULCES e DULCES IDEAS estando la primera constituida principalmente por la transposición de los términos de la segunda así como el concepto relacionado a ello que las mismas evocan, podría inducir a que los consumidores crean que la marca cuya nulidad se pretende constituye una variación del nombre comercial de la accionante y por ende, que los productos que distingue dicha marca cuentan con el mismo origen empresarial que aquellas actividades distinguidas por el nombre comercial. - Dada la vinculación entre las actividades económicas y los productos que distinguen los signos en cuestión, así como la similitud existente entre éstos, se concluye que existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor. - En tal sentido, el registro de la marca de producto IDEAS DULCES y logotipo (Certificado Nº ) se otorgó contraviniendo la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, concordante con el artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823, normas vigentes al momento de la concesión del registro. - Finalmente, de la revisión de los documentos presentados por el emplazado al contestar la acción de nulidad se aprecia que éstos sólo demuestran que el emplazado, para solicitar el registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo, realizó las búsquedas correspondientes, luego de lo cual presentó su solicitud de registro, procediendo a la publicación correspondiente, y luego de transcurrido el plazo legal para formular oposición, sin que se hubiesen presentado, la Oficina realizó el examen respectivo y otorgó el registro. No obstante lo anterior, no por el hecho que la Oficina haya otorgado el registro de una marca, dicho registro no podrá ser cuestionado, toda vez que nuestra propia legislación ha establecido cuáles son las causales por las que un 4-16

5 registro de un signo distintivo puede ser declarado nulo, las cuales se encuentran tipificadas en el artículo 172 de la Decisión 486, concordado en lo pertinente con el artículo 181 del Decreto Legislativo Por otro lado, si bien la accionante solicitó el registro de la marca de producto GC DULCES IDEAS y logotipo, el que se tramitó en el Expediente Nº , y fue denegado por la marca IDEAS DULCES y logotipo, ello no tiene incidencia en el presente caso, en el que se discute si la mencionada marca fue otorgada contraviniendo alguna prohibición de registro, específicamente la contenida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, la cual fue invocada por la accionante, con base a su nombre comercial DULCES IDEAS y logotipo. Con fecha 15 de setiembre de 2008, Arturo Jarufe Chehade interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que no existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión. Agregó lo siguiente: (i) El supuesto nombre comercial de la accionante se encuentra conformado por la denominación AZUCAR Y CHOCOLATE dentro de una figura circular que, a su vez, contiene una cinta donde figura la frase DULCES IDEAS, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Administrativa en la resolución impugnada. Por ello, se debe incluir la frase AZUCAR Y CHOCOLATE como parte del elemento relevante del nombre comercial y no únicamente la denominación DULCES IDEAS, como equivocadamente lo realiza la Primera Instancia. Así, al efectuar el examen comparativo de los signos en su conjunto, se advierte que el nombre comercial de la (ii) accionante difiere de la marca registrada a su favor. La normativa vigente que regula la información que deben contemplar los comprobantes de pago, exige que en todas las facturas y demás comprobantes se incluyan los datos de identificación del obligado, tales como la razón social de la empresa. Sin embargo, el cumplimiento de estos requisitos formales no puede determinar que por el simple hecho que aparezca la razón social en todos los comprobantes, ésta sea considerada como el nombre comercial con el cual dicha empresa se identifica en el mercado; máxime si la misma Autoridad Administrativa ha reconocido que el nombre comercial se encuentra conformado por la figura circular sobre la que se ubica una cinta, la especial grafía y la disposición de los elementos que los conforman. (iii) Si bien ambos signos están compuestos por algunos términos comunes en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, es evidente que la inclusión de la frase AZUCAR Y CHOCOLATE así como los elementos figurativos adicionales que conforman la marca registrada la diferencian del nombre 5-16

6 comercial de la accionante, siendo viable la coexistencia de ambos signos en el mercado, sin que se genere riesgo de confusión alguno, por lo que resulta indispensable que se analicen los elementos adicionales que conforman cada signo. (iv) Los medios probatorios adjuntados por la accionante no logran acreditar el uso del nombre comercial, toda vez que la mayoría son facturas que demuestran la relación interna que tiene la empresa, cuya razón social es Dulces Ideas E.I.R.L. y los distintos proveedores a los cuales les suministra insumos, relacionados con el rubro de alimentos. Con fecha 22 de noviembre de 2008, Dulces Ideas E.I.R.L. absolvió el traslado del recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que existe riesgo de confusión entre los signos. Agregó lo siguiente: (i) La resolución impugnada no ha considerado que su nombre comercial está conformado por la denominación AZUCAR Y CHOCOLATE dentro de una figura circular, que a su vez contiene una cinta donde figura la frase DULCES IDEAS, sino que su nombre comercial está constituido por la denominación Dulces Ideas E.I.R.L. delante de la cual se advierte la presencia de una figura circular dentro de la que se ubican las palabras descriptivas AZUCAR Y CHOCOLATE y una cinta donde se consigna también la frase DULCES IDEAS. (ii) Su empresa ha adjuntado diversos documentos que demuestran el uso de su nombre comercial DULCES IDEAS para distinguir actividades económicas vinculadas a la elaboración y comercialización de cacao, chocolates, confites, caramelos, galletas y tortas, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, desde, por lo menos, el 13 de octubre de 2003, fecha en la que se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Fidel Torres Zevallos. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si la accionante ha acreditado el uso del nombre comercial DULCES IDEAS y logotipo. b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial DULCES IDEAS y logotipo y la marca registrada IDEAS DULCES y logotipo. c) Si el registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo ha contravenido lo dispuesto en las normas vigentes a la fecha de su otorgamiento. 6-16

7 III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Arturo Jarufe Chehade es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por el diseño estilizado de un foco encendido y la denominación IDEAS DULCES escrita en letras características en los colores anaranjado y marrón, conforme al modelo, que distingue dulces (galletas, kekes, tortas, postres), de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº , vigente desde el 30 de octubre de 2006 hasta el 30 de octubre de 2016 (y solicitada con fecha 7 de agosto de 2006). b) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, diversas marcas que incluyen los términos DULCES e IDEAS en su conformación, tales como: - Con DULCES: DE DULCES ENVIOS y logotipo (Certificado Nº ), DELIMOCHI TODO DULCES Y TORTAS y logotipo (Certificado Nº ), DULCES DE ENSUEÑO y logotipo (Certificado Nº 31557), DULCES DEL PERU 1821 y logotipo (Certificado Nº 64811), DULCES DIVINOS y logotipo (Certificado Nº ), DULCES Y SALADOS A TU GUSTO y logotipo (Certificado Nº 89974), entre otros. - Con IDEAS: CASA & IDEAS y logotipo (Certificado Nº ), DELICIOSAS IDEAS ANA SOFÍA YAÑEZ y logotipo (Certificado Nº ), IDEAS D AZUCAR y logotipo (Certificado Nº 97336), MXIO EMPORIO & IDEAS y logotipo (Certificado Nº ), NIÑO & IDEAS y logotipo (Certificado Nº ), entre otros. 2. Cuestión previa 7-16

8 Previamente al análisis de la cuestión en discusión la Sala conviene en señalar que si bien el emplazado ha adjuntado algunos medios probatorios, consistentes en la copia de la búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos, copia de la solicitud de registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo y de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, copia de la Resolución Nº /OSD-INDECOPI que concedió el registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo y copia de tasas administrativas abonados durante el trámite de la solicitud de registro de la marca IDEAS DULCES y logotipo, dichos documentos únicamente acreditan el trámite que realizó el emplazado para obtener el registro de su marca IDEAS DULCES y logotipo; sin embargo carecen de relevancia en el presente caso, en el que se deberá determinar si el mencionado registro fue obtenido contraviniendo las disposiciones legales vigentes al momento de su concesión. 3. Nulidad del registro de una marca 3.1 Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que será en base a dicha norma que se evaluará si a la fecha de su concesión se incurrió en las causales de nulidad del registro previstas por ella. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución. En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto IDEAS DULCES y logotipo (7 de agosto de 2006) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de la marca antes referida debe ser evaluada sobre la base de dicha normativa. En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, en el presente caso corresponde aplicar la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga. 8-16

9 3.2 Causal de nulidad En el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 se establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre, que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso, la acción de nulidad interpuesta se ha sustentado en el riesgo de confusión entre el nombre comercial usado por la accionante DULCES IDEAS y logotipo y la marca IDEAS DULCES y logotipo del emplazado (Certificado Nº ). Por lo tanto, a continuación corresponde determinar si efectivamente se ha acreditado el uso del nombre comercial alegado por la accionante y, de ser el caso, si existe riesgo de confusión entre dicho nombre comercial y la marca materia de nulidad. 4. Nombre comercial de la accionante 4.1 Marco conceptual del nombre comercial La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 190, señala que se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique la actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Se precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Por otro lado, el artículo 207 del Decreto Legislativo 823 define como nombre comercial al signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica. La Sala estima que bajo esta definición 9-16

10 está comprendido tanto el nombre con que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado como el nombre que emplea para distinguir su establecimiento comercial. El artículo 191 de la Decisión 486 concordado con el artículo 210 del Decreto Legislativo 823 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial. 4.2 Pruebas de uso El artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los países miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte el artículo 212 del Decreto Legislativo 823 faculta a la Oficina competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. La Sala determina en aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. Así, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda acceder a registro, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia. 4.3 Medios probatorios De conformidad con lo establecido por el artículo 216 del Decreto Legislativo 823, cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar 10-16

11 su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público usuario pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal. 4.4 Valoración de las pruebas presentadas por la accionante La empresa accionante sostiene que con las pruebas que presenta acredita el uso de su nombre comercial DULCES IDEAS y logotipo para identificar actividades económicas vinculadas a la elaboración y comercialización de cacao, chocolates, confites y caramelos, galletas y tortas, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. A efectos de acreditar lo expuesto, adjuntó los siguientes documentos: - Copia de la Partida Registral Nº , expedida por Registros Públicos de Lima, que corresponde a la inscripción de la empresa Dulces Ideas E.I.R.L. efectuada el 13 de octubre de 2003 (fojas 26 a 29). - Copia de la impresión de la consulta RUC obtenida de la página web de la SUNAT ( correspondiente a la empresa Dulces Ideas E.I.R.L. (foja 30). - Copia de diversas facturas emitidas por la accionante a favor de distintas personas jurídicas, entre el 3 de noviembre de 2003 y el 23 de diciembre de 2006, por la comercialización de productos tales como: brownies y mini brownies de manjarblanco, amaretto, kahlúa, doble chocolate, pecanas, barra de granola, galletas y pecanas acarameladas. En la parte superior de las facturas se aprecia la denominación DULCES IDEAS E.I.R.L. y logotipo (fojas 31 a 54). - Copia de diversas boletas emitidas por la accionate a favor de distintas personas naturales y jurídicas, entre el 8 de diciembre de 2003 y 28 de diciembre de 2006, por la comercialización de productos tales como brownies y fruitcake. En la parte superior se aprecia la denominación DULCES IDEAS E.I.R.L. y logotipo (fojas 55 a 65). Cabe señalar que no se han tomado en cuenta los comprobantes de pago que se encuentran ilegibles o en aquellos donde no se consigna el producto (fojas 55, 57, 60 a 62, 64 a 65) - Copia de diversas guías de remisión emitidas por la accionante a favor de distintas personas jurídicas, entre el 2 de octubre de 2004 y el 19 de diciembre de 2005, por la comercialización de productos tales como brownies. En la parte superior se aprecia la denominación DULCES IDEAS E.I.R.L. y logotipo (Fojas 66 a 86)

12 - Copia del contrato de transferencia del registro sanitario correspondiente al producto brownie de chocolate, menta, manjar blanco, doble chocolate y pecanas, bocaditos dulces, celebrado entre Berenice Guzmán Correa y Dulces Ideas E.I.R.Ly de la inscripción de dicha transferencia ante la DIGESA (fojas 87 a 89). De los medios probatorios presentados, se aprecia que Dulces Ideas E.I.R.L. ha acreditado el uso del signo DULCES IDEAS E.I.R.L. y logotipo, como nombre comercial para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, tales como: brownies, alfajores, barras de granola, galletas y fruitcakes, desde el 3 de noviembre del 2003, fecha del comprobante de pago más antiguo, tal como se aprecia a continuación: 3 de noviembre de 2003 Cabe señalar que las actividades económicas de la accionante se han desarrollado en el distrito de Miraflores. El emplazado ha señalado que los medios probatorios presentados por la accionante no logran acreditar el uso del nombre comercial DULCES IDEAS y logotipo, por cuanto la mayoría son facturas que demuestran la relación interna que tiene la empresa, cuya razón social es Dulces Ideas E.I.R.L. y los distintos 12-16

13 proveedores a los cuales les suministra insumos relacionados al rubro de los alimentos. Al respecto, la Sala conviene en señalar que de la evaluación de los medios probatorios adjuntados por la accionante, se advierte que ésta ha comercializado productos tales como brownies, alfajores, barras de granola y fruitcake, que constituyen productos finales y si bien en algunos casos éstos pueden ser utilizados como insumos en la preparación de determinados postres, ello no determina que la accionante no haya usado el nombre comercial DULCES IDEAS y logotipo, más aún cuando las facturas, boletas de venta y guías de remisión han sido expedidas a favor de distintas personas naturales y jurídicas. Por lo anterior, la Sala concluye que conforme lo expuesto por la Oficina de Signos Distintivos - la accionante ha demostrado el uso de su nombre comercial DULCES IDEAS y logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, tales como: brownies, alfajores, barras de granola, galletas y fruitcakes, antes, durante y después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca materia de nulidad (7 de agosto de 2006). No obstante lo anterior, la Sala observa que la Oficina no ha evaluado el ámbito territorial de protección de dicho nombre comercial, por lo que se procederá a evaluar dicha circunstancia. 4.5 Ámbito territorial de protección del nombre comercial La protección del nombre comercial suscita una cuestión de gran importancia: determinar el ámbito territorial de protección. Tanto el Decreto Legislativo 823 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En efecto, de una parte, el artículo 216 del referido Decreto Legislativo señala que para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, su titular deberá demostrar el uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal. De otra parte, su artículo 208 establece que la protección del nombre comercial consiste en prohibir el uso o registro de otro nombre idéntico o similar cuando existe riesgo de confusión o asociación

14 En consecuencia, al no regular expresamente el artículo 216 del Decreto Legislativo 823 la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto a terceros. Al limitarse a señalar el artículo 208 del mencionado Decreto Legislativo que la protección de un nombre comercial se extiende siempre que haya riesgo de confusión o asociación con otro nombre comercial idéntico o similar, se deja abierta la cuestión de si el concepto de confusión o asociación hace referencia únicamente a la confusión o asociación que se puede crear en el público respecto de la identidad o similitud del signo y de determinadas actividades o tiene también implicancias territoriales. A criterio de esta Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía peruana. En efecto, si el nombre comercial, como se acaba de señalar, se encuentra protegido en el Decreto Legislativo 823 mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar. Por el contrario, en nuestro país coexisten panaderías, farmacias, bodegas, talleres de reparación, cafés, librerías, entre muchos otros establecimientos pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo nombre comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el hecho de que, siendo su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia. Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, se crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales. La realidad de nuestro país es más bien que los nombres comerciales 14-16

15 sólo tienen efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado. La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá. 4.5 Extensión geográfica del uso En el caso del nombre comercial usado por la accionante, se aprecia que su zona de influencia geográfica se circunscribe al distrito de Miraflores en Lima, toda vez que de las pruebas presentadas, se aprecia que los productos únicamente fueron comercializados en el local ubicado en Calle General Miguel Iglesias Nº 701, Miraflores. Además, no hay otras pruebas que permitan conocer si amplio su radio de acción. Cabe precisar que el hecho de que en las boletas de venta adjuntadas se aprecie que los clientes de la accionante provienen de diferentes distritos de Lima, no resulta suficiente para demostrar la trascendencia geográfica de sus actividades y su ámbito de influencia económica. En tal sentido, al no haberse demostrado que el nombre comercial usado por la accionante poseía una zona de influencia geográfica mayor al distrito de Miraflores al momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se pretende, dicha zona no puede ser considerada como un área económica o geográficamente relevante a efectos de lograr la nulidad de la marca del emplazado. Asimismo, cabe agregar que no existen fundamentos razonables para determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la accionante puede extenderse y merecer una protección en gran parte - y menos aún en la totalidad - del territorio nacional

16 Sin perjuicio de lo expuesto, conviene señalar que se deja a salvo el derecho de la accionante de continuar utilizando su nombre comercial dentro de su zona de influencia económica. 5. Procedencia de la acción de nulidad En virtud de lo expuesto, la Sala considera que al momento de otorgarse el registro de la marca de producto IDEAS DULCES y logotipo, ésta no se encontraba incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión Determinación del riesgo de confusión En atención a lo desarrollado en el punto 4, no corresponde efectuar el análisis de riesgo de confusión entre los signos en cuestión. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 20 de agosto 2008 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Dulces Ideas E.I.R.L. (Perú) contra el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por el diseño estilizado de un foco encendido y la denominación IDEAS DULCES escrita en letras características en los colores anaranjado y marrón, conforme al modelo, registrada a favor de Arturo Jarufe Chehade, bajo Certificado Nº Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /gh. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 16-16