SOLICITANTE : ELECTROVÍA S.R.L. Registro de lema comercial Falta de distintividad. Lima, quince de enero del dos mil ocho. I.

Transcripción

1 SOLICITANTE : ELECTROVÍA S.R.L. Registro de lema comercial Falta de distintividad Lima, quince de enero del dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 13 de marzo de 2007, Electrovía S.R.L. (Perú) solicitó el registro del lema comercial LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES, para usarlo como complemento de la marca de producto VIA PHONE y logotipo, registrada bajo certificado N , que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 25 de junio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: (i) El lema comercial solicitado LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES no puede ser admitido a registro, toda vez que no contiene ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca de producto VIAPHONE y logotipo, ya que constituye una frase que sin fantasía alguna se limita a elogiar los productos que distingue la marca que pretende (ii) publicitar. La frase que conforma el lema comercial solicitado sólo transmite la idea de que los consumidores preferirán los aparatos telefónicos celulares distinguidos con la marca que pretende publicitar en la medida que los mismos provienen de una red de establecimientos facultados por las empresas de telefonía celular para comercializarlos. (iii) Dicha frase podría ser utilizada en medios comerciales por cualquier empresario para atraer hacia sus teléfonos celulares la preferencia del público consumidor, pudiendo provenir de cualquier empresa y no de una determinada, por lo que no cumple una función distintiva. Con fecha 18 de julio de 2007, Electrovía S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) Solamente puede denegarse el registro de un lema comercial en dos casos, cuando se haya incurrido en una prohibición absoluta o cuando se haya incurrido en una prohibición relativa. (ii) La Oficina de Signos Distintivos ha señalado que el lema comercial solicitado no puede ser admitido a registro, toda vez que no contiene elemento alguno que permite realzar la distintividad de los productos 1-8

2 distinguidos con la marca que pretende publicitar, configurándose así una prohibición absoluta. (iii) La prohibición absoluta sólo se da si es que los signos están integrados en su totalidad por elementos usuales o comunes, siendo el caso de que el lema comercial solicitado incurre en tal situación, toda vez que todos los elementos que conforman el lema: LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES no constituyen elementos usuales o comunes. (iv) Si bien es cierto que la denominación CELULARES es una palabra genérica, no significa que las denominaciones LA CADENA AUTORIZADA lo sean. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Electrovía S.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación VIA PHONE escrita en letras características y una figura circular conteniendo la palabra PHONE, en los colores verde, negro y blanco; conforme al modelo, para distinguir aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N , vigente hasta el 19 de julio de

3 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho de que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

5 promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho de que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

6 ...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente caso, se advierte que el lema comercial solicitado está constituido por la frase LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES, el cual pretende promocionar la marca VIA PHONE y logotipo, que distingue aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, cabe precisar que la palabra cadena identifica a un conjunto de establecimientos, instalaciones o construcciones de la misma especie o función, organizadas en sistema y pertenecientes a una sola empresa o sometidas a una sola dirección 7 ; la palabra autorizado (da) refiere a una persona que es respetada o digna de respeto por sus cualidades o 7 Información obtenida en la página web: 6-8

7 circunstancias 8 ; la palabra celular significa aparato portátil de un sistema de telefonía móvil 9. Ahora bien, un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro, en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. En el presente caso, el lema comercial LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES es una frase que se limita a transmitir información sobre algunas de las características de los productos que se desean publicitar, ya que transmite la idea de que los teléfonos móviles identificados con la marca VIA PHONE gozan de una mejor garantía que otros productos similares que se comercializan en el mercado, toda vez que los centros donde se expenden los teléfonos móviles tienen algún tipo de autorización o licencia otorgado por el fabricante de los aparatos electrónicos o los operadores de telefonía. Esta intención publicitaria no puede ser protegida mediante registro, toda vez que es una expresión que puede ser utilizada por cualquier empresario del mercado de aparatos de telecomunicaciones para lograr la preferencia de los consumidor hacia sus respectivos productos, no pudiendo otorgarse la exclusividad de dicha frase a un solo agente del mercado. En este orden de ideas, el lema comercial LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES no reviste un carácter distintivo, por lo que no corresponde otorgar un derecho de exclusiva sobre la misma. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión, razón por la cual no corresponde acceder a su registro. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la denegatoria del registro del lema comercial LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES no es impedimento para que Electrovía S.R.L. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo. 8 Ibídem. 9 Ibídem. 7-8

8 IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 25 de junio de 2007, que DENEGÓ el registro del lema comercial LA CADENA AUTORIZADA DE CELULARES, solicitado por Electrovía S.R.L. Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn /er. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 8-8