SOLICITANTE : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. Registro de lema comercial - Falta de distintividad - Registros anteriores
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- María Rosa Escobar Carmona
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1 SOLICITANTE : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU DE OFICIO Registro de lema comercial - Falta de distintividad - Registros anteriores Lima, primero de marzo de dos mil uno I. ANTECEDENTES Con fecha 12 de marzo del 2001, Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) solicitó el registro del lema comercial LA PRIMERA OPCION, para usarse como complemento de la marca de servicio PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, registrada bajo certificado N 4001, que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el lema comercial LA PRIMERA OPCION se encuentra conformado por una expresión laudatoria de los servicios que identifica la marca que pretende publicitar, toda vez que indica al público consumidor que los servicios de educación superior que distingue la marca registrada, se encuentran en un nivel superior respecto de los servicios educativos prestados por sus competidores. Cabe precisar que el signo solicitado no reviste un mínimo grado de fantasía en su construcción gramatical, careciendo de la suficiente fuerza distintiva necesaria para acceder a registro. Indicó que al escuchar la frase solicitada en el mercado, el consumidor sólo percibirá una expresión descriptiva, que no le indicará un origen empresarial determinado, pues no lo va a relacionar sólo con los servicios de la marca con la cual se pretende utilizar, sino que podría asociarlo con cualquier servicio educativo, razón por la cual no goza de la distintividad necesaria para acceder a registro. Con fecha 3 de enero del 2002, Pontificia Universidad Católica del Perú interpuso recurso de apelación manifestando ser titular de las marcas denominativas y mixtas LA PRIMERA OPCION, registradas en las clases 16 y 41 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que ha utilizado la denominación PRIMERA OPCION en su publicidad, habiendo generado en el consumidor una asociación de la denominación PRIMERA OPCION con la Pontificia Universidad Católica del Perú, no existiendo mayor problema hasta que "la Academia "Nivel A Pre Universitario" la utilizó como lema comercial" en su publicidad, pudiendo inducir válidamente a error al consumidor de sus servicios, por lo que se vio forzada a remitirle una carta notarial, adjuntó documentos. Expresó que de la misma manera, la Universidad Champagnat convocó a examen de admisión a su Facultad de Educación haciendo uso de la frase "Primera Opción en Educación", pudiendo inducir válidamente a error al consumidor de sus servicios. Indicó que es una institución tradicionalmente conocida por su prestigio y calidad de enseñanza, motivo por el cual es necesario velar por la protección de sus signos distintivos, los que la diferencian de quienes prestan 1-6
2 servicios similares en el mercado. Sostuvo que el lema comercial solicitado, evoca la idea de una alternativa primigenia a cualquier otra comúnmente conocida, por lo que mal podría señalarse que se trata de una frase simple carente de fantasía, comúnmente utilizada en la publicidad, por cuanto su uso remite a la idea de una posibilidad de ingreso diferente al examen de admisión, mas no se refiere a un nivel de superioridad del servicio de educación que presta su institución, respecto del de los competidores. Expresó que el lema comercial solicitado logra posicionar en la mente de los consumidores un mensaje capaz de estimular y mantener o incrementar la demanda del servicio que brinda, cumpliendo el rol de constituir un elemento diferenciador en el mercado, siendo el mensaje publicitario innovador, motivador y dotado de fantasía. Adjuntó documentos. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial LA PRIMERA OPCION reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Pontificia Universidad Católica del Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU -PUCP y el escudo circular; en campo de azur, un mar con cuatro olas de los mismo crestadas de plata y, en la última y más alta de ellas, un navío antiguo de madera, de dos mástiles - el trinquete oculto y el mayor con un banderín triangular de plata - cada palo con su correspondiente vela cuadrada, navegando de izquierda a derecha y ayudado por remos, rumbo a la Cruz del Sur; bordura cortada la parte superior de plata con letras latinas de gules que dicen: ET LUX IN TENEBRIS LUCET y la parte inferior de gules, con letras de plata, también romanas, que expresan MCMXVII, que distingue servicios de educación superior, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 4001, vigente hasta el 10 de abril del Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial 2-6
3 Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-6
4 Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4-6
5 La Sala considera que si bien el lema comercial solicitado LA PRIMERA OPCION no describe características de los servicios que se pretende publicitar (servicios de educación superior de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial), la frase solicitada constituye una expresión del lenguaje usual y de uso masivo, que podría ser utilizada por cualquier competidor, por lo que difícilmente el consumidor la asociará con un origen empresarial determinado. Así, es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares para la promoción de servicios de la misma (o de diferente) naturaleza, por lo que el lema comercial solicitado constituye una frase simple que carece de fantasía alguna en relación a los servicios de educación superior, en la medida que presenta un contenido conceptual que no es capaz de realzar la distintividad de la marca registrada PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU y logotipo y que además es comúnmente utilizada en el mercado, pudiendo referirse no sólo a servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, sino a otro tipo de servicios o incluso de productos, siendo que la solicitante se ha limitado a tomar una expresión preexistente en el mercado, sin haber creado una propia y distintiva. En ese sentido, de otorgarse el registro de frases que están conformadas únicamente por expresiones de dominio público y, de concederse un derecho de exclusiva sobre las mismas, se impediría que las demás personas las utilicen libremente. En ese sentido, es mejor dejarlas libres para que puedan ser utilizadas por todos los competidores, tal como viene sucediendo en el mercado, conforme se aprecia de los documentos presentados por la solicitante (fojas 45 y 50). Por las razones expuestas, la Sala considera que el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro. La Sala conviene en señalar que la denegatoria del registro del lema comercial LA PRIMERA OPCION no es impedimento para que Pontificia Universidad Católica del Perú pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, como manifiesta que lo viene haciendo, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 4. De otro lado, en relación a lo manifestado por solicitante, respecto a que ha obtenido el registro del signo solicitado como marca de producto (clase 16) y de servicio (clase 41), la Sala conviene en precisar que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Sala, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o 4 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 5-6
6 no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2001 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial LA PRIMERA OPCION, solicitado por Pontificia Universidad Católica del Perú. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf. /lp. LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 6-6
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