SOLICITANTE : TURRONES JOSE GARRIGOS, S.A. OPOSITORA : INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.

Transcripción

1 SOLICITANTE : TURRONES JOSE GARRIGOS, S.A. OPOSITORA : INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. Registro de un nombre geográfico como marca - Denominaciones descriptivas - Distintividad del signo solicitado - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Similitud o conexión competitiva Lima, veintidós de setiembre de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 8 de marzo del 2002, Turrones José Garrigos, S.A. (España) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación CASTILLO DE JIJONA escrita en letras características y la representación de un castillo dentro de un semicírculo; conforme al modelo, para distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 28 de mayo del 2002, Ingenio Central Castilla S.A. (Colombia) formuló oposición manifestando ser titular de la marca de producto CASTILLA y emblema, inscrita en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (certificado N 98131) con la cual el signo solicitado resulta confundible, pues basta una simple observación de los signos para constatar que son casi idénticos. Señaló que el signo solicitado carece de originalidad, por lo que no debe ser admitido a registro. Sustentó su oposición en los artículos 135, inciso b) y 136, inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Con fecha 10 de junio del 2002, Turrones José Garrigos, S.A absolvió el traslado de la oposición manifestando que: 1-18

2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) La Clasificación Internacional no determina la similitud ni disimilitud de los productos o servicios que distinguen las marcas, por lo que el hecho que los productos que distinguen los signos se encuentren dentro de la misma clase de la Nomenclatura Oficial, no implica que estén vinculados competitivamente ni que sean susceptibles de inducir a confusión. Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son absolutamente diferentes a los productos que distingue la marca registrada y tienen distinta naturaleza, por lo que no existe vinculación. Además, cualquier consumidor puede apreciar la diferencia entre los productos sin existir riesgo de confusión en los consumidores. Entre los signos no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni conceptuales, pues los elementos denominativos son diferentes, CASTILLO DE JIJONA en el signo solicitado, está compuesto por tres palabras con un total de 16 grafías; mientras que la marca registrada CASTILLA está compuesta por una sola palabra de 8 grafías, poseen distinta extensión, y los elementos gráficos que los conforman, son diferentes, así el signo solicitado incluye la figura de un castillo enmarcado en dos círculos concéntricos, en tanto que la marca registrada tiene una figura conformada por un triángulo de bordes redondeados con tres soles estilizados de color rojo. Los signos presentan una pronunciación y sonoridad distinta, así como una estructura vocálica y consonántica diferente. Existe una diferencia conceptual, debido a que el signo solicitado evoca la idea de un castillo como una construcción medieval fortificada ubicada en la región española de Jijona; mientras que la marca registrada alude a un lugar de España, específicamente a Castilla. Con fecha 21 de junio del 2002, Ingenio Central Castilla S.A. señaló que la marca registrada (CASTILLA) y la parte de mayor notoriedad en el signo solicitado (CASTILLO), tienen igual extensión y se pronuncian casi de la misma manera. Indicó que en la actualidad es frecuente que la mayoría de los consumidores tiendan a identificar las marcas que constan de más de un término, sólo con el de mayor relevancia, el que usualmente suele ser el término que va en primer lugar, por lo que de comercializarse ambos signos en los mismos establecimientos, el común de la gente los va a confundir y creerán que una marca es derivada de la otra. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 11 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (i) Si bien la opositora invoca la aplicación del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, correspondiente a los signos que carecen de distintividad, dicha 2-18

3 (ii) (iii) norma no es aplicable, toda vez que del escrito de oposición se desprende que el argumento central está referido al riesgo de confusión que se produciría entre los signos en caso de otorgarse el registro del signo solicitado, supuesto contemplado en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Sin perjuicio de ello, señaló que el signo solicitado CASTILLO DE JIJONA y logotipo es distintivo. Algunas preparaciones con cereales que distingue la marca registrada tienen la misma finalidad que los dulces que pretende distinguir el signo solicitado, es decir, la de fungir de golosinas. Además, comparten los mismos canales de comercialización, en tanto se expenden en los mismos establecimientos comerciales, como bodegas, mercados, supermercados e hipermercados, y se encuentran dirigidos al público consumidor en general. En tal sentido, existe vinculación entre uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y uno de los productos que distingue la marca registrada. Los signos no son semejantes gráfica, fonética ni conceptualmente al grado de inducir confusión en el público consumidor, pues el signo solicitado deja una impresión visual y auditiva distinta de aquella que deja la marca registrada, debido a la presencia de la frase DE JIJONA y a la figura de un castillo. Asimismo, los signos sugieren ideas diferentes, pues el signo solicitado evoca el concepto de castillo, mientras que la marca registrada sugiere la idea de un apellido. Con fecha 27 de junio del 2003, Ingenio Central Castilla S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados con el riesgo de confusión existente entre su marca registrada y el signo solicitado. Con fecha 15 de julio del 2003, Turrones José Garrigos, S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) (ii) (iii) (iv) El signo solicitado posee características propias que lo diferencian de la marca registrada y que permiten su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión. De una visión de conjunto y desde la impresión general del consumidor, se aprecia que existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales que hacen al signo solicitado un conjunto marcario suficientemente distintivo. En el signo solicitado son más relevantes tanto el elemento denominativo como el figurativo, mientras que en la marca registrada el elemento relevante es el denominativo, pues el logotipo de triángulo cumple un fin accesorio. Dadas las diferencias entre las unidades fonética-gráfica, así como la diferencia conceptual de los signos, se aprecia que poseen la distintividad suficiente para ser registrables y su coexistencia en el mercado no generaría ningún riesgo de confusión. 3-18

4 Con fecha 19 de agosto del 2003, Ingenio Central Castilla S.A. señaló que entre los signos existen semejanzas suficientes para generar confusión indirecta en el consumidor medio, debido a que conceptualmente las denominaciones que componen los signos se encuentran relacionadas, ya que la palabra CASTILLA es el nombre dado a dos mesetas que se encuentran dentro del centro de la península ibérica, región que comprende la tercera parte del territorio de España, mientras que JIJONA es el nombre de una villa dentro de la ciudad de Alicante, por lo que si bien los territorios ocupan una distinta ubicación geográfica, el público consumidor nacional no logrará reconocer las diferencias geográficas, sino que entenderá que ambos signos aluden a nombres provenientes de la Península. Con fecha 22 de agosto del 2003, Turrones José Garrigos, S.A. señaló que el signo solicitado puede coexistir pacíficamente con la marca registrada de la misma manera que coexiste con la marca CASTILLLO ROSADO HACIENDA FRUTICOLA y figura. Con fecha 28 de agosto del 2003, Ingenio Central Castilla S.A. señaló que la coexistencia de su marca registrada con la marca CASTILLLO ROSADO HACIENDA FRUTICOLA y figura es irrelevante para la solución del presente caso. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CASTILLO DE JIJONA y logotipo y la marca registrada CASTILLA y emblema. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) Ingenio Central Castilla S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación CASTILLA y el emblema triangular con tres soles de color rojo en su interior, conforme aparece; que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas con cereales, helados comestibles, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N y vigente hasta el 8 de julio del

5 b) Se encuentra registrada a favor de Shirley M. Vidal de Frank, la marca de producto constituida por la denominación CASTILLO ROSADO, HACIENDA FRUTICOLA escrita en letras características de color negro y la figura de un castillo rosado con dos palmeras; conforme al modelo, que distingue harina de lúcuma, miel, vinagre, especias y demás productos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 59821, vigente hasta el 22 de diciembre del c) En la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, marcas que contienen la figura de un castillo, tales como: Certificado N Certificado N Certificado N Certificado N Certificado N

6 2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar el origen empresarial del mismo, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él. En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará en los otros elementos del signo. Esto obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables en forma aislada en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo. Por tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general - como son los elementos genéricos y descriptivos - y que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación. Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis del signo solicitado. 2.1 Carácter de la denominación JIJONA Registro de un nombre geográfico como marca La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, 6-18

7 lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) iii) iv) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 1 y éstos no provienen de dicha zona. Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j]. Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo, existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 2 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 3 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 4 o BREMEN 5 para distinguir cerveza, o 1 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, Certificado Nº Certificado Nº Certificado Nº

8 ALASKA 6 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión y del artículo 170 del Decreto Legislativo ) Denominaciones descriptivas Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio. La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 6 Certificados Nºs 12009, Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (..) 8 Artículo Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (.) 8-18

9 De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP y 49-IP interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado. De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir. Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se 9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 551 del 3 de abril de 2000, p Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 602 del 21 de setiembre de 2000, p Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 257 del 14 de abril de 1997, p

10 refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo eterno, predilecto, entero, etc. 12 (el resaltado es nuestro). De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión Aplicación al caso concreto El signo solicitado se encuentra constituido por la denominación CASTILLO DE JIJONA y logotipo, para distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. El término JIJONA, hace referencia a una ciudad de España, ubicada en la provincia de Alicante 13, por lo que cumple la función de indicar la procedencia geográfica de los productos a distinguir. Cabe precisar, que la ciudad de Jijona es conocida por sus turrones de textura blanda, obtenidos de la cocción de la miel, azúcar y clara de huevo a la cual se le incorporan almendras peladas y tostadas 14, por lo que informa directamente al público consumidor acerca del lugar de origen de los productos que se pretenden distinguir (turrón y derivados del turrón; dulces y caramelos), resultando una denominación descriptiva. En ese sentido, al describir la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir (turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos), de otorgarse un derecho de exclusiva sobre la denominación JIJONA, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearlas en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma denominación para identificar sus productos en el mercado Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p En: Información obtenida en

11 Por lo anterior, se determina que la denominación JIJONA que conforma el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión Análisis de los demás elementos que conforman el signo solicitado Apreciado el signo solicitado, se determina que además de la denominación JIJONA contiene la denominación CASTILLO DE e incluye un elemento figurativo, constituido por la representación de un castillo dentro de un semicírculo, los que en conjunto le otorga la distintividad suficiente para identificar los productos que pretende distinguir, y diferenciarlos de otros existentes en el mercado, tal como se aprecia a continuación: En consecuencia, el signo solicitado reúne el requisito de suficiente distintividad exigido por el artículo 135 inciso b) de la Decisión Determinación del riesgo de confusión A diferencia de la Decisión que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 15 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca Artículo 83.- ( ) No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ). 16 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 11-18

12 Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP en la cual se afirma que La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a). En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la inducción a error al público consumidor a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al riesgo de confusión a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 19. La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ). Ver nota 15. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del Ver nota

13 En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada. De otro lado, en el Proceso N 2-IP , el Tribunal Andino estableció que: La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos. 3.1 Similitud o conexión competitiva El signo solicitado pretende distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas con cereales, helados comestibles, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, cabe precisar que los helados comestibles que distingue la marca registrada y los productos de pastelería (turrón y derivados) y confitería (dulces y caramelos), que pretende distinguir el signo solicitado, constituyen productos sustitutos y/o complementarios que muchas veces son ofrecidos en un mismo establecimiento comercial, tales como cafés, fuentes de soda, heladerías y restaurantes. 20 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del

14 Por lo anterior, se puede concluir que sí existe similitud y/o conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos en cuestión. 3.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 55-IP y 76-IP El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de productos de consumo masivo y frecuente, resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará un grado de atención especial al momento de adquirir el producto que desee. Sin embargo, al ser por lo regular algunos de estos productos adquiridos por niños, la impresión que en ellos susciten las marcas puede ser importante, inclusive en los casos en que las decisiones de compra las realicen finalmente los adultos. A este respecto cabe señalar que para los niños es más relevante la impresión visual de los signos antes que su impresión fonética o conceptual. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 21), p

15 También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa 23, a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta. Señala que de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ; precisando que, cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo Considera que la primacía de esta pauta se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas 23 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p

16 pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). Atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto. En el signo solicitado, la dimensión característica está constituida tanto por el aspecto denominativo como por el figurativo, debido a la ubicación y dimensión de su aspecto denominativo y a la particularidad de los elementos gráficos, conforme se puede apreciar a continuación: SIGNO SOLICITADO En la marca registrada, la dimensión más característica es el aspecto denominativo (CASTILLA), toda vez que el elemento figurativo constituye un complemento de la denominación, conforme se aprecia a continuación: MARCA REGISTRADA Previamente a realizar el examen comparativo, conviene precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en 16-18

17 conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta. Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte desde el punto de vista fonético, que si bien los signos comparten las dos primeras sílabas (CAS - TI), difieren en el número de sílabas y poseen una secuencia de vocales (A-I-O- E-I-O-A/A-I-A) y de consonantes (C-S-T-LL-D-J-J-N/C-S-T-LL) diferente, todo lo cual determina que la entonación y pronunciación de conjunto sea diferente. Desde el punto de vista gráfico, se advierte que a pesar de compartir las letras que conforman la partícula CASTILL, la presencia de la denominación DE JIJONA y del elemento gráfico en el signo solicitado, determina que la impresión visual de conjunto sea diferente. Asimismo, a pesar de no ser lo más relevante, los elementos figurativos que conforman la marca registrada, contribuyen a la diferenciación de los signos. Desde el punto de vista conceptual, los signos son distintos, toda vez que los elementos que conforman el signo solicitado transmiten la idea de un castillo; a diferencia de la marca registrada que sugiere la idea de un apellido o de un lugar de España. 3.3 Riesgo de confusión Por lo anterior, a pesar de la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor respecto a los productos (confusión directa) o al origen empresarial de los mismos (confusión indirecta). En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde acceder a su registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 11 de junio del 2003, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación CASTILLO DE JIJONA escrita en letras características (sin reivindicar la denominación JIJONA) y la representación de 17-18

18 un castillo dentro de un semicírculo; conforme al modelo, solicitado por Turrones José Garrigos, S.A. (España), para distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /lp LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 18-18