OPOSITORA : PARIS S.A. (anteriormente Almacenes Paris Comercial S.A.)

Transcripción

1 SOLICITANTE : GIORGIO S.A.C. OPOSITORA : PARIS S.A. (anteriormente Almacenes Paris Comercial S.A.) Registro de un nombre geográfico como marca - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Signos débiles - Registros anteriores Lima, veinticinco de marzo del dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 31 de enero del 2005, Giorgio S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación HOMME PARIS escrita en letras características, en donde el término PARIS se aprecia al lado derecho en forma vertical dentro de una franja, todo en la combinación de colores turquesa y blanco; conforme al modelo, para distinguir vestidos, calzados, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 16 de mayo del 2005, Almacenes Paris Comercial S.A. (Chile) - invocando los artículos 136 inciso a) de la Decisión 486 y 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823- formuló oposición manifestando lo siguiente: (i) Es titular de la marca ALMACENES PARÍS y logotipo, registrada bajo certificado Nº 95887, para distinguir productos de la clase 25 de la (ii) Nomenclatura Oficial. Su marca registrada está conformada por el término ALMACENES, el cual resulta descriptivo en relación con los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que debe ser excluido del examen comparativo. (iii) La expresión HOMME, que conforma el signo solicitado, proviene del idioma francés, cuya traducción (homme) es muy conocida en los países de habla hispana, razón por la cual dicha expresión es descriptiva de los productos que pretende distinguir. En ese sentido, el único elemento teóricamente distintivo en el signo solicitado es la expresión PARIS. 1-20

2 (iv) Basta efectuar una simple comparación entre los signos en litigio, teniendo en consideración el carácter descriptivo de los términos ALMACENES y HOMME, para establecer que, evidentemente, son confundibles entre sí, a nivel gráfico, fonético y conceptual, por cuanto ambos presentan, como elemento relevante, la expresión PARIS. (v) La coexistencia de los signos en cuestión va a generar una asociación indebida en la mente del consumidor, quien podría pensar que se trata de productos provenientes del mismo origen empresarial, lo cual no corresponde a la realidad. (vi) Mediante Expediente Nº actualmente en trámite- Giorgio S.A.C. ha solicitado el registro de la marca MONSIEUR PARIS para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a la cual se opuso su empresa por considerar que es un signo similarmente confundible respecto a su prestigiosa marca ALMACENES PARIS y logotipo. Ello denota que la solicitante persiste en su intento de registrar engañosos signos respecto a la citada marca de su empresa y, de acuerdo a ello, ha solicitado el registro de las marcas HOMME PARIS y FEMME PARIS, las cuales al presentar como único término distintivo y reivindicable a la expresión PARIS, resultan evidentemente muy similares a su marca ALMACENES PARIS y logotipo. Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Con fecha 7 de junio del 2005, Giorgio S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente: (i) El signo solicitado sí goza de la distintividad necesaria para constituir una marca y, en consecuencia, acceder a la protección registral. (ii) La denominación PARÍS forma parte de diversas marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, constituyendo un término usual o común en la referida clase, por lo que no puede ser de exclusiva de ninguna persona en particular. (iii) Los signos confrontados son completa y absolutamente distintos entre sí, ya que presentan disposiciones gráficas diferentes que les otorgan suficiente distintividad. A ello contribuye el hecho de que los elementos adicionales que cada uno presenta (HOMME y ALMACENES, respectivamente) sean diferentes uno del otro. (iv) El signo solicitado puede coexistir pacíficamente con la marca de la empresa opositora sin generar riesgo de confusión en los consumidores. Con fecha 13 de julio del 2005, Almacenes Paris Comercial S.A. reiteró sus argumentos y además manifestó lo siguiente: (i) La expresión PARIS no puede considerarse como una común o usual en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que, conforme lo señala 2-20

3 (ii) el inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486, constituyen términos comunes o usuales aquellos utilizados en el lenguaje común o en el uso comercial del país para designar o referirse a los productos. Resulta irrelevante que existan en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial otros signos que pudiesen presentar cierta aproximación respeto a su marca ALMACENES PARIS, toda vez que la autoridad marcaria estimó que entre aquellos signos y la marca que sustenta su oposición existen diferencias, situación que no se presenta en este caso. (iii) El signo solicitado produce la impresión de ser un signo derivado de su marca ALMACENES PARIS. (iv) Su marca ALMACENES PARÍS goza de prestigio y es ampliamente utilizada. Para acreditar ello, presentó copias de 8 (ocho) recortes del diario La Tercera, de circulación en Santiago de Chile, una copia de recorte del periódico El Austral de Temuco; así como copia de 4 (cuatro) catálogos de Almacenes París, todos correspondientes al segundo semestre del año Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Con fecha 8 de enero del 2007, Almacenes Paris Comercial S.A. manifestó que ha modificado su denominación social a Paris S.A., razón por la cual solicitó que, en lo sucesivo, se considere dicho cambio. Mediante proveído de fecha 9 de enero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos tuvo presente el cambio de denominación social y consideró como empresa opositora a Paris S.A. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 29 de agosto del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente: (i) Aunque la opositora no señala expresamente que su marca ostente la calidad de notoriamente conocida, sí alega que su marca ALMACENES PARÍS goza de prestigio y es ampliamente utilizada. Dado que dicho argumento fue planteado con posterioridad al vencimiento del plazo para formular oposición a la solicitud de vista, en virtud al principio de (ii) preclusión, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto. Tanto el signo solicitado como la marca registrada a favor de la opositora distinguen vestido, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. (iii) El signo solicitado es un signo mixto, en el cual tanto la dimensión denominativa como la figurativa resultan relevantes a efectos de fijar la impresión en conjunto del mencionado signo. Ahora bien, dentro del aspecto denominativo, la denominación HOMME es la que más destaca 3-20

4 debido a su ubicación y tamaño dentro del conjunto. Asimismo, a criterio de la Oficina, el término HOMME será percibido como un término de fantasía y, por ende, distintivo. (iv) En la marca registrada también resultan relevantes sus aspectos figurativo y denominativo. De igual forma, dentro del elemento denominativo, cobra especial relevancia el término PARIS, debido a su tamaño y al hecho que la denominación ALMACENES, que lo acompaña, se encuentra escrita en letras muy pequeñas. En el mismo sentido, el término ALMACENES no es considerado por el consumidor medio como un término descriptivo para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, sino como una denominación arbitraria. (v) Realizado el examen comparativo entre los signos se concluye que, entre ellos, no existen semejanzas susceptibles de llevar a confusión al consumidor, por cuanto: - Si bien el signo solicitado incluye la palabra PARÍS, presente también en la marca de la opositora, ello no resulta determinante para establecer la confundibilidad entre los signos confrontados, dado el carácter no distintivo de la palabra PARÍS en relación con los productos involucrados. - París es el nombre de una ciudad (capital de Francia) que, de desde muy antiguo, es mundialmente conocida como la capital de la moda. Ello determina que la denominación PARÍS, utilizada en relación con prendas de vestir, sea percibida por el consumidor como una indicación de procedencia geográfica. - El consumidor no sólo percibe la denominación PARÍS como indicadora del origen geográfico de los productos en cuestión, sino que, además, dicha denominación suscita, en la mente del consumidor, una serie de valoraciones positivas, debido al prestigio mundial que mantiene la ciudad de París, como sede de la alta costura, en la cual radican los modistos y diseñadores más famosos del mundo. - Las asociaciones que genera la palabra PARÍS determinan que sea una práctica frecuente que los empresarios la incluyan como parte de sus marcas y otros signos distintivos. En tal sentido, se ha verificado que en el Perú se encuentran registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, varias marcas que incluyen la denominación PARIS, como es el caso de las marcas D PARIS LINE, ROCHAS PARIS, PIEER S PARIS (mixta), PARIS EXPRESS, entre otras. - Al tratarse de un elemento que se encuentra presente en otras marcas registradas a favor de terceros y al ser un elemento que por sí solo carece de aptitud distintiva, en relación con prendas de vestir, su presencia en el signo solicitado no puede ser considerada como 4-20

5 determinante para establecer que el mismo resulta confundible con la marca de la opositora. Por el contrario, se debe atender a las características adicionales que cada uno presenta. - En el presente caso, la denominación HOMME, en el signo solicitado, y la palabra ALMACENES, en la marca registrada, unidas a los elementos figurativos que cada signo presenta, permiten que la impresión visual y sonora de conjunto que suscitan sea claramente diferenciable una de la otra. Con fecha 24 de septiembre del 2007, Paris S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos y manifestando lo siguiente: - Paris S.A. es una de las más grandes empresas de almacenes cuya sede está ubicada en Santiago de Chile, la cual fue constituida en Su empresa es propietaria de la marca ALMACENES PARIS & etiqueta (sic), registrada bajo certificado Nº Adicionalmente, es titular de la marca ALMACENES PARIS (certificado Nº 35531) y de la solicitud de registro de la marca PARIS y etiqueta (expediente Nº ) para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. - En el signo solicitado la expresión HOMME PARIS es el elemento más importante, debido a sus letras en caracteres mayores, y en forma central y destacada. En tal sentido, el aspecto figurativo del signo solicitado no bastará para determinar su distintividad, por lo que el único elemento denominativo de capacidad distintiva y, por tanto, reivindicable, es la denominación HOMME PARIS. - De concederse el registro del engañoso signo solicitado, evidentemente se va a producir una sustancial dilución del poder distintivo de su conocida marca ALMACENES PARIS y logotipo. - El signo solicitado constituye una trascripción parcial de su marca registrada ALMACENES PARIS y logotipo. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó impresiones de páginas web a fin de acreditar el uso de la marca ALMACENES PARIS, registrada a favor de su empresa. Con fecha 19 de octubre del 2007, Giorgio S.A.C. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora. Además, manifestó que mediante certificado Nº cuya copia adjuntó con fecha 17 de enero del la Oficina de Signos Distintivos le otorgó el registro de la marca MONSIEUR PARIS para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, 5-20

6 Con fecha 27 de febrero del 2008, Paris S.A. reiteró sus argumentos y manifestó que, sin perjuicio de que la marca MONSIEUR PARIS y logotipo haya sido otorgada a la solicitante, el hecho de que ésta solicite en forma sistemática el registro de diversas marcas conformadas por el nombre PARIS acompañado de otros elementos que, a su entender, son descriptivos (HOMME, FEMME, MONSIEUR), pone en evidencia el ánimo de la solicitante de usurpar el elemento principal (PARIS) de la marca de su empresa. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado HOMME PARIS y logotipo y la marca registrada ALMACENES PARIS y logotipo. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) La opositora, Paris S.A. (Chile) basó su oposición en la marca de producto constituida por la denominación ALMACENES PARÍS escrita en letras características, dentro de una figura circular, en los colores azul y blanco, conforme al modelo, que distingue vestidos, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N 95887, vigente hasta el 25 de marzo del b) La solicitante, Giorgio S.A.C. es titular de la marca constituida por la denominación MONSIEUR PARIS escrita en letras características de color 6-20

7 blanco sobre un fondo de color azul acero; conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir incluyendo calzado, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº , vigente hasta el 23 de mayo del c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares varias marcas que incluyen en su conformación el término PARIS, tales como: CARTELL USA ROMA PARIS y logotipo (certificado Nº 79883), D`PARIS LINE (certificado Nº 94473), PARIS BLUES (certificado Nº 16701), PARIS EXPRESS (certificado Nº 4330), ROCHAS PARIS (certificado Nº 88158), 962 PARIS FRANCE (certificado Nº ), entre otras. d) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial -bajo certificado , vigente hasta el 14 de mayo del se encuentra registrada a favor de Jack Willys Obando Basteres la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación HOMME SÉDUISANT escrita en letras características, todo en la combinación de colores azul, rojo y amarillo; conforme al modelo para distinguir pantalones de caballeros, casacas de caballeros, camisas para caballeros, bermuda para caballeros, conjunto para caballeros, ternos para caballeros y ropa sport para caballeros, polos para caballeros, gorras para caballeros. 2. Sobre el recurso de apelación Paris S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: 7-20

8 - Su empresa es propietaria de la marca ALMACENES PARIS & etiqueta, registrada bajo certificado Nº la cual fue el sustento de su oposición- y, adicionalmente, es titular de la marca ALMACENES PARIS (certificado Nº 35531) 1 y de la solicitud de registro de la marca PARIS y etiqueta (expediente Nº ) 2, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos determinó que el signo solicitado HOMME PARIS y logotipo no es confundible con la marca registrada ALMACENES PARIS y logotipo base de la oposición. En tal sentido, si bien la opositora, en su recurso de apelación, manifestó que también es titular de la marca registrada ALMACENES PARIS (certificado Nº 35531) y de la solicitud de registro de la marca PARIS y etiqueta (expediente Nº ), dado que la oposición se basó únicamente en la marca registrada bajo certificado Nº lo cual fue señalado por la Oficina de Signos Distintivos en el punto 1.1 de la Resolución apelada, sólo corresponde a la Sala pronunciarse respecto de dicha marca. - De concederse el registro del engañoso signo solicitado, evidentemente se va a producir una sustancial dilución del poder distintivo de su conocida marca ALAMACENES PARIS y logotipo. Al respecto, la Sala advierte que:. Si bien la opositora se refiere al signo solicitado como un engañoso signo, no lo hace en el sentido de la prohibición establecida en el inciso i) del artículo 1 Cabe precisar que dicho certificado -correspondiente a la marca denominativa ALMACENES PARISestuvo vigente hasta el 9 de mayo del 2007, habiendo caducado por falta de renovación. 2 El expediente en mención -actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos- se refiere a la solicitud de registro de la marca constituida por la denominación PARIS escrita en letras características, dentro del diseño formado por dos círculos concéntricos; en el extremo superior derecho se aprecia una figura circular incompleta, encerrando una figura circular pequeña, todo en los colores azul, celeste, blanco y negro; conforme al modelo y pretende distinguir prendas de vestir, calzados; sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 8-20

9 135 de la Decisión 486 -el cual no fue invocado- toda vez que no señala argumentos que versen al respecto, por lo que no cabe pronunciarse sobre esa mención en esta etapa del proceso.. En cuanto a la supuesta dilución de la marca registrada ALMACENES PARÍS y logotipo alegada por la opositora en su apelación, cabe precisar que la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o servicio se rompa debido a la utilización, por parte de terceros, del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. Según opinión de la doctrina y jurisprudencia comparada, esta figura sólo se aplica a marcas de alto renombre o famosas, es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad preeminente, supuesto que no ha sido invocado ni verificado en el caso de la marca registrada a favor de Paris S.A. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que las pruebas presentadas por la opositora tales como: impresiones de páginas web, 8 (ocho) copias de recortes del diario La Tercera, una copia del recorte del periódico El Austral de Temuco, así como, 4 (cuatro) copias de catálogos de ALMACENES PARÍS no logran acreditar que haya existido una promoción, difusión o inversión suficiente para calificar a sus marcas como notoriamente conocidas. 3. Registro de un nombre geográfico como marca La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al 9-20

10 correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 3 y éstos no provienen de dicha zona. iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 4 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 5 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 6 o BREMEN 7 para 3 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p Certificados N s 4162, 16688, 8337, 3236, Certificado N

11 distinguir cerveza o ALASKA 8 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión y del artículo 170 del Decreto Legislativo ). 3.1 Aplicación al caso concreto En el presente caso, el signo solicitado está conformado por la denominación HOMME PARIS y logotipo y pretende distinguir vestidos, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Conviene precisar que, conforme se desprende del literal c) del Informe de antecedentes, el término PARIS - que constituye el nombre de la capital de Francia se encuentra dentro de la conformación de varias marcas de producto registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 6 Certificado N Certificado N Certificados N s 12009, Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios ( ). 10 Artículo Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (.)

12 Ello obedece a que, si bien la denominación PARIS alude a un lugar de reconocido prestigio en la fabricación y calidad de prendas de vestir de afamados modistos, no constituye una indicación que describa necesariamente la procedencia geográfica de los productos; no induce a engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos; no reproduce, contiene ni imita una denominación de origen protegida; ni una indicación geográfica extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos a los que se pretende aplicar; por lo que en principio puede ser registrada como marca. En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si el signo solicitado es susceptible de inducir a confusión respecto a la marca registrada a favor de la opositora. 4. Determinación del riesgo de confusión La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 11. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 156-IP-2005, en la cual se afirma que Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. 11 Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...). 12 Ver nota

13 Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, en el Proceso N 126-IP , el Tribunal Andino estableció que: Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos. 13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1273 del 7 de diciembre del

14 4.1 Similitud o identidad de productos En el presente caso, existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto (vestidos, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial). 4.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N s 147-IP y 156-IP El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de prendas de vestir, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que el público los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de prenda, calzado o sombrero, siempre presta una particular atención al momento de seleccionarlos, y para su identificación se orienta a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos. En estos casos, es relevante el aspecto gráfico de los signos 16. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se 14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1259 del 3 de noviembre del Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 del 2 de diciembre del Criterio aplicado en las Resoluciones Nº /TPI-INDECOPI y Nº /TPI-INDECOPI

15 determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa 17, a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta. Señala que de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ; precisando que cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. ( ) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. 17 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a

16 El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto. En el presente caso, se aprecia que en el signo mixto solicitado tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo - dentro de éste la palabra HOMME, dado su tamaño y ubicación en el signo en relación con la denominación PARIS que se encuentra en menor tamaño - como el aspecto figurativo, el cual se encuentra constituido por la escritura particular de la denominación, la especial disposición de sus elementos y la particular combinación y distribución de colores, tal como se aprecia a continuación: En la marca registrada ALMACENES PARIS y logotipo, tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo dentro de éste el término PARIS, dado su tamaño y ubicación en el signo en relación con la denominación ALMACENES que se encuentra en menor tamaño- como el aspecto figurativo, el cual comprende elementos de carácter gráfico y cromático singulares, dada la especial disposición de sus elementos 18, tal como se aprecia a continuación: 18 Criterio aplicado en las Resoluciones Nº /TPI-INDECOPI y Nº /TPI-INDECOPI

17 Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en señalar que el hecho de que una marca incluya términos de otra no determina que ambas sean confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta éste último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida. Por otra parte, en el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata. En el caso del signo solicitado, si bien el término relevante es la denominación HOMME, toda vez que el término PARIS se encuentra escrito en letras de menor tamaño, conforme se ha señalado en el punto 3.1, la denominación PARIS puede ser registrada como marca, por lo que ambos términos serán considerados al efectuar el examen de confundibilidad. En el caso de la marca registrada, el término relevante a efectos de realizar el examen comparativo es la denominación PARIS, ya que el término ALMACENES resulta un elemento de carácter descriptivo, pues hace referencia a un establecimiento comercial donde se venden géneros al por menor Este criterio fue aplicado en la Resolución Nº /TPI-INDECOPI de fecha 30 de enero del 2007, recaida en la solicitud de registro de la marca ECO ALMACENES y logotipo

18 Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HOMME PARIS y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada (PARIS y logotipo), se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien ambos signos contienen el término PARIS, la inclusión del término HOMME en el signo solicitado, determina una pronunciación y entonación distinta en cada caso. Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman a ambos signos, así como la inclusión de elementos figurativos tanto en el signo solicitado como en la marca registrada, determinan un impacto visual de conjunto diferente. SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA 4.3 Riesgo de confusión Por los argumentos expuestos, a pesar de existir identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor. En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro. 5. Signos débiles Si bien conforme se ha determinado en la presente resolución el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es importante determinar el grado de distintividad del mismo a fin de establecer su ámbito de protección

19 La doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo 20 entre: a) signos normales, que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada. b) signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal. c) signos fuertes, que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal. En tal orden de ideas, la Sala determina que si bien todas las marcas registradas gozan de la misma protección legal, dependiendo de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura o por haber adquirido una implantación en el tráfico mercantil) el ámbito de protección de la misma puede variar. La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido. Al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N 121-IP , lo siguiente: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. En el presente caso, dado que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación PARIS -que, conforme se advierte del informe de antecedentes, es una denominación de uso frecuente en la conformación de varias marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial- y el término HOMME -que forma parte de otra marca registrada 22 - su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva o siempre que se usen a título informativo. 20 Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Munich 1985, p Gaceta Oficial N 1268 del 28 de noviembre del Ver punto d) del informe de antecedentes

20 5. Registros anteriores Respecto del registro de la marca MONSIEUR PARIS y logotipo, mencionada por las partes en el presente proceso, resulta pertinente indicar que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Autoridad Administrativa, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 29 de agosto del 2007, que declaró infundada la oposición formulada por Paris S.A. y OTORGÓ el registro de la marca de producto constituida por la denominación HOMME PARIS escrita en letras características, en donde el término PARIS se aprecia al lado derecho en forma vertical dentro de una franja, todo en la combinación de colores turquesa y blanco; conforme al modelo, solicitado por Giorgio S.A.C., para distinguir vestidos, calzados, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn /vr. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 20-20