SOLICITANTE : FITOSANA S.A.C. (antes FITOSANA E.I.R.L.)

Transcripción

1 SOLICITANTE : FITOSANA S.A.C. (antes FITOSANA E.I.R.L.) Registro de lema comercial - Falta de distintividad Lima, catorce de febrero del dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 4 de diciembre del 2006, Fitosana E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro del lema comercial CIENCIA Y NATURALEZA UNIDAS EN UN SOLO PRODUCTO, para usarse como complemento de la marca de producto FITOSANA, registrada bajo certificado Nº 86344, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 25 de abril del 2007, Fitosana E.I.R.L. manifestó haber modificado su forma societaria, siendo que ha pasado a adoptar el régimen de sociedades anónimas cerradas, por lo que se deberá tener en cuenta su modificación social de Fitosana E.I.R.L. a Fitosana S.A.C. Adicionalmente, indicó que únicamente ha modificado su razón social, lo que constituye un cambio de naturaleza secundaria que no implica de forma alguna una variación en el lema comercial solicitado o en la empresa que solicita el signo en cuestión. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto. Mediante proveído de fecha 7 de mayo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante cumpla con realizar ante el Área de Registros y Archivo de la Oficina de Signos Distintivos el acto modificatorio sobre el certificado Nº (correspondiente al registro de la marca de producto que se pretende publicitar, FITOSANA), respecto a la adecuación societaria de Fitosana E.I.R.L. a Fitosana S.A.C., debiendo de dar cuenta del inicio de dicho acto en el presente expediente dentro del plazo de 10 días hábiles. Con fecha 22 de mayo del 2007, Fitosana S.A.C. adjuntó copia de la solicitud de la modificación de registro del certificado Nº correspondiente a la marca de producto FITOSANA - respecto al cambio de nombre, donde se consigna como nuevo titular a FITOSANA S.A.C. Mediante proveído de fecha 23 de mayo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por presentado el escrito de fecha 22 de mayo del Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: 1-8

2 - Mediante escrito de fecha 25 de abril del 2007, la solicitante manifestó que por razones relacionadas a su actividad comercial cambió su forma societaria, es decir, de Fitosana E.I.R.L. a Fitosana S.A.C. En virtud de ello, mediante proveído de fecha 7 de mayo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante cumpla con realizar el acto modificatorio sobre el certificado Nº (correspondiente al registro de la marca que se pretende publicitar con el lema comercial solicitado), respecto a la adecuación societaria de su empresa; siendo que la solicitante absolvió dicho mandato con fecha 22 de mayo del 2007, por lo que mediante providencia de fecha 23 de mayo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos tuvo presente el cambio efectuado. - La frase CIENCIA Y NATURALEZA UNIDAS EN UN SOLO PRODUCTO carece de la distintividad requerida para acceder a registro, en la medida que se encuentra conformada por una frase simple, para promocionar los productos que se pretende distinguir, toda vez que al incluir los términos CIENCIA y TECNOLOGIA (debió decir NATURALEZA) transmite la idea de que los productos que distingue la marca que se pretende publicitar han sido cuidadosamente elaborados, teniendo en cuenta los conocimientos específicos en la materia y utilizando los instrumentos industriales adecuados, a fin de fabricar un producto de calidad superior. - El lema comercial solicitado no resulta capaz de reforzar la función encomendada a la marca que se pretende publicitar. - De acceder a registro el lema comercial solicitado, se estaría concediendo un derecho de exclusiva que privaría a otros empresarios de la legítima utilización de dicha frase o similares que deben ser de libre disposición por parte de los demás competidores, en la publicidad de sus signos que distingan productos idénticos o similares a los que distingue la marca de producto FITOSANA. - El lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable al caso por disposición del artículo 179 de la misma norma. Con fecha 23 de julio de 2007, Fitosana S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que: - Dada la naturaleza y carácter accesorio del lema comercial respecto a una marca, éste por lo general consistirá en una frase o leyenda conformada por términos genéricos y/o descriptivos, por lo que al momento de analizar la registrabilidad de los lemas, se debe ser menos riguroso al exigir originalidad y novedad a este tipo de signos. - El objeto de un lema comercial no es distinguir un producto por sí solo, como sí sucede en el caso de las marcas; siendo que los lemas comerciales únicamente sirven para acompañar o ser el complemento de una marca. 2-8

3 - El lema comercial solicitado se encuentra conformado por una expresión peculiar, que tiene fuerza propia y le otorga mayor distintividad a la marca que se pretende publicitar. - La conjunción de los términos CIENCIA Y NATURALEZA UNIDAS en una sola frase será percibida por los consumidores como algo novedoso, más aun si se tiene en cuenta que los campos de la ciencia y la naturaleza siempre se han encontrado distanciados y sólo recientemente se han acercado a raíz de que cada vez han cobrado mayor importancia los temas ecológicos, así como los productos orgánicos y naturales. - El lema comercial solicitado ofrece una alternativa original no ofrecida por ningún otro competidor en el mercado, ya que si bien existen multitud de empresas que ofrecen productos naturales, ninguno ha hecho la debida asociación de éstos con la ciencia, lo que representa una novedad que será percibida claramente por el público consumidor. - La Oficina de Signos Distintivos analiza el lema comercial solicitado como si estuviera conformado por los términos CIENCIA Y TECNOLOGÍA, cuando su lema se encuentra conformado por las denominaciones CIENCIA Y NATURALEZA, lo que trae como consecuencia que se efectúe un análisis erróneo y totalmente inadecuado. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial CIENCIA Y NATURALEZA UNIDAS EN UN SOLO PRODUCTO reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Fitosana S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto FITOSANA, que distingue cápsulas, hierbas y raíces medicinales, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 86344, vigente hasta el 3 de febrero del Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial 3-8

4 Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 4-8

5 el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

6 anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

7 simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Previamente, cabe precisar que la marca de producto FITOSANA ha sido registrada para distinguir cápsulas, hierbas y raíces medicinales, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Así, en el presente caso, el lema comercial solicitado CIENCIA Y NATURALEZA UNIDAS EN UN SOLO PRODUCTO, con relación a algunos de los productos que distingue la marca de producto FITOSANA (a saber, cápsulas, hierbas y raíces medicinales, productos farmacéuticos y veterinarios, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial), constituye una frase simple y una expresión banal del lenguaje usual, por lo que difícilmente el público consumidor la asociará con un origen empresarial determinado, pudiendo ser utilizado por cualquier competidor. En efecto, dicha frase carece de una conformación ingeniosa, ya que sólo transmite la idea que los productos que se pretende publicitar con el lema comercial solicitado han sido elaborados en base a insumos naturales, los cuales han pasado por una fase de procesamiento industrial, a fin de que en base a los 7-8

8 conocimientos científicos especializados se obtenga un producto natural de alta calidad. En ese sentido, de concederse un derecho de exclusiva sobre frases que están conformadas únicamente por expresiones usuales que sin fantasía alguna sólo realzan las bondades de los productos que distinguen, se impediría que las demás personas las utilicen libremente. Por las razones expuestas, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión razón por la cual no corresponde acceder a su registro. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la denegatoria del registro del lema comercial CIENCIA Y NATURALEZA UNIDAS EN UN SOLO PRODUCTO no es impedimento para que Fitosana S.A.C. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio del 2007, que DENEGÓ el registro del lema comercial CIENCIA Y NATURALEZA UNIDAS EN UN SOLO PRODUCTO, solicitado por Fitosana S.A.C. (Perú). Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María Soledad Ferreyros Castañeda y Tomás Unger Golsztyn /av. BEGOÑA VENERO AGUIRRE Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 7 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 8-8