Registro de lema comercial - Carácter descriptivo - Falta de distintividad

Transcripción

1 SOLICITANTE : TEXTILES CAMONES S.A. Registro de lema comercial - Carácter descriptivo - Falta de distintividad Lima, tres de agosto del dos mil cuatro I. ANTECEDENTES Con fecha 17 de octubre del 2003, Textiles Camones S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial UN PASO ADELANTE EN TEXTILES para usarse como complemento de la marca de producto C CAMTEX y logotipo, inscrita bajo certificado N en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 07 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (i) (ii) (iii) El lema comercial solicitado constituye una frase simple, banal y laudatoria, que resulta incapaz de reforzar la función encomendada a la marca que pretende complementar, por lo que no podrá ser asociado por el consumidor con un origen empresarial determinado. La frase en cuestión se limita a señalar que los productos comercializados (tejidos de punto y planos, telas) son superiores en calidad, presentación, forma, etc., por ser novedosos o ser elaborados con las últimas tecnologías. La frase solicitada carece de aptitud distintiva, además de ser similar a las frecuentemente utilizadas en la publicidad de otros ofertantes de productos similares o idénticos. Con fecha 2 de junio del 2004, Textiles Camones S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) El lema solicitado es totalmente distintivo, en tanto es una frase imaginativa y de fantasía, la misma que no alude ni perjudica a los competidores. Prueba de ello constituye el hecho que nadie presentó oposición. (ii) Solicitó la modificación del lema comercial a la frase UN PASO ADELANTE (iii) El lema solicitado no es una frase simple ni descriptiva que sea comúnmente usada en la publicidad para promocionar productos similares o idénticos. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial UN PASO ADELANTE EN TEXTILES reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. 1-8

2 III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Textiles Camones S.A. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la letra C escrita en letras características y en la parte inferior izquierda se aprecian tres líneas horizontales superpuestas por tres barras oblicuas; todo al interior de un recuadro; debajo la denominación CAMTEX escrita en letras características; en los colores azul, blanco, turquesa, amarillo y rojo; conforme al modelo, para distinguir tejidos de punto y plano (telas), de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N 95949, vigente hasta el 29 de marzo del Cuestión previa Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, conviene precisar - en relación a lo manifestado por Textiles Camones S.A., en el sentido que solicita la modificación del lema comercial, debiendo quedar como UN PASO ADELANTE - que si bien el artículo 143 de la Decisión concede al peticionario de un registro la facultad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ello es posible siempre que la modificación no implique el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 1 Artículo 143.-El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. 2-8

3 Nº 20-IP la cual interpreta el artículo 89 de la Decisión 344 3, y es aplicable al artículo 143 de la Decisión en la que se precisa que el solicitante del registro puede modificar la solicitud inicial en cualquier momento del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos secundarios y no sustanciales. El Tribunal Andino considera secundarios todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general del signo (tamaño y tipo de letra, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc). De acuerdo a dicho fallo, son sustanciales los cambios relacionados con los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, la ampliación de los productos o servicios a protegerse, el cambio de clase, etc. El Tribunal precisa que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial de registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prelación. En el caso concreto, se aprecia que el solicitante pretende modificar la conformación del lema comercial solicitado. En efecto, inicialmente pretendió registrar la frase UN PASO ADELANTE EN TEXTILES, siendo que en su escrito de apelación solicitó la modificación del mismo a UN PASO ADELANTE Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Sala concluye que lo solicitado constituye una modificación de aspectos sustanciales del signo, en consecuencia no se acepta la modificación efectuada por Textiles Camones S.A. 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad 2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 236 del 26 de noviembre de 1996, pp. 1 y ss. 3 Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. 4 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. 4-8

5 Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 5 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 6. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. 5 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 5-8

6 Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 7 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. 8 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

7 De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Previamente al análisis del signo solicitado, conviene precisar que la marca a publicitar (C CAMTEX y logotipo) distingue tejidos de punto y plano (telas), de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial. Se advierte que el lema comercial solicitado UN PASO ADELANTE EN TEXTILES constituye una frase simple que sin fantasía alguna sólo transmite al consumidor la idea que los tejidos que distingue la marca C CAMTEX y logotipo sobresalen en comparación con el resto de productos de la misma naturaleza, ya sea porque presentan una mejor calidad o porque son elaborados con tecnología avanzada y moderna, de modo tal que destacan sobre el resto de productos ofrecidos en el mercado, pudiendo tratarse de una característica que no es exclusiva de los mismos. Por lo tanto, el lema comercial solicitado alude a un atributo o cualidad que tanto los productores o empresarios y los consumidores esperan de todo producto textil, en los que se buscan telas de buena calidad y presentación. De otro lado, el lema comercial solicitado UN PASO ADELANTE EN TEXTILES no constituye una expresión dotada de fantasía, sino que por el contrario es una frase que fácilmente pudiera ser utilizada en la promoción y publicidad que realizan las empresas que elaboran los productos comprendidos en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, no cumpliendo con la función de complementariedad de la marca C CAMTEX y logotipo, ya que es incapaz de realzar su distintividad. En ese orden de ideas, de concederse un derecho de exclusiva sobre una expresión de esa naturaleza se impediría su utilización por parte de los demás competidores que actúan en el mercado, y que también se encuentren en condiciones de ofrecer productos de una naturaleza similar. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión aplicable por remisión del artículo 179 de la referida Decisión -, razón por la cual no procede acceder a registro. 7-8

8 Cabe señalar que la denegatoria del registro del lema comercial UN PASO ADELANTE EN TEXTILES no es impedimento para que Textiles Camones S.A. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 10. V. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 7 de mayo del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial UN PASO ADELANTE EN TEXTILES, solicitado por Textiles Camones S.A. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /ma LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 10 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 8-8