Con fecha 15 de abril del 2003, Santiago Cummins Marín interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

Transcripción

1 SOLICITANTE : SANTIAGO CUMMINS MARÍN Registro de lema comercial Falta de distintividad Lima, ocho de julio de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 8 de enero del 2003, Santiago Cummins Marín (Chile) solicitó el registro del lema comercial SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS MAYORÍAS, para usarse como complemento de la marca de producto BANCO DEL TRABAJO, registrada bajo certificado N 7326, que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 24 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Citando la Resolución N TPI-INDECOPI precedente de observancia obligatoria en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 118 de la Decisión concordado con el artículo 189 del Decreto Legislativo en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial (cuyo contenido ha sido recogido en el artículo 175 de la Decisión ) consideró que el lema comercial solicitado constituido por la frase SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS MAYORÍAS no puede ser admitido a registro, ya que se trata de una expresión que por ser simple y banal no podrá reforzar la función encomendada a la marca que pretende complementar, no pudiendo ser asociada por el público usuario con un origen empresarial determinado, además de no ser capaz de contribuir con la diferenciación de los productos del solicitante en relación a los de otros competidores. En tal sentido, concluyó que no es posible acceder al registro del lema comercial solicitado al carecer de la suficiente distintividad exigida para que sea objeto de protección legal por las normas de propiedad industrial. Con fecha 15 de abril del 2003, Santiago Cummins Marín interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: 1 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 2 Artículo Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas comerciales son protegidos bajo el amparo de la presente Ley. 3 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 1-8

2 (i) (ii) (iii) (iv) El precedente de observancia obligatoria utilizado para denegar el registro del lema comercial solicitado ha sido cuestionado por terceros ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Los requisitos exigidos para el registro de un lema comercial de acuerdo al mencionado precedente y las prohibiciones para el registro de los lemas comerciales establecidos y exigidos por la Autoridad Peruana se apartan de lo regulado por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Así, por ejemplo, mientras que en el Perú (bajo los mismos criterios con los que se ha denegado el lema comercial solicitado) se denegó el registro del lema comercial MÁS ALIVIO POR MÁS TIEMPO, solicitado por Syntex Pharma AG, para usarse como complemento de la marca ALEVE; dicho lema comercial sí fue concedido como complemento de la misma marca en Colombia y en Ecuador, países regidos por las mismas normas comunitarias, por lo que en el Perú, la Autoridad ha interpretado la norma comunitaria por la vía del precedente de observancia obligatoria, estableciendo requisitos y prohibiciones no contempladas expresamente en la norma comunitaria, apartándose de ella al establecer un régimen ajeno e independiente para los lemas comerciales. Las marcas y los lemas comerciales cumplen distintas finalidades, ya que el lema comercial tiene por objeto llamar la atención al consumidor sobre una marca determinada, no pudiendo exigirle los mismos requisitos de distinción y distintividad aplicables a la marca. La protección que concede el registro a los lemas comerciales no recae sobre las palabras mismas que lo conforman, sino sobre su musicalidad, sonoridad y carácter distintivo complementario de la marca que se promociona, como es el caso del lema SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS MAYORÍAS que resalta las características de los servicios (sic) prestados por el BANCO DEL TRABAJO. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS MAYORÍAS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Santiago Cummins Marín (Chile) es titular de la marca de producto BANCO DEL TRABAJO, que distingue impresos, artículos de papel y demás incluidos en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 7326, vigente hasta el 9 de mayo del año

3 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En ese sentido, se debe considerar que en dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 195) del Decreto Legislativo 823. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa 4 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 5 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. 5 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

5 En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 6. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. Cabe destacar que contrariamente a lo señalado por el solicitante, con relación a los cuestionamientos efectuados contra el precedente de observancia obligatoria antes comentado existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. Agrega que...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al 6 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 7 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 8 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 9 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL N 74-IP Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Caso: Lema Comercial: "NADIE VENDE MÁS BARATO QUE ELEKTRA" (Proceso interno No ). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

6 interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado El lema comercial solicitado, SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS MAYORÍAS, con relación a los productos que distingue la marca de producto BANCO DEL TRABAJO (impresos, artículos de papel y demás incluidos en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial), informa acerca del contenido de los productos que se ofrecen con la marca BANCO DEL TRABAJO al público consumidor en el mercado. En efecto, el lema comercial solicitado pretende difundir la idea que los impresos que se distinguen con la marca BANCO DEL TRABAJO contienen información relacionada con servicios del ámbito económico financiero a los que puede tener acceso la mayoría de la población. En tal sentido, conceder un derecho exclusivo sobre tal lema comercial, imposibilitaría que cualquier competidor pudiera utilizarlo para referirse a determinadas cualidades de los servicios financieros en sus impresos o publicaciones. Asimismo y contrariamente a lo señalado por el solicitante en su escrito de apelación, en cuanto a que la protección que concede el registro a los lemas 6-8

7 comerciales no recae sobre las palabras mismas que lo conforman, sino sobre su musicalidad, sonoridad y carácter distintivo complementario de la marca que se promociona, como es el caso del lema comercial solicitado cabe precisar que los términos que conforman el lema comercial solicitado a registro, son utilizados comúnmente en el mercado de los servicios financieros, los cuales son publicitados a través de diverso material impreso (folletos, brochures, trípticos, etc.), que, entre otros productos, distingue la marca registrada, por lo que no presenta un contenido conceptual que pueda considerarse distintivo, al punto de merecer un derecho de exclusiva. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión 486 razón por la cual no corresponde acceder a su registro. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la denegatoria del registro del lema comercial SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS MAYORÍAS, no es impedimento para que pueda ser utilizado en la publicidad y promoción de los productos que se distinguen con la marca BANCO DEL TRABAJO, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 10. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 24 de marzo del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS MAYORÍAS, solicitado por Santiago Cummins Marín (Chile). Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 10 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 7-8

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