Distintividad del signo solicitado Registro de un nombre geográfico como marca

Transcripción

1 SOLICITANTE : CORPORACIÓN JPM S.A.C. OPOSITORA : THE COCA-COLA COMPANY Distintividad del signo solicitado Registro de un nombre geográfico como marca Lima, siete de agosto de dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 2 de abril del 2007, Corporación JPM S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características y sombreada, en el extremo izquierdo un círculo conteniendo las siglas JPM escrita en letras características y frases alusivas al producto, todo sobre un fondo que contiene la representación estilizada de gotas, en la combinación de colores rojo, negro, amarillo y blanco; conforme al modelo, para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 24 de agosto del 2007, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente: (i) Su empresa tiene legítimo interés para presentar oposición contra el signo solicitado PERÚ COLA y logotipo toda vez que es una empresa que fabrica y comercializa productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, por lo que el hecho que se registre en dicha clase un signo que carece de distintividad le resultaría perjudicial competitivamente. 1-15

2 (ii) (iii) (iv) (v) La denominación PERÚ COLA no logra tener carácter distintivo y está acompañada de elementos accesorios que carecen de distintividad, por lo que no puede gozar de la protección que le otorga el registro, al ser la denominación PERÚ COLA el elemento principal del signo. La palabra PERÚ no puede gozar de protección como marca al constituir el nombre de nuestro país, indicando una procedencia geográfica que debe dejarse libre en el comercio para que otros competidores puedan utilizarla. Asimismo, el término COLA se ha convertido en una expresión de uso común para designar bebidas gaseosas que es irreivindicable. Los elementos JPM, la figura de burbujas y los colores rojo, negro, amarillo y blanco no otorgan distintividad al signo solicitado. La marca PERÚ COLA con una etiqueta similar ha sido denegada anteriormente por la Oficina de Signos Distintivos (expediente Nº ). Con fecha 11 de octubre del 2007, Corporación JPM S.A.C. absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que la distintividad del signo PERÚ COLA JPM y etiqueta ya ha sido reconocida por el INDECOPI, debido a que ya cuenta con el registro de los certificados Nº , 89592, , 69582, así como de los signos solicitados mediante expedientes Nº , y Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 11 de enero del 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el signo solicitado. La Oficina consideró que si bien las denominaciones PERÚ y COLA que forman parte del signo solicitado resultan incapaces de individualizar los productos que pretende distinguir, el signo solicitado también presenta otros elementos denominativos, gráficos y cromáticos, tales como la expresión JPM, la figura de burbujas y la combinación de colores rojo, negro, amarillo y blanco, elementos que logran conformar un signo que podría interactuar en el tráfico mercantil como signo distintivo de los productos de la clase 32. En tal sentido, el signo solicitado se encuentra fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Con fecha 4 de febrero del 2008, The Coca-Cola Company interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados con la falta de distintividad del signo solicitado. Con fecha 19 de marzo del 2008, Corporación JPM S.A.C. absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos. 2-15

3 II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) es titular, entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: Marca Certificado Marca Certificado COCA-COLA Nº Nº Nº 2754 Nº Nº 802 Nº 2166 Nº Nº Nº Nº

4 b) Corporación JPM S.A.C. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: Marca Certificado Marca Certificado Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº c) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las denominaciones PERÚ o COLA, tales como: PERÚ CHICHA DE JORA LORENZA NÉCTAR DE LOS INCAS (mixta), PERÚ DRY, PERÚ GOLD (mixta), AMPAY PERÚ (mixta), AQUAPERU VIDA A TU ALCANCE! (mixta), CERVEZA FRANCA PERÚ ESPECIAL HANS FRANCA (mixta), CHATO DE ICA PERÚ (mixta), MANTUY PERÚ (mixta), AFRI-COLA, AJE BIG-COLA (mixta), AMERICAN COLA (mixta), B BIDU COLA (mixta), BEED COLA (mixta), BIMBO COLA (mixta), CAFECOLAS (mixta), CASSINELLI COLA (mixta), CHOLA COLA, COLA CHAVITO (mixta), FUJI-COLA, PEPSI-COLA (mixta), entre otras. 4-15

5 2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él. En efecto, de estar conformado el signo solicitado por elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se centrará en los otros elementos. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que elementos en principio no registrables, en combinación con elementos registrables lleguen a determinar la impresión de conjunto de los signos. Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general como son los elementos genéricos, descriptivos, comunes o usuales que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad, se justifica esta separación. Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos, comunes o usuales en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto dé lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas, genéricas, comunes o usuales) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar con relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos, estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza distintiva no muy fuerte, que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes. Respecto a los signos conformados por la unión de dos términos genéricos Fernández-Novoa señala que Al esforzarse por determinar cuándo la combinación de dos o más vocablos genéricos es una marca registrable, la 5-15

6 jurisprudencia del Tribunal Supremo Español parece intuir la categoría de marca sugestiva; es decir la marca consistente en una o varias denominaciones que no describen, sino que meramente sugieren las cualidades o funciones de un producto 1. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 33- IP-95 2 recogiendo una cita de Breuer Moreno 3 establece una condición para inscribir como marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas: si se combinan palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos en otra forma no obtendríamos una marca válida. De lo expuesto se desprende que si bien es posible que en algunos casos la unión de elementos irregistrables puede dar lugar a un signo distintivo, para que esto suceda se requiere que dicha unión sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de relación entre el término que alude a la cualidad del producto y la marca. Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis de los elementos que conforman el signo solicitado. 2.1 Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. La Sala advierte que la Decisión 486 a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j) 4 y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de 1 Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p Con relación a la solicitud de registro de la marca PANPAN PAN PAN para distinguir productos (entre los que se incluye el pan) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, pp. 21 y Tratado de Marcas, Buenos Aires 1946, segunda edición, p El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de 6-15

7 París 5 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente. La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales. En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado. 2.2 Registro de un nombre geográfico como marca Limitaciones relativas a estos signos La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal. 5 El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada. 7-15

8 mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 6 y éstos no provienen de dicha zona. iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). 6 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p

9 v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 7 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 8 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 9 para distinguir cerveza o ALASKA 10 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión y del artículo 170 del Decreto Legislativo ). 7 Certificados N s 4162, 16688, Certificado N Certificado N Certificados N s 12009, Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios ( ). 12 Artículo Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la 9-15

10 2.3 Denominaciones genéricas La prohibición de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios por consistir en el nombre genérico o técnico del producto o servicio se encuentra incluida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias N 6-IP-95 14, 27-IP-95 15, 40-IP y ratificado recientemente en la sentencia N 49-IP entiende por denominaciones genéricas aquéllas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar 18. Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado. Tal como concluye el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el citado Proceso 27-IP-95, los signos genéricos deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir. especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (.). 13 Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; ( ). 14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 215 del 17 de julio de 1996, pp. 3 y ss. 15 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 257 del 14 de abril de 1997, pp. 2 y ss. 16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 466 del 6 de agosto de 1999, pp. 11 y Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 602 del 21 de setiembre del 2000, pp. 5 y Si bien dichas sentencias fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Decisión 344, la Sala precisa que resulta relevante referirse a ellas en virtud de que parte del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, ha sido recogida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión

11 Debe precisarse que esta prohibición de registro sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por términos genéricos. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder a registro. La Decisión 486 menciona exclusivamente a los nombres genéricos de los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, la Sala estima que tan irregistrable es la palabra silla para distinguir sillas como la palabra mueble para distinguir sillas Denominaciones descriptivas Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio. El artículo 135 inciso e) de la Decisión establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP y 49-IP interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una 19 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;( ). 21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 551 del 3 de abril de 2000, p Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 602 del 21 de setiembre de 2000, p

12 indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado. De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir. Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo eterno, predilecto, entero, etc. 24 De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o 23 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, p Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p

13 características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión Aplicación al caso concreto El signo solicitado en el presente expediente pretende distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial y se encuentra constituido por el logotipo conformado por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características y sombreada, en el extremo izquierdo un círculo conteniendo las siglas JPM escrita en letras características y frases alusivas al producto, todo sobre un fondo que contiene la representación estilizada de gotas, en la combinación de colores rojo, negro, amarillo y blanco; conforme al modelo, tal como se aprecia a continuación: Analizando el signo solicitado en su conjunto, corresponde efectuar las siguientes precisiones: (i) Si bien la denominación PERÚ que forma parte del signo solicitado es susceptible, en principio, de ser registrada como parte de un signo distintivo (conforme se puede apreciar en el literal c) del Informe de antecedentes), dicha denominación no puede ser apropiada por un solo titular, pues ello impediría que la misma sea utilizada por los demás competidores en el mercado, en virtud al derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca. En tal sentido, un signo conformado por dicha denominación sólo podrá acceder a registro siempre que cuente con elementos adicionales que le 13-15

14 (ii) otorguen la distintividad suficiente para actuar en el mercado, como un signo distintivo que pueda ser asociado con un origen empresarial determinado. La denominación COLA al ser un término frecuentemente utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (conforme se puede apreciar en el literal c) del Informe de antecedentes) y dada su presencia en el mercado de las bebidas gaseosas ha generado que el consumidor asocie dicha denominación con las bebidas gaseosas, resultando una denominación genérica para determinados productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, por lo que carece por sí misma de la fuerza distintiva necesaria para identificar un origen empresarial determinado. En ese sentido, ninguna de las anteriores denominaciones que conforman el signo solicitado puede ser reivindicada de forma independiente a favor de una sola persona. No obstante lo anterior, cabe precisar que la prohibición de registro de signos descriptivos y/o genéricos se encuentra referida a signos que únicamente se encuentren constituidos por estos elementos. En efecto, en el caso del signo solicitado, la unión de los términos PERÚ y COLA (PERÚ COLA) escritos en letras características, en conjunción con los elementos JPM (iniciales que se encuentran conformando diversas marcas registradas a favor de la solicitante, conforme se aprecia en el Informe de antecedentes), y la combinación de colores amarillo, blanco, rojo y negro del logotipo solicitado a registro ha logrado formar un signo con capacidad distintiva. En consecuencia, será la especial combinación de los elementos denominativos, figurativos y cromáticos del signo solicitado, la que, en conjunto, es susceptible de indicar el origen empresarial de los productos que el signo solicitado pretende distinguir y, en consecuencia, permiten su registro como marca, al constituir un signo distintivo. Al respecto, cabe señalar que la protección del signo solicitado recaerá sobre el conjunto del signo y no podrá impedirse que terceros utilicen las denominaciones PERÚ y COLA, en forma independiente en relación con sus productos. Finalmente, si bien The Coca-Cola Company ha señalado que la marca PERÚ COLA con una etiqueta similar ha sido denegada anteriormente por la Oficina de 14-15

15 Signos Distintivos (expediente Nº ), cabe precisar que dicho signo es diferente al solicitado en el presente expediente, además del hecho de que dicha decisión no fue apelada, por lo que la Sala no se ha pronunciado respecto de la distintividad de dicho signo. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 11 de enero del 2008, que OTORGÓ el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características y sombreada, en el extremo izquierdo un círculo conteniendo las siglas JPM escrita en letras características y frases alusivas al producto, todo sobre un fondo que contiene la representación estilizada de gotas, en la combinación de colores rojo, negro, amarillo y blanco; conforme al modelo, solicitado por Corporación JPM S.A.C. (Perú), para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Con la intervención de los vocales: Teresa Mera Gómez, Tomás Unger Golsztyn y Luis José Diez Canseco Núñez /lt. TERESA MERA GÓMEZ Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 25 Tal como se aprecia a continuación: 15-15