SOLICITANTE : ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA EDUCACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA. Registro de lema comercial - Carácter descriptivo - Falta de distintividad

Transcripción

1 SOLICITANTE : ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA EDUCACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA DE OFICIO Registro de lema comercial - Carácter descriptivo - Falta de distintividad Lima, veintiocho de febrero de dos mil uno I. ANTECEDENTES Con fecha 30 de noviembre de 1999, Universidad Privada San Ignacio de Loyola (Perú) solicitó el registro del lema comercial PROFESIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL para publicitar la marca UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA y logotipo, registrada bajo certificado N 7353, que distingue educación y esparcimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 1º de febrero del 2000, Asociación Promotora de la Educación San Ignacio de Loyola (Perú) presentó un escrito manifestando que la solicitante le ha cedido sus derechos derivados de la solicitud de registro. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 25 de setiembre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el lema comercial solicitado constituye una frase simple, comúnmente utilizada por los consumidores en la publicidad y promoción de sus servicios para poner en conocimiento del usuario las ventajas a obtener en caso de contratar los servicios de educación, referidos a la formación de profesionales especialistas en materia empresarial. Indicó que el lema solicitado puede ser entendido en una doble acepción por el público usuario, toda vez que puede hacer referencia a la calidad del profesional del prestatario del servicio - quienes prestan el servicio tienen visión profesional - o referirse a la calidad profesional que puede obtener el usuario en caso de contratar los servicios que distingue la marca que pretende publicitar. Señaló que independientemente que los servicios que distingue la marca registrada logren conseguir o no la bondad a la que alude el lema comercial solicitado, dicha cualidad podría cambiar con el tiempo, y asimismo, corresponder a productos (debió decir servicios) de empresas competidoras, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado a favor de un solo titular, se estaría otorgando a una sola persona un derecho de exclusiva sobre elementos del idioma que deben ser de libre uso en el mercado y, en consecuencia, se imposibilitaría injustamente a los competidores del sector correspondiente a que usen libre y legítimamente dicha frase. Con fecha 16 de octubre del 2000, Asociación Promotora de la Educación San Ignacio de Loyola interpuso recurso de apelación manifestando, por un lado, que el lema comercial solicitado es una denominación original que no es utilizada en el mercado por ninguna otra institución o empresa y, por otro lado, que sí es utilizado, pero en forma exclusiva por la Universidad San Ignacio de Loyola, quien lo utiliza 1-7

2 junto al lema registrado UNIVERSIDAD QUE FORMA EMPRESARIOS. Asimismo, señaló que el público consumidor relaciona su marca con dicho lema caracterizándolos como la Universidad que forma empresarios, no profesionales comunes y corrientes sino empresarios, siendo ésta premisa la que los identifica y diferencia de otras instituciones. Consideró que la Oficina de Signos Distintivos no puede negar la clara vinculación existente entre ambos lemas comerciales. Precisó que el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley, ya que cuenta con la suficiente distintividad para obtener el registro. Manifestó que el hecho que no se presentara observación a su solicitud de registro demuestra que no perjudica a terceros. Agregó que el precedente de observancia obligatoria no es aplicable al presente caso, ya que se trata de una situación totalmente distinta. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Cual es la norma aplicable al presente caso. b) Si el lema comercial PROFESIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Asociación Promotora de la Educación San Ignacio de Loyola es titular de la marca de servicio constituida por la letra U en color gris conteniendo en su interior la sigla SIL en color azul, escritas en letras estilizadas escribiéndose al lado derecho la denominación UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA, que distingue educación y esparcimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N 7353, vigente hasta el 23 de mayo del Norma aplicable Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión regulaban el registro de los lemas comerciales en el Perú eran la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (en adelante Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (en adelante Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo entró en vigencia el 1 de diciembre del Esta variación de las normas que regulan el registro de los lemas comerciales, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser 1 Artículo La presente Decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de

3 relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de los lemas comerciales. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ), y que son directamente aplicables en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior. Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que:...ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.... Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución Nº TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de 2 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-7

4 información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. 4-7

5 La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 3 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 4. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente caso, el lema comercial solicitado está constituido por la expresión PROFESIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL. Cabe señalar que el término PROFESIONAL 5 alude a una característica que es de esperar de algunas instituciones que prestan servicios de educación superior, en el sentido que con sus servicios de instrucción, buscan formar profesionales. De otro lado, el término VISIÓN evoca un punto de vista particular sobre un tema determinado 6, mientras 3 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 5 Dícese de la persona que ejerce una profesión. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p Diccionario de la Lengua Española, (nota 5), p

6 que el término EMPRESARIAL constituye un adjetivo calificativo perteneciente o relativo a las empresas o a los empresarios 7. La Sala considera que el lema comercial solicitado PROFESIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL suscita en el público consumidor la idea de que los servicios de educación que identifica la marca que pretende publicitar tienen como objetivo lograr la formación de personas con capacidad de formar empresas o trabajar satisfactoriamente en ellas. En tal sentido, la expresión PROFESIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL, en la medida que alude directamente a una característica esperada de los servicios que identifica la marca que pretende publicitar, es descriptiva y no constituye una expresión innovadora, motivadora y dotada de fantasía. En tal sentido, el lema comercial solicitado estaría atribuyendo una condición que podría no ser exclusiva de la marca SAN IGNACIO DE LOYOLA y logotipo y que podría corresponder a los servicios de la misma clase que ofertan otros competidores, por lo que la Sala considera que de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentran en condiciones de ofrecer servicios de educación de naturaleza similar, utilicen dicha expresión para publicitar sus servicios. Por lo anterior, es mejor dejarlos libres para que puedan ser utilizados por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, el signo cuyo registro se solicita no reviste un mínimo grado de fantasía en su construcción gramatical, careciendo por tanto de la fuerza distintiva necesaria para acceder a su registro. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 concordado con el artículo 128 del Decreto Legislativo 823, aplicables por remisión del artículo 179 de la Decisión, razón por la cual no procede acceder a registro. No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar - tal como se señalara en el punto 3 de la presente Resolución - que la denegatoria del registro del lema comercial PROFESIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL no es impedimento para que la solicitante pueda usarlo en la publicidad y promoción de los productos distinguidos con su marca registrada SAN IGNACIO DE LOYOLA y logotipo. Lo que no se le puede conceder es un derecho de exclusiva sobre un lema comercial que no reúne los requisitos establecidos por la ley. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA 7 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p

7 CONFIRMAR la Resolución N OSD/INDECOPI de fecha 25 de setiembre del 2000 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial PROFESIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL solicitado por Asociación Promotora de la Educación San Ignacio de Loyola. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf. /ma. LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 7-7