Registro de lema comercial - Frases descriptivas - Falta de distintividad

Transcripción

1 SOLICITANTE : AMANCO HOLDING INC Registro de lema comercial - Frases descriptivas - Falta de distintividad Lima, trece de febrero de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 18 de julio del 2002, Amanco Holding Inc. (Islas Vírgenes Británicas) solicitó el registro del lema comercial AMANCO, Nº 1 DE LATINOAMERICA EN TUBOSISTEMAS para usarse como complemento de la marca de producto AMANCO y logotipo, inscrita bajo certificado Nº 82514, que distingue productos de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el signo solicitado resulta ser expresión que por ser simple y banal no podría reforzar la función encomendada a la marca que pretende complementar, no pudiendo ser asociada por el público consumidor con un origen empresarial determinado, además que no será capaz de contribuir con la diferenciación de los productos del solicitante con relación a los de otros competidores, en la medida que es usual y esperado su empleo en la promoción de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos. Precisó que la frase en cuestión informa que los productos ofrecidos por la solicitante poseen un mayor nivel o un nivel superior de calidad al esperado en comparación con otros productos similares ofrecidos en el mercado, careciendo de toda aptitud distintiva y siendo usual en la publicidad. Con fecha 30 de octubre del 2002, Amanco Holding Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que la frase solicitada posee suficiente distintividad como para acceder a registro, además que no posee alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar dichos productos o marcas. Indicó que el lema comercial solicitado contiene suficientes elementos distintivos que permiten diferenciarlo, siendo el elemento más distintivo la inclusión de la marca registrada AMANCO (debió decir AMANCO y logotipo). Manifestó que el signo solicitado a registro especializa, individualiza y singulariza los productos que pretende distinguir, razón por la cual su registro es pertinente. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1-7

2 La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial solicitado AMANCO, Nº 1 DE LATINOAMERICA EN TUBOSISTEMAS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Amanco Holding Inc. es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación AMANCO escrita en letras características azules en cuya parte superior se aprecian dos arcos, todo en los colores azul y verde, conforme al modelo, que distingue caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 16 de agosto del 2002 bajo certificado Nº y vigente hasta el 16 de agosto del Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 2-7

3 empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. 3-7

4 La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 4-7

5 Proceso Nº 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: - La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. -...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. - La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. - Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 2. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente caso, la Sala considera que el lema comercial solicitado AMANCO, Nº 1 DE LATINOAMERICA EN TUBOSISTEMAS, para promocionar la marca de producto 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 del 27 de febrero del

6 AMANCO y logotipo, pretende difundir la idea que los productos como el caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos, que distingue dicha marca poseen el primer lugar y el más destacado en el mercado latinoamericano, en comparación con otros productos, siendo ésta una característica o cualidad esperada de todo producto o incluso servicio. En efecto, dentro de la categoría de adjetivos calificativos se puede encontrar la cifra del número uno (1). Dicho signo matemático que expresa la unidad se utiliza como un complemento indicativo de un producto o servicio que goza de una posición superior o que es el primero en el rubro, o en todo caso, que ha sido premiado por poseer una calidad determinada. En atención a lo expuesto, la Sala considera que resulta frecuente la utilización en el mercado de frases o lemas comerciales en las que se aprecia dicha cifra, tales como: EL (LA) NÚMERO 1, EL (LA) NÚMERO 1 EN VENTAS, EL (LA) NÚMERO 1 EN BANCA, EL (LA) NÚMERO 1 EN ATENCIÓN AL CLIENTE, EL (LA) NÚMERO 1 EN LATINOAMÉRICA, EL (LA) NÚMERO 1 EN RENTABILIDAD, etc. en comparación a los productos o servicios que ofrecen los competidores. Así, la expresión AMANCO Nº 1 DE LATINOAMERICA EN TUBOSISTEMAS describe simplemente una cualidad que todo consumidor busca al adquirir determinados productos, esto es, que gocen de la mejor calidad, encontrándose a la vanguardia en su rama. En tal sentido, la frase AMANCO, Nº 1 DE LATINOAMERICA EN TUBOSISTEMAS alude directamente a una característica que generalmente es la esperada por el sector pertinente del público consumidor de los productos que pretende publicitar, por lo que constituye un signo descriptivo que no es capaz de realzar la distintividad de la marca registrada AMANCO y logotipo, ya que sólo indica una característica de los productos que distingue, siendo una frase que difícilmente podrá ser asociada con una marca de producto determinada, por lo que no cuenta con la distintividad necesaria para acceder a registro. Así, de concederse un derecho de exclusiva sobre la frase AMANCO, Nº 1 DE LATINOAMERICA EN TUBOSISTEMAS, se impediría que otras empresas que comercializan caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos, utilicen dicha frase libremente. Por lo anterior, es mejor dejarlas libres para que también puedan ser utilizadas por todos los competidores. 6-7

7 De otro lado, cabe agregar que la inclusión de la marca AMANCO en el lema comercial solicitado no es suficiente para determinar su distintividad, ya que - conforme se señaló anteriormente - podría llegarse a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión razón por la cual no procede acceder a su registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre del 2002 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial AMANCO, Nº 1 DE LATINOAMERICA EN TUBOSISTEMAS. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /ma LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 7-7