SOLICITANTE : AVENTURA PLAZA S.A. Registro de Lema Comercial Falta de distintividad. Lima, veinticinco de marzo de dos mil nueve. I.

Transcripción

1 SOLICITANTE : AVENTURA PLAZA S.A. Registro de Lema Comercial Falta de distintividad Lima, veinticinco de marzo de dos mil nueve. I. ANTECEDENTES Con fecha 24 de enero de 2008, Aventura Plaza S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial GRAN LUGAR. GRAN DIVERSIÓN. para usarse como complemento de la marca de servicio MALL AVENTURA, registrada bajo Certificado Nº 50048, que distingue alquiler de locales comerciales; corretaje de bienes inmobiliarios; intermediación en la venta de locales comerciales, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº /OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: (i) El signo solicitado constituye una frase simple carente de distintividad, tanto en la disposición de los elementos que lo conforman, como en el (ii) mensaje publicitario que pretende transmitir. El signo solicitado transmite la de que los servicios que identifica la marca a publicitar versarán o consistirán en el alquiler, corretaje o intermediación en la venta de espacios comerciales o no, con óptimas condiciones (tamaño, estacionamiento cercanos a centros comerciales, patios de comida o restaurantes, farmacias, entre otros) destinados a la distracción o esparcimiento de las personas contando con distintas actividades de diversión y comercio. (iii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Con fecha 21 de julio de 2008, Aventura Plaza S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) La expresión que forma el signo solicitado goza de capacidad distintiva y novedad, ello en tanto dicha frase no ha sido utilizada en el mercado para publicita servicio de alquiler de locales. (ii) La expresión que forma el signo solicitado da lugar a diversas interpretaciones, tales como: el centro comercial está ubicado en un lugar estratégico de la ciudad que permite el fácil acceso de los consumidores; o que existen diversos establecimiento que brindan diversión a aquellos consumidores que lo visitan, prestándose a un variado juego de ideas, 1-7

2 dejando al consumidor la labor de interpretar el mensaje publicitario que se pretende enviar. Citó jurisprudencia que consideró pertinente. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial solicitado constituido por la denominación GRAN LUGAR. GRAN DIVERSIÓN. reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Aventura Plaza (Perú) es titular de la marca de servicio MALL AVENTURA, que distingue alquiler de locales comerciales; corretaje de bienes inmobiliarios; intermediación en la venta de locales comerciales, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado Nº 50048, vigente hasta el 27 de marzo de Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 2-7

3 El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho de que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad 3-7

4 respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho de que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

5 denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no puede ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 4. Aplicación al presente caso Previamente al análisis del presente caso, cabe señalar que el lema comercial GRAN LUGAR. GRAN DIVERSIÓN. ha sido solicitado para publicitar la marca de servicio MALL AVENTURA, que distingue alquiler de locales comerciales; corretaje de bienes inmobiliarios; intermediación en la venta de locales comerciales, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. 5-7

6 Asimismo, cabe precisar que el término GRAN constituye el apócope de la palabra GRANDE, adjetivo que alude a la idea que algo supera a lo común y regular. 7 En el caso concreto, la Sala advierte que la frase GRAN LUGAR. GRAN DIVERSIÓN. carece de una conformación ingeniosa, ya que sólo transmite la idea de que los servicios de alquiler, corretaje o intermediación en la venta que distingue la marca registrada MALL AVENTURA se realizan sobre locales comerciales e inmuebles de tamaño o condiciones que superan lo considerado como común o regular en el mercado; y que los mismos, se encuentran destinados al esparcimiento y distracción de las personas. En ese sentido, el lema comercial solicitado GRAN LUGAR. GRAN DIVERSIÓN. constituye una frase simple que no cumple la función que debe cumplir todo lema comercial, cual es la de reforzar la distintividad de la marca MALL AVENTURA que publicita. Por las razones expuestas, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión razón por la cual no corresponde acceder a su registro. No obstante lo anterior, conviene señalar que la denegatoria del registro del lema comercial GRAN LUGAR. GRAN DIVERSIÓN. no es impedimento para que Aventura Plaza S.A. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, ya que, si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo Cuestión final Respecto a la jurisprudencia invocada por la solicitante, esta Sala determina que la jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señala expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de 7 : GRAN : (Apóc.) : 1. adj. grande. U. en sing. ante s. Gran empeño Gran montaña. GRANDE: 1. adj. Que supera en tamaño, importancia, dotes, intensidad, etc., a lo común y regular; 2. adj. Dicho de una persona: De edad avanzada; 3. adj. ant. Abundante, numeroso. 8 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación con tales productos o servicios. 6-7

7 conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones citadas por la solicitante. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Sala ha tenido a la vista las resoluciones emitidas en Segunda Instancia (Resoluciones Nº /TPI- INDECOPI y Nº /TPI-INDECOPI. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2008 que DENEGÓ el registro del lema comercial GRAN LUGAR. GRAN DIVERSIÓN., solicitado por Aventura Plaza S.A. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón /dl. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 7-7