SOLICITANTE : CADENA DE ALIMENTOS STARFOODS S.A.C. Registro de lema comercial Carácter descriptivo Falta de distintividad

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1 SOLICITANTE : CADENA DE ALIMENTOS STARFOODS S.A.C. Registro de lema comercial Carácter descriptivo Falta de distintividad Lima, tres de marzo del dos mil cinco I. ANTECEDENTES Con fecha 12 de agosto del 2003, Cadena de Alimentos Starfoods S.A.C. (Perú) solicitó el registro del lema comercial D NNOS PIZZA: LOS MEJORES INGREDIENTES PARA LAS PIZZAS MÁS GRANDES, para usarse como complemento de la marca de producto DINNO S PIZZA MEJORES INGREDIENTES, MEJOR SABOR y logotipo, registrada bajo certificado N 89799, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 17 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Citando la Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 precedente de observancia obligatoria en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 118 de la Decisión (cuyo contenido es recogido por el artículo 175 de la Decisión ), concordado con el artículo 189 del Decreto Legislativo con relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, determinó que el lema comercial constituido por la frase D NNOS PIZZA: LOS MEJORES INGREDIENTES PARA LAS PIZZAS MÁS GRANDES no puede ser admitido a registro, toda vez que no contiene ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca de producto D NNOS PIZZA y logotipo (debió decir DINNO S PIZZA MEJORES INGREDIENTES, MEJOR SABOR y logotipo), ya que no se diferencia de manera suficiente de las expresiones laudatorias utilizadas en el tráfico mercantil, con el propósito de convencer al consumidor de adquirir determinados productos, resultando descriptiva de las bondades de los productos a publicitar, por lo que de otorgarse dicho registro se estaría concediendo un derecho exclusivo que privaría a otros empresarios de la legítima utilización de frases similares que deben ser de libre disposición Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas comerciales son protegidos bajo el amparo de la presente ley. 1-8

2 Con fecha 20 de octubre del 2004, Cadena de Alimentos Starfoods S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que el lema comercial solicitado transmite a su público consumidor el concepto del sabor de sus productos, los mismos que son elaborados a base de ingredientes seleccionados de la más alta calidad, por lo que el mensaje que se pretende transmitir y captar en su público es acerca de la bondad de sus productos en sabor, calidad y tamaño. En tal sentido, el lema comercial solicitado cumple con ser lo suficientemente distintivo, por lo que no es de ninguna manera una frase simple comúnmente utilizada en publicidad ni mucho menos una frase sin fantasía. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial D NNOS PIZZA: LOS MEJORES INGREDIENTES PARA LAS PIZZAS MÁS GRANDES reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) Cadena de Alimentos Starfoods S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por la denominación DINNO S PIZZA MEJORES INGREDIENTES, MEJOR SABOR escrita en letras características, y en la parte superior se aprecia la figura estilizada del rostro de un hombre sonriente usando un gorro de chef que contiene la letra D, y un pañuelo en el cuello, todo en la combinación de colores amarillo, azul, verde, beige y celeste; conforme al modelo, que distingue preparaciones hechas de harinas y cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles y todo tipo de pastas y fideos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 89799, vigente hasta el 25 de junio del Solicitud de registro presentada con fecha 3 de abril del 2003 y registro otorgado con fecha 25 de junio del

3 b) Asimismo, Cadena de Alimentos Starfoods S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por la denominación D'NNOS PIZZA LA AUTENTICA PIZZA A LA PIEDRA escrita en letras características, y en la parte superior se aprecia la figura estilizada del rostro de un hombre sonriente usando un gorro de chef en el cual se aprecia la letra D, y un pañuelo en el cuello, todo en la combinación de colores amarillo, azul, verde, beige y celeste; conforme al modelo, que distingue preparaciones hechas de harinas y cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles y todo tipo de pastas, fideos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 96025, vigente hasta el 2 de abril del año Solicitud de registro presentada con fecha 19 de mayo del 2003 y registro otorgado con fecha 2 de abril del c) Papa John s International, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto constituida por la denominación PIZZA PAPA JOHN'S MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA (sin reivindicar las frases MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA) escrita en letras características, donde la denominación PIZZA aparece dentro de un ribete sobre la denominación PAPA JOHN'S, y ésta, a su vez, dentro de un diseño irregular; conforme al modelo, que distingue pizzas, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 96269, vigente hasta el 14 de abril del año Solicitud de registro presentada con fecha 7 de enero del 2004 y registro otorgado con fecha 14 de abril del

4 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que, si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o 4 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR, presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 4-8

5 servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 5 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación con los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. 5 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

6 En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 6. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. 6 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 7 Ver nota 1. 8 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

7 La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Previamente, cabe precisar que la marca de producto DINNO S PIZZA MEJORES INGREDIENTES, MEJOR SABOR y logotipo ha sido registrada para distinguir preparaciones hechas de harinas y cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles y todo tipo de pastas y fideos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Así, en el presente caso, el lema comercial solicitado D NNOS PIZZA: LOS MEJORES INGREDIENTES PARA LAS PIZZAS MÁS GRANDES, con relación a los productos que distingue la marca de producto DINNO S PIZZA MEJORES INGREDIENTES, MEJOR SABOR y logotipo, constituye una frase descriptiva, por cuanto informa directamente que las pizzas que la solicitante ofrece en el mercado, además de ser las más grandes, son elaboradas con los mejores ingredientes, lo cual constituye una característica que espera el público consumidor de dichos productos. Además, dicha frase puede ser utilizada por las demás empresas del sector del mercado pertinente para ofrecer los mismos productos, por lo que difícilmente el público consumidor la asociará con un origen empresarial determinado. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión 486 razón por la cual no procede acceder a su registro. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la denegatoria del registro del lema comercial D NNOS PIZZA: LOS MEJORES INGREDIENTES PARA LAS PIZZAS MÁS 7-8

8 GRANDES no es impedimento para que Cadena de Alimentos Starfoods S.A.C. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que, si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 10. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 17 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial D NNOS PIZZA: LOS MEJORES INGREDIENTES PARA LAS PIZZAS MÁS GRANDES, solicitado por Cadena de Alimentos Starfoods S.A.C. (Perú). Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /lt BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 10 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 8-8