SOLICITANTE : UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

Transcripción

1 SOLICITANTE : UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA Registro de lema comercial Falta de distintividad Lima, veintiséis de enero del dos mil seis. I. ANTECEDENTES Con fecha 26 de abril del 2005, Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú) solicitó el registro del lema comercial NUEVOS TIEMPOS. NUEVAS IDEAS, para usarse como complemento de la marca de servicio UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA y logotipo, registrada bajo certificado N 7538, para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Luego de verificar la existencia de la marca de servicio IDEAS NUEVAS y logotipo en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada a favor de Editorial Ideas Nuevas S.R.Ltda. (certificado N 15451), la Oficina consideró lo siguiente: (i) La marca registrada distingue todos los servicios de la clase 41, entre los que se encuentran comprendidos los servicios que pretende publicitar el lema comercial solicitado. (ii) Entre el signo solicitado constituido por la frase NUEVOS TIEMPOS. NUEVAS IDEAS y el signo registrado IDEAS NUEVAS y logotipo existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor, dado que comparten las palabras NUEVAS IDEAS / IDEAS NUEVAS, y si bien el signo solicitado incluye la denominación NUEVOS TIEMPOS, ello no resulta suficiente para la diferenciación de los signos en cuestión. (iii) Si bien Editorial Ideas Nuevas S.R.L. no ha formulado oposición, ello no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad Administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad. Con fecha 26 de setiembre del 2005, Universidad Inca Garcilaso de la Vega interpuso recurso de apelación manifestando que no existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión, más aun cuando el lema comercial solicitado publicita la marca registrada bajo certificado N 7538 constituida por el logotipo de un escudo. Señaló que los signos en cuestión se refieren a dos instituciones 1-8

2 muy bien definidas (universidad / editorial) cuyos servicios no son idénticos ni los signos son iguales o similares. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si el lema comercial NUEVOS TIEMPOS. NUEVAS IDEAS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado NUEVOS TIEMPOS. NUEVAS IDEAS y la marca de servicio IDEAS NUEVAS y logotipo. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA, el logotipo escudo en la parte superior presenta dos plumas de una borla incaica, está rodeado de adornos orleados, en la parte central ocupado en cuatro partes, figuran el sol, la luna, dibujos geométricos y una corona imperial, estando el nombre de la universidad alrededor de las alegorías cubriendo la parte izquierda, superior y derecha del escudo y debajo en números romanos el año 1964, conforme al modelo, que distingue servicios de educación, formación, actividades culturales y deportivas, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 7538, vigente hasta el 3 de julio del

3 b) Editorial Ideas Nuevas S.R.Ltda. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación IDEAS NUEVAS en color naranja adjunto al logotipo geométrico en la que se destaca la letra I en primer plano, con el punto respectivo en color amarillo y el bastón en verde y en segundo plano la letra N en color violeta, según modelo, que distingue servicios de edición y educación y demás servicios, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 15451, vigente hasta el 31 de agosto del c) Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio TIEMPO NUEVO, que distingue servicios de distracción y entretenimiento, servicios culturales, producción y montaje de programas de radio y televisión, sorteos y concursos en general, eventos artísticos, títulos de programas y secuencias de radios y televisión, y todos los demás, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 20759, vigente hasta el 21 de marzo del Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. 4-8

5 La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 5-8

6 La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

7 mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Previamente, cabe precisar que la marca de servicio UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA y logotipo ha sido registrada para distinguir servicios de educación, formación, actividades culturales y deportivas, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial Así, en el presente caso, el lema comercial solicitado NUEVOS TIEMPOS. NUEVAS IDEAS, con relación a los servicios que distingue la marca de servicio UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA y logotipo, constituye una frase simple y una expresión banal del lenguaje usual, por lo que difícilmente el público usuario la asociará con un origen empresarial determinado. Además, presenta un contenido conceptual que no es capaz de realzar la distintividad de la marca registrada UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA y logotipo, ya que alude a una capacidad de constante cambio o innovación que no le es exclusiva y que puede corresponder a otras instituciones y/o empresas, constituyendo asimismo una característica esperada por el público que contrata la prestación de dichos servicios, por lo que no cuenta con la distintividad necesaria para merecer un derecho de exclusiva sobre tal expresión. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro. En atención a lo anterior, la Sala considera que carece de objeto determinar si existe riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado y la marca de servicio IDEAS NUEVAS y logotipo. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N /OSD- INDECOPI de fecha 24 de agosto del 2005, que denegó el registro del lema 7-8

8 comercial NUEVOS TIEMPOS. NUEVAS IDEAS, solicitado por Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú). Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /lt. BEGOÑA VENERO AGUIRRE Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 8-8