TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 147-IP-2007

Transcripción

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 147-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 134, 135 literal e), 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma Decisión. Actora: INDUSTRIAS NORMANDY S.A. Lema Comercial: SOBRETODO RICO Expediente Interno: Nº EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Martha Sofía Sanz Tobón. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dos (02) de octubre de ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: INDUSTRIAS NORMANDY S.A. La parte demandada es: la Nación colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: la sociedad COMESTIBLES RICOS LTDA Acto demandado INDUSTRIAS NORMANDY S.A. impugnó la siguiente Resolución Administrativa: Nº15544, de 30 de mayo de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución N 3830, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del lema comercial SOBRETODO RICO, para acompañar a la marca NORMANDY, y para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2 1.3. Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 6 de febrero de 2002, la sociedad INDUSTRIAS NORMANDY S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SOBRETODO RICO para acompañar a la marca NORMANDY e identificar productos lácteos, comprendidos en la clase Nº 29 Internacional de Niza, trámite La sociedad COMESTIBLES RICOS LTDA. presentó oposición a dicho registro por considerarlo confundible con la marca SUPER RICAS TODO RICO, que protege productos de la clase Nº El 21 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante Resolución Nº 3830, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del lema comercial solicitado. 4. La sociedad COMESTIBLES RICOS LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 3830, de 21 de febrero de El 28 de abril de 2003, la aludida División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 10758, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución Nº 3830, de 21 de febrero de El 30 de mayo de 2003, la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 15544, al resolver el recurso de apelación, resolvió revocar la Resolución Nº 3830, de 21 de febrero de 2003, declarando fundada la oposición presentada, y negó la solicitud de registro del lema comercial SOBRETODO RICO para acompañar a la marca NORMANDY. a) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad INDUSTRIAS NORMANDY S.A., a través de apoderado, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Señala que la administración violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 al revocar la Resolución 15544, negando el registro del lema comercial solicitado. Afirma que Fácilmente se puede observar que entre la marca fundamento de la oposición y el lema comercial solicitado, no son confundibles en los términos prescritos en las normas que se señalan como violadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no existe el más mínimo riesgo de inducir al consumidor a error. Al respecto, indica que entre las marcas comparadas son más las diferencias que las similitudes, por lo tanto el riesgo de confusión entre la marca y el lema comercial confrontados se reducen ostensiblemente, permitiendo su coexistencia pacífica dentro del mercado. Finalmente, expresa que El registro de la marca opositora corresponde a productos comprendidos en la clase 30 Internacional y el lema comercial que pretende registrar la sociedad INDUSTRIAS NORMANDY S.A., es para productos de la clase 29 Internacional, es decir son marcas que identifican productos en clases distintas, y que como tal tienen características propias e independientes.

3 c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. Expresa que En el presente caso, se tiene que el lema comercial SOBRETODO RICO contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen de conjunto del lema comercial SOBRETODO RICO (solicitado) frente a SUPER RICAS TODO RICO resulta indudable que presentan similitudes entre sí, lo que claramente no le otorga al lema comercial solicitado la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Afirma que Se tienen (sic) que el lema comercial solicitado ( ) reproduce parte de la marca registrada ( ) agregándose solamente la expresión SOBRE lo cual no le otorga la suficiente distintividad que se requiere para que no genere confusión en el público consumidor que concurre al mercado a adquirir bienes y servicios. d) Tercero interesado La sociedad COMESTIBLES RICOS LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Afirma que la Superintendencia negó el registro del lema comercial ( ) porque necesariamente induciría al público a pensar que se trata de la marca SUPER RICAS TODO RICO ya conocida y comercializada. Expresa que debe tenerse en cuenta ( ) que la única diferencia que existe entre esta (sic) dos expresiones son palabras que no le imprimen ninguna fuerza distintiva. Finalmente, observa que El lema comercial de la sociedad demandante REPRODUJO el signo distintivo de la marca de la sociedad que represento, y ello conduciría a que el consumidor ASOCIE que el producto lácteo (especialmente queso) que se ofrece bajo el nombre de SOBRE TODO RICO (sic) es un nuevo producto de mi Representada y de las marca (sic) que ya conoce bajo el rótulo SUPER RICAS TODO RICO. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 02 de octubre de 2007.

4 NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo solicitado, correspondiente a la Decisión 486, por haberse constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial SOBRETODO RICO, fue presentada el 6 de febrero de 2002, en vigencia de la mencionada Decisión. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 135 literal e), 175, 176, 177, 178 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 ( ) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; ( ) Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

5 - 5 - a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ; (...) TÍTULO VII DE LOS LEMAS COMERCIALES Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Artículo Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. ( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Concepto de lema comercial; - Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: La identidad y la semejanza; Reglas para realizar el cotejo marcario; - Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial; - Irregistrabilidad de los signos: signos descriptivos; - Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales; y, Ámbito de protección del lema comercial; - Clases de marcas: marcas denominativas compuestas; Comparación entre una marca denominativa compuesta y un lema comercial; - La conexión competitiva CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o

6 - 6 - usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA APLICADOS EN LEMAS COMERCIALES La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 - 7 - examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. 2 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( ). 3 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 4 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

8 - 8 - En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos IMPEDIMENTOS EN EL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial La normativa comunitaria relacionada al lema comercial establece en el artículo 179 de la Decisión 486 que Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión ; en consecuencia, también son aplicados para los requisitos que debe reunir un lema comercial las disposiciones relativas al capítulo de marcas. Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: la carencia de distintividad Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada. De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 - 9 - características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. 6 Asimismo, la doctrina enseña que el lema comercial No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que ( ) Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual 7 ; y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse con las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión 8 Por tanto, la doctrina enseña que los lemas (slogans) son ( ) extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un clima o atmósfera de valorización (...) APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL Tanto el lema comercial como la marca sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil Proceso 74-IP G.O. 765, de 27 de febrero del Caso: Lema Comercial: NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas ; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, Págs. 47 y 48. OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49. BENTATA, Víctor: Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, Pág. 230.

10 Concepto de lema comercial: La Decisión 486 en su artículo 175 ha determinado que Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Añade que Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Ámbito de protección del lema comercial El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. Al respecto y guardando armonía con la disposición correspondiente de la Decisión 486, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso ONE STEP UP mixta ). La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120). Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas. (artículo 122). 10 Sin embargo, conforme a la normativa comunitaria el lema comercial es un complemento de una marca CLASES DE MARCAS: marcas denominativas compuestas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o 10 Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de Lema comercial: SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

11 conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o servicio, identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 11 Comparación entre una marca denominativa compuesta y un lema comercial Al cotejar una marca denominativa con un lema comercial, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En consecuencia, las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca. Por lo que al realizar la comparación entre éstos se tendrá en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 12, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que fueron ya mencionados anteriormente. Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas son perfectamente aplicables al caso FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial Montecorvo S.A. España Págs. 199 y SS. BREUER MORENO, Pedro. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO ; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

12 en controversia. Incluyendo en las marcas denominativas, los signos denominativos compuestos que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). 13 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca SUPER RICAS TODO RICO y el lema comercial SOBRETODO RICO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideran sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 14 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos Este Órgano Jurisdiccional estima que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. Madrid. p.p

13 que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. Con base en estos fundamentos, CONCLUYE: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 1. El artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. 2. El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 3. Las normas aplicables a las marcas, en lo pertinente, serán las mismas aplicables a los lemas comerciales. 4. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra el de tener aptitud distintiva, a efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 5. El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 6. El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si el lema comercial está constituida por una frase o leyenda y, una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 7. No podrán registrarse los lemas comerciales que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios. El lema comercial conformado por dichas frases simples no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Al ser el lema comercial un signo denominativo, los criterios adoptados en relación con la comparación de marcas denominativas y entre ellas las compuestas son perfectamente aplicables al caso. 8. El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial por medio de la obtención del registro ante la oficina nacional competente y éste le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo. 9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por los mismos. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en

14 principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº , deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA