SUMARIO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Transcripción

1 Año XXIV - Número 1469 Lima, 27 de febrero de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 157-IP Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: DUCAL (nominativa)... Proceso 160-IP Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: MELLIZ (mixta). Actor: CREACIONES MELLIZ LTDA. Proceso interno Nº Proceso 161-IP Interpretación Prejudicial del artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. Marca: TRAP-LOC. Proceso Interno N Proceso 163-IP Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: KDK (mixta). Actor: sociedad MATSUSHI- TA SEIKO CO. LTD. Proceso interno Nº Proceso 165-IP Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Proceso Interno Nº Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: CAPRICHO CREM HELADO... Pág Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 27/02/ PROCESO Nº 157-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: DUCAL (nominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 1541, de 25 de septiembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de octubre de Las partes. La parte actora es COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, interviene como tercero interesado, OSBORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNI- PERSONAL. 2. Determinación de los hechos relevantes Hechos Con fecha 21 de junio de 2002, la sociedad OS- BORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNIPER- SONAL, presentó solicitud de registro del signo DUCAL (nominativo), para distinguir bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, presentando oposición al registro la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. con base al registro de marca DUCALES en la clase 30 (harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, galletería, confitería, helados comestibles). La División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 01151, de fecha 28 de enero de 2003, declaró infundada la oposición y concedió el registro de marca solicitada. LA COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, que fueron resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, que confirman la resolución de primera instancia administrativa, mediante Resoluciones Nº y , respectivamente. Así, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. formula acción de nulidad y restablecimiento del Derecho con fecha 28 de enero de Fundamentos de la Demanda. Señala la actora que la autoridad administrativa viola la norma comunitaria, especialmente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado reproduce la marca de su propiedad DUCALES, y ambas guardan similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, por lo que la solicitud de registro de marca debió haber sido denegada. Finalmente, añade que si bien los signos sub materia no distinguen productos de la misma clase, estos productos tienen los mismos canales de comercialización, mismos medios de publicidad, están vinculados por su uso conjunto o complementario, y pertenecen al mismo género de productos (productos para el consumo humano).

3 GACETA OFICIAL 27/02/ Contestación a la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, por el hecho que si bien los signos sub materia presentan algunas similitudes gráficas, no distinguen los mismos productos, no están destinados a un mismo tipo de consumidor, y no poseen los mismos medios de comercialización. Por su lado, OSBORNE SELECCIÓN S.A. SO- CIEDAD UNIPERSONAL, en su contestación a la demanda, agrega que la única figura que impediría el registro de la marca solicitada, sería el hecho que la marca registrada DUCALES fuera notoria, cosa que no sucede en el presente caso, dado que los productos que distinguen los signos no están vinculados competitivamente. CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar, de oficio, el artículo 134 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 (...) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monografías, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ( ) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

4 GACETA OFICIAL 27/02/ I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGIS- TRADO COMO MARCA. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiere. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. (BERCOVITZ, Alberto: Apuntes de Derecho Mercantil, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465). Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que ( ) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva. (OTERO LASTRES, José Manuel: Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a), de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad. La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b), de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. En la jurisprudencia europea se destaca que, cuando los productos o servicios designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( ). (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). En definitiva, se trata de analizar si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios. (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00). Al respecto el Tribunal ha señalado que ( ) la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de

5 GACETA OFICIAL 27/02/ los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño. (Proceso Nº 16-IP-96, Marca: MAMMA, publicada en la Gaceta Oficial Nº 231, del 17 de octubre de 1996). La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTI- COS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFU- SIÓN Y DE ASOCIACIÓN. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos. La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros, de modo que se pueda inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: (...) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso Nº 68-IP-2002, Marca: AGUILA DORADA, publicada en la Gaceta Oficial No. 876, de 18 de diciembre de 2002.). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. ( ) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo (...). (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478). Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el

6 GACETA OFICIAL 27/02/ punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. c. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. d. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, (...) que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas. (Proceso Nº 68-IP Ibid. Loc. Cit.). Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de considerar, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, cabe señalar que dicha clasificación es meramente referencial, dado que la semejanza de los productos podrá estar determinada por su vinculación o conexión competitiva en cada caso. III. CONEXIÓN COMPETITIVA. Como quiera que dentro del proceso interno se planteó la conexión competitiva entre los productos y/o servicios amparados por las clases 30 y 33, es preciso que el Juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos o servicios de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

7 GACETA OFICIAL 27/02/ b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir ). (Proceso Nº 114-IP Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1028 de 14 de enero de 2004). IV. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENO- MINATIVOS. Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe precisar que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las

8 GACETA OFICIAL 27/02/ marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 1 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos sub litis, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI- CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad. 1 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y S.S. 2. Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3. En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclador; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

9 GACETA OFICIAL 27/02/ PROCESO 160-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: MELLIZ (mixta). Actor: CREACIONES MELLIZ LTDA. Proceso interno Nº EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1538, de 19 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: sociedad CREACIONES CHAZARI S.A. b) Hechos El 11 de abril de 2003, la sociedad CREACIO- NES CHAZARI S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo MELLIZ (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial al que presentó oposición la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. con base en el nombre comercial CREA- CIONES MELLIZ LTDA. Por Resolución Nº 30608, de 29 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición de CREACIO- NES MELLIZ LTDA. y concedió el registro del signo MELLIZ (mixto) argumentando que la sociedad opositora no probó el uso de su nombre comercial. La sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada. El primero fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 33231, de 27 de noviembre de 2003, confirmó la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 35786, de 19 de diciembre de 2003, también, confirmó la Resolución Nº Adicionalmente, como cuestiones de hecho, la actora informa que El 9 de febrero de 1994, la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud de depósito de su nombre comercial ( ) de conformidad con lo cual se presume que los depositantes usan el nombre desde la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación y que por Resolución No fue concedido el depósito de CREACIONES MELLIZ LTDA. y se otorgó el certificado no. 7940, para identificar actividades relacionadas con los productos de las clases 18, 24 y 25 y servicios de la clase 42 tales como venta de ropa.

10 GACETA OFICIAL 27/02/ c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por indebida aplicación y que también se violó el literal b) del mismo artículo. Indica que existe una indudable semejanza existente entre CREACIONES MELLIZ LTDA., y la palabra MELLIZ. En efecto, toda vez que los elementos Creaciones y Ltda. que componen el nombre comercial de mi representada son generalmente utilizados en el comercio, es el vocablo MELLIZ en donde se concentra la distintividad del signo ( ). CREACIONES CRAZARI S.A. escogió el mismo signo para identificar productos relacionados con el ramo de actividades de mi poderdante ( ). Dice que la Superintendencia no estudió la posibilidad de que el uso de la marca MELLIZ genere confusión con el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. ( ) las resoluciones impugnadas hacen caso omiso por completo del tema pues una vez analizadas las pruebas aportadas por mi mandante, estiman innecesario referirse a la escasa diferenciación que existe entre CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ ( ). Manifiesta que: El uso del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., estaba corroborado no solo (sic) con su depósito, sino también con las facturas entonces aportadas, la Certificación del gerente general de Bancolombia ( ) y la declaración del revisor fiscal. Como otros medios de prueba del uso del nombre comercial indica: El uso del nombre comercial, también se evidencia a través de las certificaciones emitidas por PUBLICAR S.A ( ). La información contable de mi poderdante, puede verificarse a través de las declaraciones de renta que se aportan en este escrito ( ). De igual manera, la matrícula mercantil de CREACIONES MELLIZ LTDA., ha sido constantemente renovada ( ). Se aportan también las etiquetas y publicidad del nombre CREACIONES MELLIZ LTDA. ( ). Sobre la confusión entre el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA. y la marca MELLIZ dice que: La actividad de mi representada está íntimamente asociada con los productos que CREACIONES CHAZARI S.A., busca identificar bajo el signo MELLIZ, a saber los comprendidos en clase 25 internacional ( ). Dice que: con las pruebas se materializa el uso anterior del nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA., que fue depositado muchos años ante de que se solicitara la marca MELLIZ por parte de CREA- CIONES CHAZARI S.A., el nombre comercial tiene prioridad sobre la marca MELLIZ. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, ( ) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ). Sostiene dichas resoluciones fueron expedidas legal y válidamente concediendo el registro de la marca MELLIZ (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Creaciones Chazari S.A.. La Superintendencia, primeramente, se refiere a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y al riesgo de confusión y de asociación previstos en la Decisión 486. Sobre el tema del nombre comercial dice: en el presente caso el conflicto se presenta en cuanto al uso anterior del nombre comercial CREA- CIONES MELLIZ LTDA., por parte de la sociedad actora CREACIONES MELLIZ LTDA., y sustento de la marca que nos ocupa ( ) y que de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 concordante con el artículo 603 del Código de Comercio colombiano el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga en el comercio, sin que sea necesario pronunciamiento administrativo a ese propósito que se surte ante esta Superintendencia no tiene otra lectura diferente a ser una prueba de ese primer uso, prueba naturalmente desvirtuable por lo que correspondía la carga de la prueba a la sociedad actora. Manifiesta también que: La parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente las pruebas correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial CREACIONES MELLIZ LTDA, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa.

11 GACETA OFICIAL 27/02/ Argumenta que: resulta evidente que la marca registrada MELLIZ, a favor de la sociedad Creaciones Chazari S.A. (sic), para distinguir productos comprendidos en la clase 25, registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria pues es suficientemente distintiva y su registro no conllevaría a error o confusión al público consumidor. Por lo que: los actos administrativos acusados ( ) no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante. CREACIONES CHAZARI S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda indicando que: De acuerdo a las pruebas aportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, esta entidad encontró que NO eran pruebas suficientes que demostraran el uso real y efectivo del nombre comercial CREACIONES MELLIZ, y conforme a las normas del Código de Comercio de Colombia, se desvirtúa así el presunto uso prioritario del Nombre comercial que pretende la Sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA. ( ). Las pruebas de dicho uso por parte de la Sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA, no son suficientes para demostrar el uso del nombre comercial, porque pretende con un depósito que es meramente declarativo y que no reúne el requisito fundamental para ser titular del Nombre Comercial. Hace una referencia a las facturas aportadas como prueba por la actora en el sentido de que en ninguna figura la marca MELLIZ, agrega que: podemos determinar que no existen Pruebas suficientes, que demuestren el uso real y efectivo con relación a la actividad económica que distingue por parte de la sociedad CREACIONES MELLIZ LTDA, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva, situación que no se ha demostrado ( ). Respecto a la confundibilidad argumentada con base al artículo 136 de la Decisión 486 dice: que la marca de productos de mi representada MELLIZ, reproduce la parte fundamental del nombre CREACIONES MELLIZ, subsiste por si sola, es una Marca Mixta, distintiva, eufónica, y memorizable, además es una Marca restringida que se solicito para distinguir PRODUCTOS de la clase No 25 Internacional, entre la Marca y el Nombre Comercial no existen similitudes ( ) y no se puede hablar del riesgo de confusión porque cada uno lo conforman elementos totalmente diferenciales, que permiten que coexistan en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión, además CREACIONES CHAZARI S.A., no conocía de la existencia de la Sociedad CREA- CIONES MELLIZ ( ) ya que el signo MELLIZ es una expresión ARTIFICIOSA y de FANTASIA, que tiene el significado abreviada de las MELLI- ZAS ( ). El signo MELLIZ, cuenta con elementos propios que los (sic) hace suficientemente distintivos. Finalmente dice que la Superintendencia de Industria y Comercio si efectivamente interpreto (sic) y aplico (sic) correctamente las disposiciones comunitarias contenidas en la Decisión 486 ( ). CONSIDERANDO: Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo MELLIZ (mixto) fue el 11 de abril de 2003, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su

12 GACETA OFICIAL 27/02/ Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 primera parte y 193 de la Decisión 486 y no se interpretará el literal a) del artículo 136 de la misma Decisión, solicitado, por no ser aplicable al caso concreto. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) Artículo A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ( ) Artículo No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) Artículo Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. ( ) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. ( ). Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta

13 GACETA OFICIAL 27/02/ se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso en estudio y la segunda una aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1. Aplicación jurisprudencial 1.1. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1403 de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPOR- TE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N , que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MELLIZ (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión Marcas mixtas En lo relativo a las marcas mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, Proceso 2-IP-2006, de 8 de marzo de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1337, de 2 de mayo de 2006, marca: CHANCE ESTRELLA (mixta), emitida para la causa interna , que también fue solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo, en este caso un nombre comercial, y uno mixto, el signo solicitado, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. (Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que, sin embargo, no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP- 98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la marca mixta solicitada y concedida y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el nombre comercial denominativo, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 2. Aplicación al caso concreto 2.1. El nombre comercial, su protección y su prueba El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( ),