PROCESO 37-IP EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis.

Transcripción

1 PROCESO 37-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión. Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: STARCOM MEDIA SERVICES. Expediente Interno N EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de marzo de ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. y la parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú. Se considera como tercero interesado a la empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC Acto demandado La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: /TPI-INDECOPI de 15 de diciembre de 1999 que resolvió revocar la Resolución No /OSD- INDECOPI, de 20 de mayo de 1999; y, otorgó el registro de la marca de servicio STARCOM MEDIA SERVICES solicitada por Leo Burnett Worldwide, Inc. para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial Hechos relevantes

2 Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a) La sociedad demandante afirma que es titular de las marcas STARMEDIA y STARMEDIA LOGOTIPO, que distinguen servicios de la Clase 38 1 de la Clasificación Internacional de Niza; b) El 24 de septiembre de 1998 la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc. solicitó el registro del signo STARCOM MEDIA SERVICES como marca de servicios que distingue aquéllos comprendidos en la clase 35 2 de la Clasificación Internacional de Niza; c) El 3 diciembre de 1998 la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. presentó observaciones a la solicitud referida, con fundamento en las marcas de su propiedad STARMEDIA y STARMEDIA y LOGOTIPO, registradas para proteger servicios de la clase 38; d) El 20 de mayo de 1999 la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N OSD-INDECOPI que declaró fundada la observación presentada y denegó el registro del signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES, por considerar que existe vinculación o conexión competitiva entre los servicios de publicidad de la clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos servicios de la clase 38 de la clasificación internacional que distinguen las marcas registradas STARMEDIA y STARMEDIA Y LOGOTIPO, concluyéndose que existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor, respecto al origen empresarial de los servicios; e) La mencionada Resolución fue apelada por el solicitante y el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº /TPI-INDECOPI, de 15 de diciembre de 1999, en la cual revocó la Resolución N OSD- INDECOPI, de 20 de mayo de 1999, se otorgó el registro de la marca de servicios STARCOM MEDIA SERVICES, por el plazo de 10 años contado desde la fecha de Resolución impugnada, se dispuso su inscripción en el registro de marcas de servicio de la propiedad industrial, y se otorgó el certificado de propiedad Nº 20581, a favor de Leo Burnett Worldwide, Inc.; f) La sociedad actora demandó ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, ( ) a fin de que SE DEJE SIN EFECTO E INVALIDE la Resolución /TPI- INDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 1999 ; g) La Sala referida emitió la sentencia A.V. Nº , de 15 de mayo de 2003, en la cual declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución Nº , por considerar que se puede suscitar riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, que existe similitud fonética y gráfica pues las 1 2 Clase 38.- Telecomunicaciones. Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 2

3 pequeñas diferencias existentes, COM y SERVICE, no tiene un efecto diferenciador suficiente la primera, y está relacionada con un área de servicios, que incluso se halla en distintas marcas, la segunda; que efectuado el análisis se concluye que existen diversas semejanzas entre una marca y la otra; h) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual apeló la mencionada sentencia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. i) La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República suspendió la tramitación del proceso judicial a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Demanda STARMEDIA NETWORK, INC., sociedad constituida y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Sostiene que el signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES resulta ser muy similar, en cuanto a su aspecto gráfico y fonético (auditivo), a nuestras marcas registradas (...). Afirma que al haberse concedido el registro de la marca STARCOM MEDIA SERVICES, se va a ocasionar en la mente de los consumidores una idea de que el servicio que se ofrece con dicho signo es ofrecido por nuestra sociedad o que nuestra sociedad ha lanzado un nuevo servicio con nuestra marca y, por ende goza de la misma calidad y garantía ofrecida por nuestra sociedad, situación que como es evidente no se da. Asevera que Lo expuesto adquiere mayor relevancia, toda vez que la marca otorgada a registro, distingue servicios de la clase 35 que guardan estrecha vinculación con los servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional. Manifiesta que los usuarios van a asociar ambos servicios considerando que tienen la misma procedencia y origen empresarial, induciéndolos a error y confusión, ya que asumirían que el nuevo servicio denominado STARCOM MEDIA SERVICES ha sido lanzado al mercado por el mismo titular de una marca similar, que en este caso es STARMEDIA, la cual se ha posicionado con anterioridad para distinguir servicios similares a los antes indicados. Finalmente expresa que STARCOM MEDIA SERVICES no reune (sic) el requisito de ser un signo suficientemente distintivo, ya que como reiteramos, constituye una marca muy similar a nuestra marca STARMEDIA, que de coexistir ambas en el mercado, nos puede producir un deterioro del valor comercial de nuestra indicada marca, causándonos además un daño económico y comercial injusto. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, a través de sus apoderados, da contestación a la demanda ( ) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos ( ). 3

4 Respecto al examen de confundibilidad de las marcas, manifiesta que rechaza las afirmaciones de la demandante en el sentido que los términos COM y SERVICES constituyen palabras usuales para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, por ser una afirmación parcial e inexacta. Con relación a los servicios que amparan las marcas en conflicto observa que la marca STARCOM MEDIA SERVICES no ha sido solicitada para la clase 38 de la Nomenclatura Oficial sino para la clase 35, por lo que resulta pertinente referirse a los términos frecuentemente utilizados en dicha clase y no en la 38. Indica que ( ) la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto STARCOM MEDIA SERVICES y STARMEDIA y STARMEDIA y logotipo cuentan con evidentes diferencias en el plano gráfico y fonético que determinan que su coexistencia no induzca a error o confusión al consumidor. Señala que ( ) no se puede determinar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión entre dos signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden, siendo mucho más importante la impresión en conjunto que las marcas suscinten (sic). De tal forma que es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero que apreciados en su conjunto susciten en el consumidor una impresión distinta, como ocurre principalmente en este caso. Respecto a la supuesta violación del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 referente al carácter engañoso de la marca solicitada, afirma que, ( ) para que esta causal sea aplicable debería tratarse de un signo que proporcione una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores, supuesto que evidentemente no se produce en el caso de la marca STARCOM MEDIA SERVICES, porque la misma no alude a ninguna calidad, característica o aptitud del producto o servicio. Por otro lado, se realiza un análisis de normas internas del Código Procesal Civil, estableciendo una relación con las normas supuestamente violadas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Concluye señalando que la resolución impugnada ha sido expedida con arreglo a ley, sin incurrir en ninguna causal de invalidez o ineficiencia. d) Tercero interesado La empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC., con domicilio en Lima, Perú, comparece a través de apoderado y da contestación a la demanda. Expresa que la emisión de la Resolución /TPI-INDECOPI es acorde a los hechos y al derecho y que no ha incurrido en ninguna causal de invalidez o de ineficiencia. Hace un análisis de verificación de los criterios doctrinarios para determinar si dos productos y/o servicios son similares entre sí refiriendo jurisprudencia de este Tribunal constante en el Proceso 08-IP-95. Asimismo, señala criterios doctrinarios para determinar la existencia de similitud entre los servicios en cuestión manifestando que las marcas en litigio distinguen servicios ubicados en clases distintas de la Nomenclatura Oficial, ( ) que los servicios que distinguen las marcas en litigio poseen diferentes canales de comercialización puesto 4

5 que ofrecen por empresas diferentes, en un caso empresas de publicidad o de administración y por el otro, empresas especializadas en proveer un servicio específico como es la provisión de servicios de computación por línea, llegan al público por canales diferentes y por último son adquiridos por usuarios distintos. Indica que ( ) la publicidad de un servicio específico como el de proveer servicios por línea para computación que distinguen las marcas de Starmedia Network Inc. no se dirige al público en general sino sólo al sector específico que requiere dicho servicio. Los servicios de publicidad y gestión comercial que distingue la marca de Leo Burnett Worldwide, Inc. si (sic) se publicitan de manera general. Advierte que No existe ninguna razón para que una persona que desea adquirir un servicio de publicidad y gestión comercial con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, deba adicionalmente adquirir el específico servicio de provisión de servicios por línea para computación que distingue la marca contraria. Asevera que No existe ninguna necesidad para que un usuario que adquiera servicios de publicidad y gestión comercial distinguido con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, deba necesariamente, para su mejor utilización adquirir los servicios por línea para computación que distinguen las marcas de la contraria. Agrega que el género de los servicios que ofrece el signo STARCOM MEDIA SERVICES no corresponde al mismo género que el de la accionante. Respecto a la finalidad de los servicios expresa que Los servicios de publicidad o gestión comercial que distingue la marca de nuestra representada tiene una finalidad muy distinta a los servicios de provisión de líneas para computación que distinguen las marcas de la contraria ; y, que los servicios de publicidad o gestión comercial que distingue la marca de nuestra representada no pueden ser sustituidos por el servicio de provisión de línea para computación que distinguen las marcas de la contraria. De lo expuesto concluye que las marcas en cuestión no distinguen servicios idénticos o similares y por lo tanto, pueden coexistir entre sí. Por otro lado, manifiesta que las marcas en litigio presentan tan sólo en común el término MEDIA y el término de escasa capacidad distintiva STAR, cuya presencia en dos o más marcas no establece posibilidad de confusión alguna entre las mismas. Añade que El término MEDIA proviene del idioma inglés y significa medio de comunicación. Por ello existen tantas marcas en las Clases 38 y 41 que comparten dichos términos. Por su parte el término STAR es de escasa capacidad distintiva. Como prueba fehaciente de nuestro dicho pasamos a citar las diversas marcas que coexisten con la de propiedad de Starmedia Network Inc. para distinguir servicios de la Clase 38 de la Nomenclatura Oficial y que presentan en común la palabra STAR. Por último asevera que STARCOM MEDIA SERVICES cumplió y cumple con los requisitos citados para ser registrada como marca, por tanto la Resolución Nº /TPI-INDECOPI, concedió su registro de acuerdo a la ley. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 5

6 Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 29 de marzo de NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo STARCOM MEDIA SERVICES fue presentada el 24 de septiembre de 1998, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344. Examinada la aplicabilidad de la normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar de oficio el artículo 82 literal d), en lugar del literal h) del referido artículo; asimismo, el Tribunal precisa que la interpretación del artículo 83, se limitará únicamente al literal a), por ser la disposición específica aplicable al caso controvertido En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse ; 6

7 ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ; (...) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa y mixta, comparación entre marcas denominativas y mixtas; los signos en idioma extranjero, palabras de uso común, la marca débil; prohibiciones para el registro marcario: los signos descriptivos; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza, riesgo de confusión, reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva entre servicios: 3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse por marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. 3 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina pp

8 exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVA Y MIXTA La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más 8

9 palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). 4 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. 5 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. 6 Sobre el tema la jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 7 También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 398, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ - NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9

10 Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. 9 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro Proceso 57-IP-2002, marca CLASICC, de fecha 4 de septiembre de BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, p.p. 78 y

11 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario... Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Los signos descriptivos Respecto de los signos descriptivos, la jurisprudencia comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa ha advertido que la indicación descriptiva debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, es decir, de los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios. Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Al respecto sostiene el Tribunal que El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 12 El Tribunal, con base en la doctrina, ha manifestado que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar,...de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires p.p. 191 y 192. Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, del 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686, del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11

12 Asimismo, este Tribunal ha dicho que: La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio. (Proceso 92-IP-2004, ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 14 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o 14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12

13 semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 15 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 16 El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro 17 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. 18 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca EAU DE SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires P

14 signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los {productos} servicios. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" 19. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 19 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. 14

15 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS Sobre este tema la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los servicios. A fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los servicios amparados por la marca ya registrada. A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de 20 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15

16 los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. Se deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de servicios, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...). 21 En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los servicios. El que los servicios se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado, como ya se indicó anteriormente. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los servicios, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los servicios enfrentados; y, el segundo: el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un servicio pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un servicio no puede utilizarse el otro, es decir, que los servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 22 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio, distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre servicios e) Uso conjunto o complementario de servicios f) Mismo género de los servicios g) Misma finalidad h) Intercambiabilidad de los servicios Con base en estos fundamentos, Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso DIDA. FERNÁNDEZ - NOVOA; Fundamentos de Derecho de Marcas. Págs. 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A

17 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del país Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 4. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 5. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 17